June 2024
專利權保護實務系列文章(六) ─ 標準必要專利適用要點簡析（中國大陸）
上一篇中，我們主要分析了一般情形下如何進行專利不侵權的抗辯。而在專利不侵權的抗辯理由中，還有一種特殊的情形，即涉及到標準必要專利的情形。一般來說，如果專利實施人，在遵守誠實信用原則的前提下，盡到了一切合理的努力去合法地實施該等專利但未成功地，仍然有機會請求不承擔專利侵權的責任。但在該等情形下，實施方需要保證自己的行為沒有過錯，本文因此也對此做簡要分析，以供讀者參考。
一、如何認定是否構成標準必要專利？
所謂標準必要專利，根據《北京市高級人民法院專利侵權判定指南（2017）》（下稱“《北京高院侵權判定指南》”）所指出的，指為實施技術標準而必須使用的專利。即該專利本身為技術標準，不實施則可能無法達到技術標準。
根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（2020修正）》（下稱《最高院司法解釋二》） [1] 第二十四條，這裡的標準主要指推薦性國家、行業或者地方標準，在《北京高院侵權判定指南》中，也指出可以適用於國際標準組織或其他標準制定組織制定的標準。但在上海、江蘇、廣東等地的司法意見中並未明確國際標準組織或其他標準制定組織制定的標準是否同樣適用，如涉及到該等司法管轄區域，則可能需要進一步確認標準的範圍。
二、什麽情形下可以請求不停止實施標準必要專利？
根據《最高院司法解釋二》第二十四條，推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。因此，即便是為了實施標準而必須實施該專利，第一步首先是獲得權利人的許可後方能實施。當然，如果專利權人明知其專利會成為標準而未做披露的，除非依據法律規定該專利必須以標準的形式實施，則人民法院可以認定專利權人許可他人在實施該標準的同時實施其專利，但同時仍需支付相應的許可費 [2] 。
在請求許可的過程中，如權利人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，則根據上述《最高院司法解釋二》，對於權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。
即，一般來說，只有在實施方盡到了所有的努力去促成實施許可合同的達成而仍未果的情形下，才可以請求不停止實施標準必要專利。《北京高院侵權判定指南》第150條指出，在標準必要專利的許可談判中，談判雙方應本著誠實信用的原則進行許可談判，作出公平、合理和無歧視許可聲明的專利權人應履行該聲明下所負擔的相關義務；請求專利權人以公平、合理和無歧視條件進行許可的被訴侵權人也應以誠實信用的原則積極進行協商以獲得許可。也就是說，任何一方，本著誠實信用的原則進行了協商，才能算是無過錯的一方。那何謂誠實信用原則呢？
三、如何判斷標準必要專利許可雙方是否遵守了誠實信用原則？
由上述《北京高院侵權判定指南》和《最高院司法解釋二》的說明可知，對於權利人來說，要看其是否盡到了公平、合理和無歧視的義務（即“FRAND”原則），對於實施人來說，則需要確認其在協商中有無明顯的過錯。
（一）如何判斷是否盡到了公平、合理和無歧視的義務？
根據《北京高院侵權判定指南》第152條，有下列情況之一，可以認定專利權人故意違反公平、合理、無歧視的許可義務：
1. 未以書面形式通知被訴侵權人侵犯專利權，且未列明侵犯專利權的範圍和具體侵權方式；
2. 在被訴侵權人明確表達接受專利許可協商的意願後，未按商業慣例和交易習慣以書面形式向被訴侵權人提供專利信息或提供具體許可條件的；
3. 未向被訴侵權人提出符合商業慣例和交易習慣的答覆期限；
4. 在協商實施許可條件過程中，無合理理由而阻礙或中斷許可協商；
5. 在協商實施許可過程中主張明顯不合理的條件，導致無法達成專利實施許可合同；
6.專利權人在許可協商中有其他明顯過錯行為的。
除此之外，在廣東省高級人民法院於2019年發布的《關於審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》（下稱《廣東高院指引》）中也有類似的規定。
（二）如何判斷在協商中有無明顯的過錯？
同樣根據《北京高院侵權判定指南》以及《廣東高院指引》，有下列行為之一的，可以認定被訴侵權人在標準必要專利許可協商過程中存在明顯過錯 [3] ：
1. 收到專利權人的書面侵權通知後，未在合理時間內積極答覆的；
2. 收到專利權人的書面許可條件後，未在合理時間內積極回覆是否接受專利權人提出的許可條件，或在拒絕接受專利權人提出的許可條件時未提出新的許可條件建議的；
3. 無合理理由而阻礙、拖延或拒絕參與許可協商的；
4. 在協商實施許可條件過程中主張明顯不合理的條件，導致無法達成專利實施許可合同；
5. 被訴侵權人在許可協商中有其他明顯過錯行為的。
（三）如雙方都有過錯應如何處理？
根據《北京高院侵權判定指南》第153條來看，專利權人未履行公平、合理和無歧視的許可義務，但被訴侵權人在協商中也存在明顯過錯的，法院一般會在分析雙方當事人的過錯程度，並判斷許可協商中斷的承擔主要責任一方之後，再確定是否應支持專利權人請求停止標準實施行為的主張。
此外，根據《廣東高院指引》來看，按照商業慣例評判各方當事人主觀過錯時，法院審查內容包括：（1）當事人之間談判的整體過程；（2）各方當事人談判的時間、方式和內容；（3）談判中斷或陷入僵局的原因；（4）其他情節。如果專利權人與實施者在談判中均有過錯的，綜合考慮各方過錯程度、有無採取補救措施、過錯對談判進程的影響、過錯與談判破裂的關係等因素，也可能最終決定不支持停止實施標準必要專利的請求。
（四）如雙方都無過錯應如何處理？
實踐當中，除了雙方都有過錯的情形外，也有可能雙方都無過錯，只是關於實施條件難以達成一致意見。在這種情況下，任何一方均可請求人民法院予以確定。根據《最高法院司法解釋二》，法院在確定實施許可條件時，應當根據公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的範圍和相關的許可條件等因素來確定。從廣東高院指引第三部分規定來看，確定標準必要專利許可使用費可參照的方法有：（1）參照具有可比性的許可協議；（2）分析涉案標準必要專利的市場價值；（3）參照具有可比性專利池中的許可信息；（4）其他方法。因篇幅所限，本文在此不再展開論述。
四、合規建議
綜上所述，企業在面對標準必要專利時，如果是實施方，無論對方如何反饋，則應當積極尋求許可，否則仍有可能被認定為侵權。不能僅僅因為對方是擁有標準必要專利而就可以直接進行實施。從權利人的角度來說，則應當及時披露標準專利信息，並按照公平、合理和無歧視的原則與對方積極協商確定實施條件，否則也有被認定為是壟斷的可能。
[1]
第二十四條推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可爲由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。
推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權人、被訴侵權人協商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對於權利人請求停止標準實施行爲的主張，人民法院一般不予支持。
本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權人、被訴侵權人協商確定。經充分協商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的範圍和相關的許可條件等因素。
法律、行政法規對實施標準中的專利另有規定的，從其規定。
[2]
參見《江蘇省高級人民法院侵犯專利權糾紛案件審理指南》第5.7. 此外，從《關於標準必要專利領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》來看，明知構成標準而未披露的，也有被認定爲壟斷的可能。
[3]
參見《北京高院侵權判定指南》第153條；《廣東高院指引》第十三條
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