2023.12
裴彥婷、黃郁婷
上一篇中，我們主要分析了獲取專利權屬過程中經常會遇到的法律問題，本篇中我們再來分析一下專利權在許可他人實施的過程中可能會遇到的法律問題。從已發布的生效判決來看，大部分的專利實施許可合同糾紛主要發生在合同的有效性、違約情形的認定與違約責任的承擔、合同解除幾個方面。本文將選取一些典型案例與讀者分享，並針對這些問題提出一些實務建議，希望能對讀者有所幫助。
一、合同有效性問題
根據《民法典》第五百零二條，依法成立的合同，自成立時生效，除非法律另有規定或者當事人另有約定。所謂依法成立的合同，根據《民法典》的相關規定，一般來說，行為人具有相應的民事行為能力，意思表示真實且不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗，雙方已達成一致合意，該合同應當為依法成立的合同。而要主張合同無效，則根據上述規定，需要證明行為主體不具有相應的民事行為能力，或是意思表示虛偽不真實，或是合同違背強制性規定或是公序良俗，或者根據《民法典》第一百四十七條至一百五十一條的規定，基於欺詐、脅迫、重大誤解等情形，請求撤銷合同。此外，根據《民法典》五百零二條，應當獲取行政審批的合同在獲得批准後生效，如未獲得審批，則在滿足一定條件的情形下，也有可能被認定為無效。
而就專利實施許可合同糾紛來說，除了上述這些情形外，經常還會遇到的問題是“如果專利權被專利局宣告無效，之前簽署的合同是否仍然有效？”
這個問題在《專利法》第四十七條中有回答，即宣告無效的專利權視為自始即不存在，但對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。也就是說，被宣告無效的專利對於已經履行的部分是沒有影響的，已經支付的使用費等是不需要返還的。但是為了公平起見，該條同時也規定，如果因專利權人的惡意給他人造成的損失，還是應當給予賠償。同時，如果不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。
那何謂“專利權人的惡意”以及“公平原則”呢？根據已公示的判決來看，法院在判斷“專利權人惡意”時，主要會考慮以下一些因素：
專利權人是否存在明知其專利技術不具備專利性而取得專利權或者明知其專利權已經被宣告無效等情況
在尚亨中、柳州市柳南區浩千塑料製品廠返還原物糾紛民事二審民事判決書（(2021)最高法知民終1986號）中，法院認為，專利權人明知其專利技術不具備專利性而取得專利權或者明知其專利權已經被宣告無效等情況，依然向他人主張權利，則屬於該款中“專利權人的惡意”。具體到該案，首先，涉案專利系經過實質審查的發明專利，不存在明顯不具備專利性的情形，也無證據證明尚亨中存在故意規避法律或者以不正當手段獲得專利權的行為。其次，雖然案外人是在涉案調解書生效日之前請求宣告涉案專利無效，但是，在雙方達成和解協議之時無效宣告程序尚未進行實質審理，在浩千廠未提出質疑或問詢的情況下，尚亨中對無效宣告請求的情況未進行主動說明，尚難認定構成惡意。因此，基於現有證據不能認定尚亨中存在惡意。
此外，在克拉瑪依五五機械製造有限責任公司、王序儉與石河子市光大農機有限公司技術轉讓合同糾紛一審民事判決書中（(2023)兵08知民初1號），雖然法院沒有明確論述專利權人是否存在惡意，但同樣因為專利權被無效後產生的合同效力問題上，法官認為專利權人在訂立合同時並不存在欺詐的意圖，並指出，“因涉案（專利）技術轉讓合同簽訂時是發明專利申請階段，發明專利能否授予及評價報告內容光大公司（即被許可方）均有從知識產權局調取查閱的公開途徑，其簽訂合同未主動瞭解評價報告及發明專利授權情況的責任應自行承擔，且在評價報告經過1年多銷售後被許可方再次與專利權人簽訂（專利）技術轉讓合同並支付30萬後期轉讓費，足以說明被許可方衡量涉案專利技術價值後簽訂該合同，被許可方主張涉案（專利）技術轉讓合同因欺詐應撤銷的訴訟請求缺乏事實和法律依據，本院不予支持”。
由此可見，一方面專利權人在簽署合同時對自己的權利狀況是否明知是法院考慮的因素，而另一方面被許可方是否有積極去查證該權利的效力狀態也會是法院的判斷因素。
而在判斷是否符合“公平原則”時，法院主要會考慮以下一些因素：
1. 當專利被宣告無效之日前已支付的專利侵權賠償金、專利使用費、專利轉讓費與許可使用費總金額之比，是否明顯高於專利被宣告無效之日前實際使用專利技術的期間與整個許可使用期限之比
同樣在尚亨中、柳州市柳南區浩千塑料製品廠返還原物糾紛民事二審民事判決書（(2021)最高法知民終1986號）中，法院認為，對於是否存在返還賠償金、使用費或轉讓費的情形，應由被許可實施專利的人或被訴侵權人舉證證明，具體到該案中，涉案調解書是對雙方當事人在侵害發明專利權糾紛案中自願協商達成的和解協議的確認，許可費用金額亦略低於涉案專利的其他侵權糾紛案判決的金額，且浩千廠也未能舉證證明該金額明顯超出正常範圍。其次，涉案調解書是在專利侵權糾紛案中達成的以專利許可使用為形式的和解協議，浩千廠在涉案專利被宣告無效之日前已支付的12萬元與許可使用費總金額22萬元之比，相對於浩千廠在涉案專利被宣告無效之日前已實際使用涉案專利技術的期間與涉案調解書約定的許可使用期限之比，尚屬合理，不存在顯失公平之情形。
2. 專利權人是否提供了相應的技術服務
就費用返還的問題上，在克拉瑪依五五機械製造有限責任公司、王序儉與石河子市光大農機有限公司技術轉讓合同糾紛一審民事判決書（(2023)兵08知民初1號）中，法院則認為，專利權人已經交付圖紙，並進行了技術指導，被許可方依據其提供的圖紙及指導生產、銷售相應產品，在之後再次簽訂（專利）技術轉讓合同並支付30萬轉讓費，故雖涉案被許可實施的實用新型專利技術被宣告撤銷，且被許可方後續在涉案被許可實施的實用新型專利技術基礎上進行了新的創造，取得了新的使用新型專利。但專利權人主張被許可方支付的轉讓費可以視為提供技術服務的報酬和費用，被許可方請求返還轉讓費的主張不能成立。
由此可見，一方面已支付的金額所占的全部許可費用的比例是一個比較重要的參考因素，另一方面，專利權人實質上提供的技術與服務內容也可能是法院參考的因素。
二、違約情形的認定與違約責任的承擔
(一) 違約情形的認定
就違約情形的認定來說，根據《民法典》第五百七十七條，如果當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔違約責任。但具體到是否構成違約的判斷來說，一般是需要結合當事人簽署的合同的具體條款來認定的。
1. 未支付價款、報酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務的，可能被認定為違約
如在安徽長固新建築科技有限公司與浙江綠築集成科技有限公司等發明專利實施許可合同糾紛，實用新型專利實施許可合同糾紛二審民事判決書（(2022)滬民終1034號）中，雖然該案原告主張被告未按照約定向其提供技術資料屬於違約，但法院認為，被告未提供技術資料是因為原告未按照約定支付合同款項導致的，因此不構成違約，而原告未按約支付合同款項的行為則反而構成違約。又如在胡順勇、歐普照明股份有限公司實用新型專利實施許可合同糾紛民事二審民事判決書（(2022)最高法知民終233號）中，法院認為，涉案合同約定，如胡順勇拒付使用費，歐普公司有權要求胡順勇賠償損失，支付違約金30萬元。由於胡順勇未按約定支付使用費，故胡順勇應向歐普公司支付違約金。
因此，如當事人在合同中約定了未支付價款的違約責任，且當事人沒有合理的理由拒絕支付價款的，一般來說會被認定為違約，需承擔相應的違約責任。
2. 明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，可能會構成違約
在上述安徽長固與浙江綠築等發明專利實施許可合同糾紛（(2022)滬民終1034號）案中，原告同時表明其拒絕再履行合同，法院因此認為，當事人在不具有解除權的情況下，明確不再繼續履行合同，該行為構成根本違約。此外，在北京東合力木科技有限公司、北京大學口腔醫學院發明專利實施許可合同糾紛民事二審民事判決書（(2021)最高法知民終2420號）中，法院認為，經口腔醫院多次催告，東合公司仍拒絕領受涉案專利產品並拒絕支付專利許可使用費，東合公司單方拒絕履行合同義務的行為違反了涉案協議約定的主要義務，致使合同目的無法實現。原審法院依據合同法規定，確認涉案協議自口腔醫院發出的《關於解除<專利許可使用協議>的通知》到達東合公司時解除，並無不當。
(二) 違約責任的承擔
就違約責任的承擔來說，根據《民法典》第五百七十七條，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，當事人另一方可以要求繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等。如果雙方有約定違約責任的，則可以根據約定請求承擔違約責任。如果合同就違約責任約定不明確的，則根據《民法典》五百八十二條，通過補充協議、合同條款或交易習慣仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。而實踐中經常遇到的問題可能是違約金是否可以與損失賠償同時主張？違約金是否可以超過實際損失？以及違約金過高或者過低是否可以調整？就這幾個問題，最高人民法院在河南鼎一電器科技發展有限公司、上海多環油煙淨化設備有限公司發明專利實施許可合同糾紛民事二審民事判決書（(2022)最高法知民終93號）中進行了較為詳盡的論述，法院認為：
“違約損失賠償是指違約方因不履行或不完全履行合同義務給對方造成損失，根據法律規定或者合同約定應承擔的損失賠償責任。違約金是指合同當事人在訂立合同時預先約定的，當一方違約時應向對方支付一定數量的金錢。違約金兼具補償性和懲罰性，以補償性為主、懲罰性為輔的雙重性質。就違約金的補償性而言，違約金本質上屬於損失賠償額之預定，其主要功能在於填補守約方的損失，相當於履行之替代。在合同解除情況下，損失賠償請求權與違約金請求權可以同時存在。若二者指向不同利益，守約方自可以一併主張；若指向同一利益，則不能一併主張，以避免雙重得利的情況”
“《最高人民法院關於適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋（二）》（以下簡稱合同法解釋）第二十九條第一款規定，當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，並作出裁決。第二款規定，當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的“過分高於造成的損失”。如上所述，違約金除具有補償性外，還帶有一定的懲罰性功能，根據合同法解釋的上述規定，在能夠確定實際損失的前提下，違約金可以適當超過實際損失，但不能超過損失的百分之三十。”
由此可見，違約金和損失賠償一般來說只能主張一個，但如兩個主張所針對的利益並不一致，也可以同時主張，而就金額而言，可以請求調節，且違約金可以適當超過實際損失，但不能超過損失的百分之三十。此外，根據胡順勇、歐普照明股份有限公司實用新型專利實施許可合同糾紛民事二審民事判決書（(2022)最高法知民終233號）來看，如果當事人認為違約金過高或是過低，應當自行舉證證明，否則也有可能無法得到法院的支持。
三、合同解除
根據《民法典》五百六十二條、五百六十三條，合同的解除一般分為約定解除與法定解除，約定解除即需要當事人協商一致或有約定解除的條件的實現，而法定解除則需要滿足法定解除的條件，即需要滿足下列情形之一：
1) 因不可抗力致使不能實現合同目的；
2) 在履行期限屆滿前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；
3) 當事人一方遲延履行主要債務，經催告後在合理期限內仍未履行；
4) 當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；
5) 法律規定的其他情形；
6) 以持續履行的債務為內容的不定期合同，當事人可以隨時解除合同，但是應當在合理期限之前通知對方。
實踐中，雙方當事人在沒有約定解除權的情形下，可能會對是否能夠實現合同目的存在爭議，但具體來說，也是要根據個案的具體情形來判斷，本文這裡簡要介紹一些特殊情形：
1. 是否具備相應資質不一定構成合同目的不能實現
在上述安徽長固與浙江綠築等發明專利實施許可合同糾紛（(2022)滬民終1034號）案中，原告還主張被告不具備相應的資質，應當構成違約，但法院最終認為，雖然被告的宣傳與事實不符，但相應業績宣傳內容並非針對涉案合同的說明和允諾，並不影響原告是否簽訂該合同以及對合同標的如何定價，且在案證據不足以證明被告沒有履約能力。因此尚不構成合同法意義上的欺詐，不存在根本違約導致合同目的不能實現的行為。
2. 專利權存在缺陷不一定構成合同目的不能實現
同樣在上述(2022)滬民終1034號判決中，長固公司主張綠築公司授權的技術存在嚴重缺陷，不符合《標準化法實施條例》《工程建設標準涉及專利管理辦法》等標準的要求和需要，既未進入標準化，也未通過專家論證，案涉專利技術明顯缺乏必要性、先進性和可行性，根本無法有效用於建築工程項目中的市場推廣、工程設計應用，構成根本違約，導致長固公司合同目的無法實現。然而法院認為，根據我國專利法對於授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性的要求，本案中涉案合同約定許可技術已獲得專利授權，因此可以初步說明其具有實用性，可以投入製造或使用。同時，涉案合同並未對許可技術是否需要進入標準進行明確約定，長固公司亦未舉證證明涉案合同許可技術存在嚴重缺陷並且不具有可行性。因此，長固公司的相關上訴理由不能成立，不能得到法院的支持。
3. 僅就專利技術尚未獲得授權為由不一定能主張合同無效
此外需要注意的是，對於已經申請但是尚未獲得授權的技術來說，根據《最高人民法院關於審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020修正），人民法院不以當事人就已經申請專利但尚未授權的技術訂立專利實施許可合同為由，認定合同無效。因此僅就專利技術尚未獲得授權為由主張合同無效的，不一定能得到法院的支持。
4. 專利權被宣告無效後，並不當然享有解除權
如上所述，專利權被宣告無效後對之前的許可實施合同是不具有追溯力的，但是對於宣告之後合同的效力狀態是有影響的。但是這是不是意味著只要專利被宣告無效了實施合同也就自動無效了呢？在青海民和朝明印務有限公司、青海育恒教育用品有限公司專利權權屬糾紛、發明專利實施許可合同糾紛二審民事判決書中，法院則認為，合同法第三百四十四條關於“專利實施許可合同只在該專利權的存續期間內有效”的規定不能作反向否定推導，不能認為專利權被宣告無效則專利實施許可合同也自動歸於無效。故在專利權被宣告無效的情形下，當事人可以援引合同法第九十四條第五項（作者注：現在可以依據《民法典》五百六十三條第五項），並基於合同法第三百四十四條和專利法第四十七條第一款之規定，主張專利權被宣告無效構成“法律規定的其他情形”，請求行使法定解除權。因此，如雙方在合同中對於專利權無效的情形並無約定解除權的情形下，且無法與對方協商解除的，則有可能需要通過法院行使法定解除權。
除此之外，常見的情形主要為一方拒絕支付專利實施費用，另一方提出解除的，在該等情形下，較容易被認為合同目的無法實現，從而獲得法院的支持解除合同。如在深圳市兆博有機生物碘鹽技術開發中心、全業實業有限公司發明專利實施許可合同糾紛民事一審民事判決書（(2021)粵03民初6736號）中，法院認為，截至原告提起本案訴訟，直至庭審，被告仍未支付任何許可費用，也未進行任何生產投入，更沒有實現有機碘鹽投入及生產達到2萬噸以上，鑒於雙方簽訂的專利實施許可合同實際處於待生效狀態，被告以其不作為的行為表示，阻卻合同生效條件的發生，導致雙方的專利實施許可合同目的無法實現，原告訴請解除合同的請求，於法有據，該院予以支持。又如在上述北京東合力木科技有限公司、北京大學口腔醫學院發明專利實施許可合同糾紛民事二審民事判決書（(2021)最高法知民終2420號）中，法院即認為東合公司經口腔醫院多次通知仍拒絕受領涉案專利產品，且未按照涉案協議約定向口腔醫院支付專利許可使用費，涉案協議約定的合同目的已經無法實現。口腔醫院向東合公司發出《關於解除<專利許可使用協議>的通知》，主張解除合同於法有據，該解除通知到達東合公司處時發生合同解除的效力。
四、專利實施許可合同審查要點
一般來說，在涉及到專利實施許可合同時，需要注意審查以下一些內容：
1. 被許可的權利的效力狀態；
2. 許可範圍與方式
3. 許可費的支付條件
4. 技術資料的交付
5. 技術改進的成果歸屬
6. 保密
7. 共同維權
8. 出口管制
此外，由上述糾紛的特點可以看出，專利的穩定性對於專利實施許可合同的效力也十分的重要，除了企業練好自身內功提升專利質量以外，在簽署相關合同時也可以注意一下相應條款的安排，如針對專利被宣告無效的情形下關於已支付的費用的返還問題、合同的解除問題，可以提前做好相關的約定。就違約責任來說，一定要注意違約責任承擔的條件與具體的責任的明確，就解除來說，則需要注意明確合同在什麽情形下可以解除，否則將容易產生爭議。
總得來說，合同爭議的解決大部分情形下需要就個案分析，本文雖然較難針對所有議題全面地一一描述，但希望能對讀者有所啟發。
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