專利權保護實務系列文章(五) ─ 專利侵權之抗辯（中國大陸）

2024.03

裴彥婷、黃郁婷

上一篇我們主要討論了專利侵權的認定，但事實上，最終是否判定侵權，除了要確認被控侵權物的技術特徵是否落入專利權的保護範圍，侵權結論的做出，還必須建立在審查被告抗辯事由能否成立的基礎之上。因此，本篇我們主要討論一下面對專利侵權的指控，被告可以提出哪些抗辯，亦或說，被告的哪些抗辯是可以構成有效的抗辯。

實務當中，面對專利侵權的指控時，被告實際上可以從程序上和實體上進行各種不侵權抗辯。如程序上來說，可以主張原告主體不適格、訴訟時效屆滿，或提出管轄權異議等等；實體上來說，則可以主張專利無效、專利權到期、不構成侵權，以及不視為侵權等等。因篇幅所限，本篇中將主要探討一下不構成侵權以及不視為侵權的情形下抗辯所需的要件，以供讀者參考（本文中的專利一詞僅指發明和實用新型專利，下不贅述）。

一、不構成侵權抗辯

根據《專利法》第六十七條，在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。此外，根據《專利法》第二十二條，在判定擬申請專利技術的新穎性方面，還要求該技術未在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中（即抵觸申請的情形）。因此，在不構成侵權的判定方面，主要考慮兩方面的問題：（一），是否構成現有技術？；（二），是否構成抵觸申請？因此，本文將主要就這兩個方面略做分析。

（一）是否構成現有技術？

所謂現有技術，根據《專利法》第二十二條，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。實踐當中，法院在考察被控侵權技術是否構成現有技術時，主要會考慮以下幾個方面的內容[1]：

1. 時間與地域限制

根據上述《專利法》第二十二條，被告所主張的現有技術抗辯，需證明在專利申請日之前即已存在該等技術，但由於《專利法》第二十九條同時規定了外國首次專利申請之優先權，第二十四條規定了新穎性特別寬限期，因此如果該專利享有外國首次專利申請之優先權的，現有技術按照優先權日以前的時間標準來考察，而享有寬限期的，按照寬限期的標準來考察。

此外，《專利法》二十二條同時規定現有技術須為＂國內外＂公開，因此，相應的現有技術的考察也以全球範圍為標準。但需要注意的是，由於《專利法》在2008年修改之前對現有技術未作定義，且對不同類型的現有技術規定了不同的地域範圍，其中以出版物方式公開的現有技術的範圍是全球性的；以使用或者其他方式公開的現有技術的範圍僅限於國內，即對於專利申請日前在國外公開使用或者以其他方式公開的技術，不作為現有技術。因此，法院在審查現有技術抗辯時，對於2008年以前申請的專利和2008年之後申請的專利會根據當時的法律規定來判定現有技術的地域範圍。

2. 公開方式

就公開方式來說，《專利法》二十二條規定＂為公眾所知＂，這意味著，無論是出版物公開還是使用公開，或者是以其他方式公開都將被包含在內。

就出版物公開來說，實踐當中法院認為，出版物不受地理位置、語言或者獲得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版發行量多少、是否有人閱讀過、申請人是否知道是無關緊要的，但印有＂內部資料＂、＂內部發行＂等字樣的出版物，如確系在特定範圍內發行並要求保密的，不屬於公開出版物。

而就使用公開來說，法院認為，只要通過製造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出等方式，使有關技術內容處於公眾想得知就能夠得知的狀態，就構成使用公開，而不取決於是否有公眾得知。但是，未給出任何有關技術內容的說明，以致所屬技術領域的技術人員無法得知其結構和功能或材料成份的產品展示，則不屬於使用公開。

如果使用公開的是一種產品，即使所使用的產品或者裝置需要經過破壞才能夠得知其結構和功能，也仍然屬於使用公開。此外，使用公開還包括放置在展台上、櫥窗內公眾可以閱讀的信息資料及直觀資料，例如招貼畫、圖紙、照片、樣本、樣品等。

所謂其他方式公開，則包括口頭交談、報告、討論會發言、廣播、電視、電影等能夠使公眾得知技術內容的方式。

此外，需注意的是，如果是處於保密狀態的技術是不構成＂現有技術＂的，但是負有保密義務的人違反規定、協議或者默契洩露秘密，導致技術（設計）內容公開，使公眾能夠得知相應技術（設計），則該技術（設計）構成現有技術（設計）。

3. 對比原則與方式

就對比原則來說，一般需要將被控侵權技術與現有技術進行對比，而非原告的技術與現有技術對比。

就對比方式來說，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（法釋〔2009〕21號）》第十四條，只要被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院就應當認定被訴侵權人實施的技術屬於現有技術。

所謂無實質性差異，根據上海法院的指南[2]，如該領域普通技術人員認為被控侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，則現有技術抗辯成立。

（二）是否構成抵觸申請？

由於《專利法》第二十二條規定，由任何單位或個人在該申請的申請日以前向國家知識產權局提出並且在申請日以後（含申請日）公布或公告的同樣的發明或者實用新型專利申請，損害該申請日提出的專利申請的新穎性，所以也有人主張被訴侵權技術屬於抵觸申請的技術應當構成現有技術，但對待這個問題，雖然大方向上法院會參考現有技術抗辯，但具體到適用規則上不同地區的法院似乎有著不同的見解。

在江蘇省高院的審理指南中，如被控侵權人以已經公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的，認為法院可以參照適用現有技術抗辯的規定。[3]而北京高院則認為，抵觸申請不屬於現有技術或現有設計，不能作為現有技術抗辯或現有設計抗辯的理由。被訴侵權人主張被訴侵權技術或被訴侵權設計與抵觸申請相同的，可以參照現有技術或現有設計抗辯的規定予以處理。[4] 此外，上海法院則認為被訴侵權人以實施的技術是抵觸申請中公開的技術方案主張不構成專利侵權的，只有在相同侵權中才可以類推適用現有技術抗辯，且被控侵權技術方案與抵觸申請中公開的技術方案相同時，不侵權抗辯才能夠成立[5]。

由此看來，主張抵觸申請抗辯也還是需要嚴格比對，不能僅僅因為存在抵觸申請即主張存在現有技術。

二、不視為侵權抗辯（主要討論先用權抗辯）

根據《專利法》第七十五條，有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（一）專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；（二）在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的；（三）臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的；（四）專為科學研究和實驗而使用有關專利的；（五）為提供行政審批所需要的信息，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。

實務當中，較難以判定的主要為情形二，即所謂的先用權抗辯，本文將對此略作分析。

根據上述法律規定以及各法院的判定指南，實踐中主張先用權抗辯事實上需要滿足很多前提條件[6]：

(1) 做好了製造、使用的必要準備

這是指已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件，或者已經製造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。

需要注意的是，所謂主要技術圖紙或者工藝文件應當是指完備的、詳細的、可立即付諸實施的技術圖紙或者工藝文件，而非草圖、簡圖、示意圖等仍然需要進一步細化的工藝文件。所謂主要設備、模具，應當是指為實施發明創造所需要的特種設備或者模具，而非進行一般加工或者生產的通用設備。此外，提出先用權抗辯的當事人應當對其已經作好製造、使用的必要準備的事實負舉證責任。

(2) 僅在原有範圍內繼續製造、使用

＂原有範圍＂包括：專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。

(3) 來源合法

在先製造產品或者在先使用的方法或設計，應是先用權人自己獨立研究完成或者以合法手段從專利權人或其他獨立研究完成者處取得的，而不是在專利申請日前抄襲、竊取或者以其他不正當手段獲取的。被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的，將難以得到支持。

(4) 不得轉讓

先用權人對於自己在先實施的技術不能轉讓，除非連同所屬企業一併轉讓。即先用權人在專利申請日後將其已經實施或作好實施必要準備的技術或設計轉讓或者許可他人實施，被訴侵權人主張該實施行為屬於在原有範圍內繼續實施的，一般不會得到支持，除非該技術或設計是與原有企業一併轉讓或者承繼的。

三、實務建議

綜上，我們主要討論了現有技術、抵觸申請以及先用權的抗辯。由上可知，具體在實踐中提出這些主張時也需要滿足相應的條件，如條件不滿足，則無法起到抗辯的效果。而從權利人的角度來說，現有技術的抗辯一旦構成會對所擁有的專利構成致命打擊，因此在研發過程中一定要注意在先技術的檢索以及採取嚴格的保密措施，在申請的過程中也需注意申請文件的修改，避免抵觸申請的發生，造成日後維權的障礙。

[1] 參見北京高院《專利侵權判定指南》第137-144條，以及《江蘇省高級人民法院侵犯專利權糾紛案件審理指南》5.1部分。
[2] 參見《上海市高級人民法院專利侵權糾紛審理指引(2011)》第13條。
[3] 參見《江蘇省高級人民法院侵犯專利權糾紛案件審理指南》5.1.6。
[4] 參見北京高院《專利侵權判定指南》第142條。
[5] 參見《上海市高級人民法院專利侵權糾紛審理指引(2011)》第14條。
[6] 參見北京高院《專利侵權判定指南》第133條；《江蘇省高級人民法院侵犯專利權糾紛案件審理指南》5.2部分。

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