2023.07
裴彥婷、黃郁婷
根據國家知識產權局2023年3月份的統計數據，截至2023年2月底，我國發明專利有效量為426.7萬件。其中，國內（不含港澳臺）發明專利有效量333.4萬件。實用新型專利有效量為1100.0萬件。外觀設計專利有效量為287.6萬件。[1]而在2021年，我國發明專利有效量尚且為359.7萬件[2]，且這其中90%[3]以上為職務發明，可見企業對專利的重視程度也是日益加深。但與此同時，國務院發布的《“十四五”國家知識產權保護和運用規劃》（國發〔2021〕20號）中也指出，我國知識產權工作還面臨不少問題和短板，如關鍵核心技術領域高質量知識產權創造不足、知識產權侵權易發多發和侵權易、維權難的現象仍然存在、知識產權轉移轉化成效有待提高、知識產權制度促進經濟社會高質量發展的作用需要進一步發揮等等。筆者認為，要想提升專利對企業的經濟效益，其實就是需要企業提高專利申請的質量，即從專利申請本身來說，需要保證獲得授予權利的專利的權利穩定性，不會輕易被宣告無效；而從專利提升企業的競爭力方面來說，需要企業從全域進行戰略佈局需要申請專利的技術。那如何才能實現這兩個目標呢？從法律的角度來說（本文僅以發明和實用新型為例，下文中如無特殊說明，僅指發明和實用新型專利），首先要明確專利的保護範圍，其次要保證所申請的發明創造符合新穎性、創造性和實用性的要求，再者就是要利用好專利侵權判定時的等同原則等，在專利申請時有層次地進行技術佈局。
一、如何確定專利權的保護範圍
根據《專利法》第二十六條，申請發明或者實用新型專利的，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。這其中，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，而權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。即，從基本法律規定來說，判斷一項發明創造的專利權保護範圍，首先依據的是權利要求書內容，明確的權利要求一般來說就是專利權的保護範圍。而不清晰的權利要求，也往往容易導致專利權被宣告無效。根據《專利法實施細則》第六十五條，如被授予專利的發明創造不符合《專利法》第二十六條第四款的要求，即如權利要求書範圍不明確，則可以被申請宣告無效。
但權利要求書是否就是判斷專利權保護範圍的唯一依據呢？答案當然是否定的。雖然權利要求書是確定專利權保護範圍的直接依據，但是在司法實踐中，法院還是會參考說明書、附圖、專利審查檔案、與涉案專利存在分案申請關係的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書以及工具書、教科書等來確定權利要求的範圍[4]。
這其中，專利審查檔案包括專利審查、複審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門製作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。
此外，在解釋的順序上，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋一》）第三條，法院首先會參考說明書、附圖以及審查檔案，在這些方法仍不能幫助明確權利要求含義的，法院可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。
值得注意的是，根據《司法解釋一》第五條，對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持；而該解釋第六條也規定，專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。即，雖然在確定權利要求範圍的時候會參考說明書，但是當權利要求範圍公告後，在說明書中其餘未被記載入公告的權利要求範圍內的技術方案則是不會予以納入專利權保護範圍之內。
另外，根據《專利法實施細則》第六十九條，在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護範圍。此外，發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖。
實務建議：
有鑒於此，明確專利權的保護範圍，首先要在權利要求書中對所需要保護的技術方案進行非常清晰明確的描述與界定，避免模糊的用語、不規範的表述以及令人產生歧義的標點符號等；其次，要在說明書與附圖中對技術方案中盡可能清晰地解釋相應的技術方案。再次，也需要注意說明書與權利要求書所描述的技術方案的範圍是否一致。當然，從降低日後發生無效或被侵權風險的角度來說，建議尋找專業人士實現好的撰寫方案。
二、如何判斷專利的新穎性、創造性和實用性？
要想獲得專利授權，除了要提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件，並在權利要求書中明確權利要求的範圍以外，還需要滿足專利的三性要求，即應當符合新穎性、創造性和實用性。
（一）新穎性
所謂新穎性，根據《專利法》第二十二條，是指該發明或者實用新型不屬現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
即，滿足新穎性的要求需要滿足兩個條件：
1. 不屬於現有技術；
2. 在申請日之前沒有其他相同申請且該等申請在申請日之後被公開（即無抵觸申請）
所謂現有技術，根據《專利法》第二十二條，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。具體來說，根據《專利審查指南》2.1.2，現有技術公開方式包括出版物公開、使用公開和以其他方式公開三種，均無地域限制。當然，《專利審查指南》也指出，如現有技術處於保密狀態，則不屬於為公眾所知的技術。而如果技術方案在申請日之前六個月內（即新穎性的寬限期）以下列方式被公開，根據《專利法》第二十四條，該等公開也不會導致技術方案喪失新穎性：1）在國家出現緊急狀態或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；2）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；3）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；4）他人未經申請人同意而洩漏其內容的。
所謂申請日，根據《專利法》第二十八條，除提交材料不合格、需要補充附圖以及優先權等特殊情形外，一般是指國務院專利行政部門收到專利申請文件之日[5]。
另一方面，根據《專利法實施細則》第十一條，除特殊法定情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。而所謂優先權日，根據《專利法》第二十九條，包括有國外優先權日和國內優先權日。國外優先權日是指，申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。國內優先權日是指，申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。
而在評價發明和實用新型的新穎性時，根據《專利審查指南》，主要遵循兩個原則：
1. 同樣的發明或實用新型
如果專利申請與對比文件公開的內容相比，其權利要求所限定的技術方案與對比文件公開的技術方案實質上相同，所屬技術領域的技術人員根據兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用於相同的技術領域，解決相同的技術問題，並具有相同的預期效果，則認為兩者為同樣的發明或者實用新型。
2. 單獨比對
判斷新穎性時，發明或者實用新型專利申請的各項權利要求會被審查員分別與每一項現有技術或申請在先公布或公告在後的發明或實用新型的相關技術內容單獨地進行比較，不會將其與幾項現有技術或者申請在先公布或公告在後的發明或者實用新型內容的組合、或者與一份對比文件中的多項技術方案的組合進行對比（這與發明或者實用新型專利申請創造性的判斷方法有所不同）。
實務建議：
由此可以看出，在新穎性的判斷上，對申請專利權的技術方案的時間先進性要求很高，實踐中，大部分專利侵權糾紛，會因為對手主張被訴專利技術不具有新穎性而被無效導致侵權訴訟無法取得應有的效果。因此企業在進行技術投入之前，建議先進行較為全面的技術檢索，保證所申請的技術方案不會落入現有技術的範圍，才能更好地發揮專利的技術壁壘效果。此外，對專利權來說，無論是申請還是後續的維護等，申請日都是一個非常重要的時間節點，建議在實踐中注意保存相關的文件以留存時間證據，並注意利用優先權，保證申請時間的先進性。
（二）創造性
所謂創造性，根據《專利法》第二十二條，創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。
即，針對發明來說，滿足創造性要求需滿足以下兩個要求：
1. 突出的實質性特點
2. 顯著的進步
所謂“突出的實質性特點”，根據《專利審查指南》，發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對於現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點。
而在判斷是否屬“顯而易見”的技術方案時，審查員一般會遵循以下三個步驟來判斷：
（1） 確定最接近的現有技術
（2） 確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題
（3） 判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見
所謂“顯著的進步”，根據《專利審查指南》，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。例如，發明克服了現有技術中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發展趨勢。
在評價發明是否具有顯著的進步時，審查員主要考慮發明是否具有有益的技術效果。以下情況，通常應當認為發明具有有益的技術效果，具有顯著的進步：
（1） 發明與現有技術相比具有更好的技術效果，例如，質量改善、產量提高、節約能源、防治環境污染等；
（2） 發明提供了一種技術構思不同的技術方案，其技術效果能夠基本上達到現有技術的水平；
（3） 發明代表某種新技術發展趨勢；
（4） 儘管發明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果
根據《專利審查指南》，審查員在評價發明是否具備創造性時，不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。不同於新穎性的單獨比對原則，審查員會將一份或者多份現有技術中的不同的技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價。另一方面，如果一項獨立權利要求具備創造性，則不再審查該獨立權利要求的從屬權利要求的創造性。再者，如果一項發明創造可以滿足以下等條件，則獲得創造性認可的可能性更高：
（1） 發明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題
（2） 發明克服了技術偏見
（3） 發明取得了預料不到的技術效果
（4） 發明在商業上獲得成功
實務建議：
有鑒於此，企業在研發時，也可以根據上述審查員評價創造性的基準，利用現有技術去挖掘新的技術，例如企業的研發人員在進行研發時，可以針對已公開的現有專利文獻中發現的技術缺點或技術難題進行改良或缺點的克服，並同時能達到技術上突出的實質性特點與顯著的進步，這樣申請的專利技術，既能保證符合授權條件，也可以讓企業的研發事半功倍。
（三） 實用性
所謂實用性，根據《專利法》第二十二條，是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。
根據《專利審查指南》，所謂“能夠製造或者使用”是指發明或者實用新型的技術方案具有在產業中被製造或使用的可能性。滿足實用性要求的技術方案不能違背自然規律並且應當具有再現性。因不能製造或者使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關。
根據《專利審查指南》，以下是不具備實用性的幾種主要情形：
（1）無再現性
再現性是指所屬技術領域的技術人員，根據公開的技術內容，能夠重複實施專利申請中為解決技術問題所采用的技術方案。這種重複實施不得依賴任何隨機的因素，並且實施結果應該是相同。另外，值得注意的是發明或者實用新型的產品的成品率低與不具有再現性是本質上不同。成品良率低仍舊能重複實施，只是實施過程中未能確保某些技術條件(例如環境潔淨度、溫度等)而導致成品率低，也就是成品良率低但還是具有再現性。發明或者實用新型的產品不具有再現性是指在確保所需全部技術條件下，所屬技術領域的技術人員仍不可能重複實現該技術方案所要求達到的結果。
（2）違背自然規律
違背自然規律的發明或實用新型是不能實施，例如違背能量守恆定律。
（3）利用獨一無二的自然條件的產品
利用特定的自然條件建造的自始至終都是不可移動的唯一產品不具備實用性。
（4）人體或動物體的非治療目的的外科手術方法
非治療目的的外科手術方法是以有生命的人或動物為實施對象，故無法在產業上利用。另外，值得注意的是，以治療為目的的外科手術法則是屬於不授予專利權的客體
（5）測量人體或者動物體在極限情況下生理參數的方法
測量人體或者動物體在極限情況下生理參數需要將被測對象置於極限環境中，這會對人或動物的生命構成威脅，這類方法無法在產業上使用，故不具備實用性。
（6）無積極效果
所謂產生“積極效果”，根據《專利審查指南》，是指發明或者實用新型專利申請在提出申請之日，其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。這些效果應當是積極的和有益的。明顯無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請的技術方案不具備實用性。
而審查員在審查發明或者實用新型專利申請的實用性時，一般遵循下列原則：
（1）以申請日提交的說明書（包括附圖）和權利要求書所公開的整體技術內容為依據，而不僅僅局限於權利要求所記載的內容；
（2）實用性與所申請的發明或者實用新型是怎樣創造出來的或者是否已經實施無關。
實務建議：
如上所述，明顯無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請的技術方案不會被認為具有實用性，因此也提醒企業在研發方面更要有的放矢，節約資源。
三、獲得專利權是否就是專利佈局？
由上可知，獲得專利授權並不是一件特別容易的事情，因此企業是否就只要把目標集中在獲得授權上即可？答案自然也是否定的。雖然國家鼓勵企業進行科技創新，但並不鼓勵企業唯專利數量論[6]，也不鼓勵不以保護創新為目的的各類非正常申請專利行為。國家知識產權局發布的《關於規範申請專利行為的辦法》提出，堅決打擊“不以保護創新為目的，不以真實發明創造活動為基礎，為牟取不正當利益或者虛構創新業績、服務績效，單獨或者勾聯提交各類專利申請、代理專利申請、轉讓專利申請權或者專利權等行為”。而《知識產權強國建設綱要（2021－2035年）》也指出，國家要建設的是中國特色、世界水平的知識產權強國，通過知識產權戰略來激發社會創新活力，為建設創新型國家和社會主義現代化強國提供堅實保障。事實上，從科創版要求申請企業需具備一定數量的形成主營業務收入的發明專利[7]，也可以看出國家對於真正的技術創新的鼓勵。
因此，對於企業來說，真正應該關注的是如何進行技術創新，提升自己的技術競爭力，而非僅僅獲得授權。而在這個過程中，如果僅僅單獨考慮某一項技術的可專利性，對建立企業的競爭壁壘並無太大幫助。特別是在專利侵權判定中，根據現行的“實質性相同”裁判原則[8]，相似的技術方案但是缺省一項技術特徵，很可能不會被認定落入了專利權的保護範圍，因此也就容易讓競爭對手繞過專利壁壘。
因此，企業進行專利佈局，首先要從整體上考慮技術方案最終要實現的商業目的是什麽，在這個實現的過程中，又會有哪些替代方案，而這些替代方案是否可以通過專利申請來避免，如何才能通過專利保護你的商業目的。簡要來說，企業可以結合產品設計、經營目標、“排他性”、地域、市場周期、與技術秘密的關係、新產品的發布、競爭對手的情況等要素，從整體到局部，從關聯因素1到關聯因素N，以及從防禦到競爭等的戰略角度，進行有層次、組合式的專利申請與安排，從而實現專利技術為企業提高經濟效益的目標，促進企業和國家經濟的高質量發展。
[1] 知識産權統計簡報2023年第3期，https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=183179&colID=88（最後瀏覽日：2023年7月3日）。
[2] 2021年知識産權統計年報，https://www.cnipa.gov.cn/tjxx/jianbao/year2021/c/c1.html （最後瀏覽日：2023年7月3日）
[3] 國家知識産權局，分國內外有效專利統計表，截至2023年3月，https://www.cnipa.gov.cn/col/col61/index.html （最後瀏覽日：2023年7月3日）
[4] 參見《專利法》第六十四條第一款以及《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第三條、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（2020修正）》第六條等規定。
[5] 根據《專利審查指南》，如果申請文件是郵寄的，以寄出的郵戳日爲申請日，但需注意，通過速遞公司遞交到專利局受理處或者代辦處的專利申請，以收到日爲申請日。
[6] 2020年中央政治局第二十五次集體學習中，總書記明確提出要實現“從知識産權引進大國向知識産權創造大國轉變，從追求數量向提高質量轉變”。
[7] 《科創屬性評價指引（試行）》的三項常規指標和五項例外條款中分別提出了“形成主營業務收入的發明專利5項以上”“形成核心技術和主營業務收入的發明專利（含國防專利）合計50項以上”的要求。
[8] 《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條，人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的，人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍；被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵，或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護範圍。而《專利審查指南》在判斷創造性時也指出，如果發明與現有技術相比，發明省去一項或多項要素（例如，一項産品發明省去了一個或多個零、部件或者一項方法發明省去一步或多步工序）後，依然保持原有的全部功能，或者帶來預料不到的技術效果，則具有突出的實質性特點和顯著的進步，該發明具備創造性。
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