June 2024
专利权保护实务系列文章(六) ─ 标准必要专利适用要点简析（中国大陆）
上一篇中，我们主要分析了一般情形下如何进行专利不侵权的抗辩。而在专利不侵权的抗辩理由中，还有一种特殊的情形，即涉及到标准必要专利的情形。一般来说，如果专利实施人，在遵守诚实信用原则的前提下，尽到了一切合理的努力去合法地实施该等专利但未成功地，仍然有机会请求不承担专利侵权的责任。但在该等情形下，实施方需要保证自己的行为没有过错，本文因此也对此做简要分析，以供读者参考。
一、如何认定是否构成标准必要专利？
所谓标准必要专利，根据《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》（下称“《北京高院侵权判定指南》”）所指出的，指为实施技术标准而必须使用的专利。即该专利本身为技术标准，不实施则可能无法达到技术标准。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）》（下称《最高院司法解释二》） [1] 第二十四条，这里的标准主要指推荐性国家、行业或者地方标准，在《北京高院侵权判定指南》中，也指出可以适用于国际标准组织或其他标准制定组织制定的标准。但在上海、江苏、广东等地的司法意见中并未明确国际标准组织或其他标准制定组织制定的标准是否同样适用，如涉及到该等司法管辖区域，则可能需要进一步确认标准的范围。
二、什么情形下可以请求不停止实施标准必要专利？
根据《最高院司法解释二》第二十四条，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。因此，即便是为了实施标准而必须实施该专利，第一步首先是获得权利人的许可后方能实施。当然，如果专利权人明知其专利会成为标准而未做披露的，除非依据法律规定该专利必须以标准的形式实施，则人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利，但同时仍需支付相应的许可费 [2] 。
在请求许可的过程中，如权利人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，则根据上述《最高院司法解释二》，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
即，一般来说，只有在实施方尽到了所有的努力去促成实施许可合同的达成而仍未果的情形下，才可以请求不停止实施标准必要专利。《北京高院侵权判定指南》第150条指出，在标准必要专利的许可谈判中，谈判双方应本着诚实信用的原则进行许可谈判，作出公平、合理和无歧视许可声明的专利权人应履行该声明下所负担的相关义务；请求专利权人以公平、合理和无歧视条件进行许可的被诉侵权人也应以诚实信用的原则积极进行协商以获得许可。也就是说，任何一方，本着诚实信用的原则进行了协商，才能算是无过错的一方。那何谓诚实信用原则呢？
三、如何判断标准必要专利许可双方是否遵守了诚实信用原则？
由上述《北京高院侵权判定指南》和《最高院司法解释二》的说明可知，对于权利人来说，要看其是否尽到了公平、合理和无歧视的义务（即“FRAND”原则），对于实施人来说，则需要确认其在协商中有无明显的过错。
（一）如何判断是否尽到了公平、合理和无歧视的义务？
根据《北京高院侵权判定指南》第152条，有下列情况之一，可以认定专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务：
1. 未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；
2. 在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后，未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件的；
3. 未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限；
4. 在协商实施许可条件过程中，无合理理由而阻碍或中断许可协商；
5. 在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；
6. 专利权人在许可协商中有其他明显过错行为的。
除此之外，在广东省高级人民法院于2019年发布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》（下称《广东高院指引》）中也有类似的规定。
（二）如何判断在协商中有无明显的过错？
同样根据《北京高院侵权判定指南》以及《广东高院指引》，有下列行为之一的，可以认定被诉侵权人在标准必要专利许可协商过程中存在明显过错 [3] ：
1. 收到专利权人的书面侵权通知后，未在合理时间内积极答复的；
2. 收到专利权人的书面许可条件后，未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件，或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件建议的；
3. 无合理理由而阻碍、拖延或拒绝参与许可协商的；
4. 在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；
5. 被诉侵权人在许可协商中有其他明显过错行为的。
（三）如双方都有过错应如何处理？
根据《北京高院侵权判定指南》第153条来看，专利权人未履行公平、合理和无歧视的许可义务，但被诉侵权人在协商中也存在明显过错的，法院一般会在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。
此外，根据《广东高院指引》来看，按照商业惯例评判各方当事人主观过错时，法院审查内容包括：（1）当事人之间谈判的整体过程；（2）各方当事人谈判的时间、方式和内容；（3）谈判中断或陷入僵局的原因；（4）其他情节。如果专利权人与实施者在谈判中均有过错的，综合考虑各方过错程度、有无采取补救措施、过错对谈判进程的影响、过错与谈判破裂的关系等因素，也可能最终决定不支持停止实施标准必要专利的请求。
（四）如双方都无过错应如何处理？
实践当中，除了双方都有过错的情形外，也有可能双方都无过错，只是关于实施条件难以达成一致意见。在这种情况下，任何一方均可请求人民法院予以确定。根据《最高法院司法解释二》，法院在确定实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素来确定。从广东高院指引第三部分规定来看，确定标准必要专利许可使用费可参照的方法有：（1）参照具有可比性的许可协议；（2）分析涉案标准必要专利的市场价值；（3）参照具有可比性专利池中的许可信息；（4）其他方法。因篇幅所限，本文在此不再展开论述。
四、合规建议
综上所述，企业在面对标准必要专利时，如果是实施方，无论对方如何反馈，则应当积极寻求许可，否则仍有可能被认定为侵权。不能仅仅因为对方是拥有标准必要专利而就可以直接进行实施。从权利人的角度来说，则应当及时披露标准专利信息，并按照公平、合理和无歧视的原则与对方积极协商确定实施条件，否则也有被认定为是垄断的可能。
[1]
第二十四条推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。
推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。
法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。
[2]
参见《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》第5.7. 此外，从《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》来看，明知构成标准而未披露的，也有被认定为垄断的可能。
[3]
参见《北京高院侵权判定指南》第153条；《广东高院指引》第十三条
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