專利權保護實務系列文章(二) ─ 簡析職務發明與合作開發中專利權的歸屬問題（中國大陸）

2023.09

裴彥婷、黃郁婷

時至今日，專利的重要性已經毋庸多言，而實施專利戰略的第一步就是要維持一個有效的專利，這一點已經在上一篇中我們著重討論過了，本篇將著重討論一下專利權或專利申請權的歸屬問題。不要小看這樣一個問題，專利權屬不清，影響的可能不僅僅是前期投入的浪費，還可能影響專利布局以及企業的整體發展戰略。因此有必要瞭解一下相關的法律規定與司法實踐，提前做好風險防範。

一般來說，發生專利權屬糾紛的情形主要存在於以下三種專利開發情形中：1）本企業研發人員跳槽；2）委托其他企業開發；3）與其他企業一起合作開發。本文因此也就這三種情形簡要分析，以供參考。

一、職務行為專利申請權或專利權的歸屬

1. 法律規定

就職務發明創造來說，根據我國《專利法》第六條的規定[1]，是指執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。因此，在我國的專利法中，職務發明創造主要有兩類，一類為“執行本單位的任務”的發明創造；另一類為“主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”。

就“執行本單位的任務”的發明創造來說，根據上述第六條規定，其專利申請權默認為屬於該單位，申請批准之後，單位即為專利權人。而對於“利用本單位的物質技術條件”所完成的發明創造，雖然也默認專利申請權歸屬於單位，但如單位與發明人或者設計人對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。

由此可以看出，針對職務發明創造來說，一般默認專利申請權與專利權歸屬於單位，但如果該職務發明創造屬於“主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，則還應當考慮雙方之間是否有約定，而從無錫樂爾科技有限公司、白建民、江蘇多維科技有限公司專利權權屬糾紛【(2020)最高法知民終1212號】案來看，在涉及到高校人員參與開發，存在多種身份競合的情形下，法院會優先考慮當事人之間的約定情况。

2. 如何理解“本單位”？

如上規定可以看出，涉及到職務發明創造的專利權屬糾紛，首先要解決什麽是“本單位”的問題，根據《專利法實施細則》第十二條，本單位包括臨時工作單位。即除了正式建立勞動關係的用人單位以外，如員工是通過勞務派遣與涉訴企業建立的勞動關係，或員工是在集團企業內互相借調，在實踐中也會被認定為屬於“本單位”員工。如在北京數鈺科技發展有限公司、白居冰等專利申請權權屬糾紛【(2021)最高法知民終1155號】一案中，當事人即通過勞務派遣被派到原告處擔任工程師職務，被法院認定為屬於專利法意義上的“本單位”人員；而在恩及（上海）國際貿易有限公司等與陳東升等專利權權屬糾紛【(2020)京73民初845號】案中，當事人的勞動關係雖然屬上海子公司，但其在福建子公司負責了相關的研發項目，並在期間以福建子公司的員工身份代表公司對外交往，最終被法院認定為屬於該福建子公司的“臨時工作人員”，即屬於專利法意義上的“本單位”人員。

3. 如何理解“執行本單位的任務”

根據《專利法實施細則》第十二條，專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指：(一)在本職工作中作出的發明創造；(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；(三)退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。

實踐當中，單位與在職員工發生專利權屬爭議的情形並不多，大部分情形主要發生在員工離職後加入新的單位後進行專利申請的活動中。因此，這裡的爭議焦點往往就集中在是否“與原單位工作有關”這個問題上。實踐當中，法院在審查是否“與原單位工作有關”的過程中主要會考慮以下因素[2]：

(一) 離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息，且這些信息並非本領域普通的知識、經驗和技能。

(二) 涉案專利的具體情况及其與本職工作或原單位分配任務的關係，包括涉案專利的技術領域、所要解決的技術問題、技術效果，技術方案相對於現有技術的實質性特點。

(三) 原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發活動或具有有關技術的其他合法來源。

(四) 涉案專利的權利人、發明人能否對專利技術的研發過程或來源作出合理解釋。包括涉案專利技術方案的複雜程度，權利人、發明人是否具有相應知識、技能和物質技術條件，是否開展了研發活動等。

此外，最高院也在佛山市鼎凡自動化設備有限公司與佛山市馳力科技有限公司專利權權屬糾紛【(2022)最高法知民終811號】判決書指出，這裡的“有關”是指發明人雖然已經與原單位不存在工作關係，但是只要證明發明創造的內容與其在原單位的工作任務具有內容上的延續性，也屬於“有關”。

而具體到技術問題上，也有法院指出[3]，員工離開原單位一年內作出的發明創造與原單位本職工作或者工作任務，雖然在具體技術問題、技術方案、技術手段、技術效果上存在差異，但在技術領域、技術主題、技術思路等方面具有關聯的，應當認定構成《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條第一款第三項所稱“與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造”。

其次，涉案專利的申請時間也是法院重點考量的因素，如涉案專利的申請時間確實是在員工離職一年內提出的，法院會結合涉案專利的開發難度合理懷疑被告單位在短時間內取得該專利權的可能性。如在上述(2022)最高法知民終811號案中， 被告公司幾乎在員工入職的同一時期就以該員工為發明人申請了四項專利，後又陸續在同年的5月、8月申請了其餘六項專利，所屬技術領域均屬於包裝機及其相關技術領域，均與該員工在原公司的任職崗位工作任務具有內容上的延續性。因此很難說服法院其獨立開發了涉案專利。

再者，能否提供研發過程中的真實資料也是法院關注的因素。如在(2020)最高法知民終902號案中，法院認為被告公司提交的所謂研發證據僅有研究結論，沒有體現包含有具體技術內容、技術細節的實質性研發過程，因此不能證明其具有獨立研發涉案專利技術的能力。此外，一些公司企圖通過借用第三人的身份進行專利申請以圖規避職務發明，如在福建利眾誠食品有限公司、福建歐瑞園食品有限公司等專利申請權權屬糾紛【(2021)最高法知民終1083號】一案中，被告所提供的發明人身份只有高中學歷，被質疑無法成為發明人，從而被認定有規避職務發明的嫌疑。

另一方面，也有法院指出[4]，不能簡單地認為，只要發明創造與發明人在原單位的業務領域具有一定聯繫就認定該發明創造為發明人在本職工作中作出的發明創造。該案中，法院認為，員工從事的轉向制動系統相關工作與訴爭的專利真空助力器油壺系不同技術，不能因為二者同屬於汽車底盤相關技術領域，就認為訴爭專利與該員工的本職工作或者所分配的工作任務有關。

由此可以看出，法院在判斷“與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關”方面仍然是實質重於形式，並不會僅僅以職位、職稱等來判斷“有關”或是“無關”。從真正權利人的角度來說，實踐中一方面要做好保密措施以及競業限制的管控，另一方面也要注意保存研發過程中的各種資料，記錄員工在項目中負責的具體業務情况，如此才能在發生爭議時取得有利結果。

4. 如何定義“本單位的物質技術條件”？

如上所述，職務發明創造的第二類即“利用本單位的物質技術條件完成的發明創造”。此類發明創造其內容要件不限於與本職工作或分配任務有關，即使不與本職工作或分配任務有關聯，而系主要利用本單位的物質技術條件的，仍屬於職務發明創造，但單位與發明人約定返還資金或者交納使用費的情况除外[5]。根據《專利法實施細則》第十二條，本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。

實踐中，如原告不能證明涉案專利是在員工離職一年內取得的，則在判斷涉案專利是否屬於職務發明創造時即會考慮是否存在“利用本單位的物質技術條件完成”的情形。在此情形下，如原告不能證明員工在做出發明創造時所須依賴的物質技術條件，亦未能舉證原告就做出發明創造所提供的實際物質技術支持，則較難以獲得法院的支持。[6]

一般來說，原告可能會認為員工離職前在原告公司所獲得的個人知識技能屬於利用了原單位的物質技術條件，但事實上法院認為，個人知識技能在完成發明創造過程中所起的作用至關重要，即便員工曾在原告公司任職，其在本職工作中所獲取的經驗內化為個人知識技能，實屬自然。在員工離開原告公司研發崗位多年之後，其主要以個人知識技能及對現有技術的瞭解完成訴爭專利的發明創造，並非不可為之任務；其將個人知識技能運用在發明創造過程中，亦不能認定為利用原單位的物質技術條件。[7]

二、委托開發與合作開發專利申請權或專利權的歸屬

1. 法律規定

就委托開發或是合作開發的專利來說，根據《專利法》第八條的規定，兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批准後，申請的單位或者個人為專利權人。即，如果雙方有約定則先看約定，如果確實無約定或約定不明，則歸屬於實際完成的一方或實際完成的雙方共同共有。

2. 如何確定合同的約定？

就委托開發或合作開發的專利來說，通常會有合作協議的約定，只是合同約定不明，導致需要法院予以明析。就司法實踐來看，法院在判斷雙方是否有約定時主要會根據《合同法》（已失效）或《民法典》關於合同解釋的相關規則解釋合同，即按照合同所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定條款的真實意思。如在北京斯睿美醫療科技有限公司與中國人民解放軍總醫院第三醫學中心專利權權屬糾紛【(2022)最高法知民終1453號】一案中，法院就從合同條款的定義、合同的整體情况、合同締結的目的等方面進行了分析，最終認定雙方約定的真實意思為專利權歸屬於其中一方。

此外，如在龔金京、北京建工路橋集團有限公司等專利權權屬糾紛【(2020)最高法知民終1873號】案所示，如合同中有約定一方為其申請專利，另一方就此支付報酬的，法院也會認為雙方對於專利權屬有相應的約定。如應當支付報酬的一方未能按照合同的約定按時足額支付報酬，另一方也不能就此主張專利權歸其所有。

再者，如合同中涉及到多個技術點，就某個技術點是否屬於合同約定的範疇約定不明也會引發糾紛。在該等情形下，法院可能會考慮以下幾個方面的因素[8]：

(1) 涉案技術是否形成於委托開發或合作開發期間；

(2) 涉案技術的發明點是否落入合同約定的技術成果的範圍；

(3) 涉案技術是否利用了一方所提供的技術成果或是否利用了雙方在合同中約定的技術成果；

(4) 涉案技術是否與合同約定的技術開發緊密相關；

如在山東康寶生化科技有限公司與北京華宇同方化工科技開發有限公司專利權權屬糾紛【(2021)最高法知民終993號】案中，法院指出，認定涉案專利技術方案是否屬於涉案合同履行過程中完成的新的技術成果，主要判斷該技術方案是否為上訴人利用被上訴人公司提交的技術服務工作成果所完成的新的技術成果，或是否為被上訴人公司利用上訴公司提供的技術資料和工作條件所完成的新的技術成果。又如在廣東法瑞納科技有限公司與上海環莘電子科技有限公司專利權權屬糾紛【(2021)最高法知民終1319號】案中，法院認為，雙方的約定為“涉及兒童推車租賃的知識産權歸委托方”，雖然涉案技術既可以用於兒童推車租賃設備，還可用於共享雨傘，但是，從涉案專利權利要求1中的“蘑菇狀固定部”這一技術特徵來看，該特徵是針對兒童推車較重的特點而設計，因此涉案專利技術系針對兒童推車的特點而研發，應認定為“與兒童推車租賃設備相關的知識産權”，因此，涉案專利權應歸屬於合同約定的委托方。

3. 如何確定實際完成？

如上所述，如委托或合作開發合同中針對專利權的歸屬未做約定的，應當歸於實際完成的一方或雙方都參與的情形下歸雙方共有。因此，在合同沒有約定的情形下，爭議的焦點主要集中在誰是實際完成專利技術開發的一方。

根據《專利法實施細則》第十三條，專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人。雖然法律沒有明確說明到底何為“對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人”，但其從反面指出了不是發明人的情形。

在上海迪納聲科技股份有限公司與上海熊貓機械（集團）有限公司專利權權屬糾紛(2020)滬73知民初84號案中，法院即指出，原被告雙方均確認二者之間存在合作設計研發新款水錶管段的事實，但是並無書面協議將合作期間雙方的權利義務、創造成果的歸屬進行約定。因此，涉案專利的權利應歸屬對該專利設計的實質性特點作出創造性貢獻的實際完成方。而結合雙方合作過程中的聊天記錄與往來郵件等證據，最終法院認為原告在涉案水錶管段的研發過程中所做的貢獻主要涉及産品功能與效果，其對産品的外觀設計並未作出實質性貢獻，被告的員工吳某等才是對涉案水錶管段的外觀設計做出實質性貢獻的人，在吳某對涉案專利的申請及權利歸屬不持異議的情况下，涉案專利權應歸屬被告。

由上可以看出，在委托開發與合作開發的過程中，針對技術成果的知識産權的歸屬的約定不明是引發爭議的主要緣由。這裡的約定不明應當涉及原有技術的權利歸屬、擬合作産生技術的權利歸屬、與原技術有關的技術的權利歸屬、與擬合作技術有關的技術的權利歸屬等內容，企業在技術開發協議的撰寫中需格外注意，儘量描述清楚所涉及的技術的範圍，以免産生爭議。

三、專利權屬糾紛中的一些訴訟實務問題

1. 是否可以起訴發明人或代發明人起訴？

根據《專利法》第六條、第十六條與《專利法實施細則》第十三條可知，專利的發明人與專利權人有可能有不一致的情形，特別是在職務發明的情形下。因此在專利權屬糾紛中，找到適格的被告也很重要。需要注意的是，在民事案由中，專利權屬糾紛與發明創造發明人、設計人署名權糾紛屬於不同的案由，因此如涉及到變更發明人的情形，需要將涉案發明人添加為共同原告或有利害關係的第三人，否則有可能需要另案處理[9]。

2. 專利權屬糾紛是否適用訴訟時效？

根據《專利法》第七十四條的規定，侵犯專利權的訴訟時效為三年，但並未明確規定專利權屬糾紛的訴訟時效，根據司法實踐，法院一般認為訴訟時效的適用對象是一般性的債權請求權，有關基於物權的請求權、基於人身關係的請求權等不適用訴訟時效，而專利權屬糾紛系請求確認專利權人身份的確認之訴，並非一般性的債權請求權之訴，故不適用訴訟時效的規定[10]。

3. 如當事人一方惡意放棄專利權是否仍可以提起訴訟？

雖然現行法律對此並沒有明確規定，但是司法實踐中有判例支持針對已被放棄的專利權的歸屬進行裁判的情形。法院認為為充分維護各方合法權益，仍然有必要對涉案專利權利未被放棄前的權利歸屬問題進行審查和判定，從而釐清各方權利義務，定紛止爭，且針對惡意放棄行為也可以主張侵權賠償。[11]

由上可見，專利權屬糾紛的解決也並非易事，建議企業在實踐中完善內部研發流程，建立研發檔案，做好保密措施，並輔之以競業限制約定等配套措施，方能在防患於未然的同時為日後的爭議解決留存證據。

[1] 《專利法》第六條：執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位，申請被批准後，該單位為專利權人。該單位可以依法處置其職務發明創造申請專利的權利和專利權，促進相關發明創造的實施和運用。非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。
[2] 參見恩及（上海）國際貿易有限公司等與陳東升等專利權權屬糾紛一審(2020)京73民初845號判决書。
[3]參見北京數鈺科技發展有限公司、白居冰等專利申請權權屬糾紛二審 (2021)最高法知民終1155號判决書。
[4] 參見浙江吉利控股集團有限公司等與威馬汽車科技集團有限公司等專利權權屬糾紛二審(2022)滬民終681號判决書。
[5] 參見北京數鈺科技發展有限公司、白居冰等專利申請權權屬糾紛二審(2021)最高法知民終1155號判决書。
[6] 參見海默科技（集團）股份有限公司、西安銘度石化科技有限公司等專利權權屬糾紛二審(2022)最高法知民終1608號判决書。
[7] 同上。
[8] 參見(2021)最高法知民終993號與(2021)最高法知民終1319號判决書。
[9] 參見安徽唐興機械裝備有限公司、中國化學工程第三建設有限公司專利權權屬糾紛(2021)最高法知民終235號判决書。
[10] 參見深圳市雲充吧科技有限公司、深圳市華思旭科技有限公司等專利權權屬糾紛(2022)最高法知民終930號判决書。
[11] 參見東莞市樂翼樂器有限公司、林啓强等專利權權屬糾紛(2021)最高法知民終1268號判决書。

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