专利权保护实务系列文章(五) ─ 专利侵权之抗辩（中国大陆）

2024.03

裴彦婷、黄郁婷

上一篇我们主要讨论了专利侵权的认定，但事实上，最终是否判定侵权，除了要确认被控侵权物的技术特征是否落入专利权的保护范围，侵权结论的做出，还必须建立在审查被告抗辩事由能否成立的基础之上。因此，本篇我们主要讨论一下面对专利侵权的指控，被告可以提出哪些抗辩，亦或说，被告的哪些抗辩是可以构成有效的抗辩。

实务当中，面对专利侵权的指控时，被告实际上可以从程序上和实体上进行各种不侵权抗辩。如程序上来说，可以主张原告主体不适格、诉讼时效届满，或提出管辖权异议等等；实体上来说，则可以主张专利无效、专利权到期、不构成侵权，以及不视为侵权等等。因篇幅所限，本篇中将主要探讨一下不构成侵权以及不视为侵权的情形下抗辩所需的要件，以供读者参考（本文中的专利一词仅指发明和实用新型专利，下不赘述）。

一、不构成侵权抗辩

根据《专利法》第六十七条，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。此外，根据《专利法》第二十二条，在判定拟申请专利技术的新颖性方面，还要求该技术未在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中（即抵触申请的情形）。因此，在不构成侵权的判定方面，主要考虑两方面的问题：（一），是否构成现有技术？；（二），是否构成抵触申请？因此，本文将主要就这两个方面略做分析。

（一）是否构成现有技术？

所谓现有技术，根据《专利法》第二十二条，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。实践当中，法院在考察被控侵权技术是否构成现有技术时，主要会考虑以下几个方面的内容[1]：

1. 时间与地域限制

根据上述《专利法》第二十二条，被告所主张的现有技术抗辩，需证明在专利申请日之前即已存在该等技术，但由于《专利法》第二十九条同时规定了外国首次专利申请之优先权，第二十四条规定了新颖性特别宽限期，因此如果该专利享有外国首次专利申请之优先权的，现有技术按照优先权日以前的时间标准来考察，而享有宽限期的，按照宽限期的标准来考察。

此外，《专利法》二十二条同时规定现有技术须为“国内外”公开，因此，相应的现有技术的考察也以全球范围为标准。但需要注意的是，由于《专利法》在2008年修改之前对现有技术未作定义，且对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围，其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的；以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内，即对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式公开的技术，不作为现有技术。因此，法院在审查现有技术抗辩时，对于2008年以前申请的专利和2008年之后申请的专利会根据当时的法律规定来判定现有技术的地域范围。

2. 公开方式

就公开方式来说，《专利法》二十二条规定“为公众所知”，这意味着，无论是出版物公开还是使用公开，或者是以其他方式公开都将被包含在内。

就出版物公开来说，实践当中法院认为，出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的，但印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，如确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。

而就使用公开来说，法院认为，只要通过制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式，使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示，则不属于使用公开。

如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。此外，使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。

所谓其他方式公开，则包括口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。

此外，需注意的是，如果是处于保密状态的技术是不构成“现有技术”的，但是负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术（设计）内容公开，使公众能够得知相应技术（设计），则该技术（设计）构成现有技术（设计）。

3. 对比原则与方式

就对比原则来说，一般需要将被控侵权技术与现有技术进行对比，而非原告的技术与现有技术对比。

就对比方式来说，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21号）》第十四条，只要被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院就应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。

所谓无实质性差异，根据上海法院的指南[2]，如该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，则现有技术抗辩成立。

（二）是否构成抵触申请？

由于《专利法》第二十二条规定，由任何单位或个人在该申请的申请日以前向国家知识产权局提出并且在申请日以后（含申请日）公布或公告的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性，所以也有人主张被诉侵权技术属于抵触申请的技术应当构成现有技术，但对待这个问题，虽然大方向上法院会参考现有技术抗辩，但具体到适用规则上不同地区的法院似乎有着不同的见解。

在江苏省高院的审理指南中，如被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，认为法院可以参照适用现有技术抗辩的规定。[3]而北京高院则认为，抵触申请不属于现有技术或现有设计，不能作为现有技术抗辩或现有设计抗辩的理由。被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照现有技术或现有设计抗辩的规定予以处理。[4] 此外，上海法院则认为被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，只有在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立[5]。

由此看来，主张抵触申请抗辩也还是需要严格比对，不能仅仅因为存在抵触申请即主张存在现有技术。

二、不视为侵权抗辩（主要讨论先用权抗辩）

根据《专利法》第七十五条，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

实务当中，较难以判定的主要为情形二，即所谓的先用权抗辩，本文将对此略作分析。

根据上述法律规定以及各法院的判定指南，实践中主张先用权抗辩事实上需要满足很多前提条件[6]：

（1）做好了制造、使用的必要准备

这是指已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

需要注意的是，所谓主要技术图纸或者工艺文件应当是指完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或者工艺文件，而非草图、简图、示意图等仍然需要进一步细化的工艺文件。所谓主要设备、模具，应当是指为实施发明创造所需要的特种设备或者模具，而非进行一般加工或者生产的通用设备。此外，提出先用权抗辩的当事人应当对其已经作好制造、使用的必要准备的事实负举证责任。

（2）仅在原有范围内继续制造、使用

“原有范围”包括：专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

（3）来源合法

在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，将难以得到支持。

（4）不得转让

先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，一般不会得到支持，除非该技术或设计是与原有企业一并转让或者承继的。

三、实务建议

综上，我们主要讨论了现有技术、抵触申请以及先用权的抗辩。由上可知，具体在实践中提出这些主张时也需要满足相应的条件，如条件不满足，则无法起到抗辩的效果。而从权利人的角度来说，现有技术的抗辩一旦构成会对所拥有的专利构成致命打击，因此在研发过程中一定要注意在先技术的检索以及采取严格的保密措施，在申请的过程中也需注意申请文件的修改，避免抵触申请的发生，造成日后维权的障碍。

[1] 参见北京高院《专利侵权判定指南》第137-144条，以及《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》5.1部分。
[2] 参见《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引(2011)》第13条。
[3] 参见《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》5.1.6。
[4] 参见北京高院《专利侵权判定指南》第142条.
[5] 参见《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引(2011)》第14条。
[6] 参见北京高院《专利侵权判定指南》第133条；《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》5.2部分。

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