专利权保护实务系列文章(二) ─ 简析职务发明与合作开发中专利权的归属问题（中国大陆）

2023.09

裴彦婷、黄郁婷

时至今日，专利的重要性已经毋庸多言，而实施专利战略的第一步就是要维持一个有效的专利，这一点已经在上一篇中我们着重讨论过了，本篇将着重讨论一下专利权或专利申请权的归属问题。不要小看这样一个问题，专利权属不清，影响的可能不仅仅是前期投入的浪费，还可能影响专利布局以及企业的整体发展战略。因此有必要了解一下相关的法律规定与司法实践，提前做好风险防范。

一般来说，发生专利权属纠纷的情形主要存在于以下三种专利开发情形中：1）本企业研发人员跳槽；2）委托其他企业开发；3）与其他企业一起合作开发。本文因此也就这三种情形简要分析，以供参考。

一、职务行为专利申请权或专利权的归属

1. 法律规定

就职务发明创造来说，根据我国《专利法》第六条的规定[1]，是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。因此，在我国的专利法中，职务发明创造主要有两类，一类为“执行本单位的任务”的发明创造；另一类为“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”。

就“执行本单位的任务”的发明创造来说，根据上述第六条规定，其专利申请权默认为属于该单位，申请批准之后，单位即为专利权人。而对于“利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，虽然也默认专利申请权归属于单位，但如单位与发明人或者设计人对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

由此可以看出，针对职务发明创造来说，一般默认专利申请权与专利权归属于单位，但如果该职务发明创造属于“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，则还应当考虑双方之间是否有约定，而从无锡乐尔科技有限公司、白建民、江苏多维科技有限公司专利权权属纠纷【(2020)最高法知民终1212号】案来看，在涉及到高校人员参与开发，存在多种身份竞合的情形下，法院会优先考虑当事人之间的约定情况。

2. 如何理解“本单位”？

如上规定可以看出，涉及到职务发明创造的专利权属纠纷，首先要解决什么是“本单位”的问题，根据《专利法实施细则》第十二条，本单位包括临时工作单位。即除了正式建立劳动关系的用人单位以外，如员工是通过劳务派遣与涉诉企业建立的劳动关系，或员工是在集团企业内互相借调，在实践中也会被认定为属于“本单位”员工。如在北京数钰科技发展有限公司、白居冰等专利申请权权属纠纷【(2021)最高法知民终1155号】一案中，当事人即通过劳务派遣被派到原告处担任工程师职务，被法院认定为属于专利法意义上的“本单位”人员；而在恩及（上海）国际贸易有限公司等与陈东升等专利权权属纠纷【(2020)京73民初845号】案中，当事人的劳动关系虽然属于上海子公司，但其在福建子公司负责了相关的研发项目，并在期间以福建子公司的员工身份代表公司对外交往，最终被法院认定为属于该福建子公司的“临时工作人员”，即属于专利法意义上的“本单位”人员。

3. 如何理解“执行本单位的任务”

根据《专利法实施细则》第十二条，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

实践当中，单位与在职员工发生专利权属争议的情形并不多，大部分情形主要发生在员工离职后加入新的单位后进行专利申请的活动中。因此，这里的争议焦点往往就集中在是否“与原单位工作有关”这个问题上。实践当中，法院在审查是否“与原单位工作有关”的过程中主要会考虑以下因素[2]：

(一) 离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验和技能。

(二) 涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配任务的关系，包括涉案专利的技术领域、所要解决的技术问题、技术效果，技术方案相对于现有技术的实质性特点。

(三) 原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动或具有有关技术的其他合法来源。

(四) 涉案专利的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或来源作出合理解释。包括涉案专利技术方案的复杂程度，权利人、发明人是否具有相应知识、技能和物质技术条件，是否开展了研发活动等。

此外，最高院也在佛山市鼎凡自动化设备有限公司与佛山市驰力科技有限公司专利权权属纠纷【(2022)最高法知民终811号】判决书指出，这里的“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关”。

而具体到技术问题上，也有法院指出[3]，员工离开原单位一年内作出的发明创造与原单位本职工作或者工作任务，虽然在具体技术问题、技术方案、技术手段、技术效果上存在差异，但在技术领域、技术主题、技术思路等方面具有关联的，应当认定构成《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第三项所称“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。

其次，涉案专利的申请时间也是法院重点考量的因素，如涉案专利的申请时间确实是在员工离职一年内提出的，法院会结合涉案专利的开发难度合理怀疑被告单位在短时间内取得该专利权的可能性。如在上述(2022)最高法知民终811号案中， 被告公司几乎在员工入职的同一时期就以该员工为发明人申请了四项专利，后又陆续在同年的5月、8月申请了其余六项专利，所属技术领域均属于包装机及其相关技术领域，均与该员工在原公司的任职岗位工作任务具有内容上的延续性。因此很难说服法院其独立开发了涉案专利。

再者，能否提供研发过程中的真实资料也是法院关注的因素。如在(2020)最高法知民终902号案中，法院认为被告公司提交的所谓研发证据仅有研究结论，没有体现包含有具体技术内容、技术细节的实质性研发过程，因此不能证明其具有独立研发涉案专利技术的能力。此外，一些公司企图通过借用第三人的身份进行专利申请以图规避职务发明，如在福建利众诚食品有限公司、福建欧瑞园食品有限公司等专利申请权权属纠纷【(2021)最高法知民终1083号】一案中，被告所提供的发明人身份只有高中学历，被质疑无法成为发明人，从而被认定有规避职务发明的嫌疑。

另一方面，也有法院指出[4]，不能简单地认为，只要发明创造与发明人在原单位的业务领域具有一定联系就认定该发明创造为发明人在本职工作中作出的发明创造。该案中，法院认为，员工从事的转向制动系统相关工作与诉争的专利真空助力器油壶系不同技术，不能因为二者同属于汽车底盘相关技术领域，就认为诉争专利与该员工的本职工作或者所分配的工作任务有关。

由此可以看出，法院在判断“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”方面仍然是实质重于形式，并不会仅仅以职位、职称等来判断“有关”或是“无关”。从真正权利人的角度来说，实践中一方面要做好保密措施以及竞业限制的管控，另一方面也要注意保存研发过程中的各种资料，记录员工在项目中负责的具体业务情况，如此才能在发生争议时取得有利结果。

4. 如何定义“本单位的物质技术条件”？

如上所述，职务发明创造的第二类即“利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”。此类发明创造其内容要件不限于与本职工作或分配任务有关，即使不与本职工作或分配任务有关联，而系主要利用本单位的物质技术条件的，仍属于职务发明创造，但单位与发明人约定返还资金或者交纳使用费的情况除外[5]。根据《专利法实施细则》第十二条，本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

实践中，如原告不能证明涉案专利是在员工离职一年内取得的，则在判断涉案专利是否属于职务发明创造时即会考虑是否存在“利用本单位的物质技术条件完成”的情形。在此情形下，如原告不能证明员工在做出发明创造时所须依赖的物质技术条件，亦未能举证原告就做出发明创造所提供的实际物质技术支持，则较难以获得法院的支持。[6]

一般来说，原告可能会认为员工离职前在原告公司所获得的个人知识技能属于利用了原单位的物质技术条件，但事实上法院认为，个人知识技能在完成发明创造过程中所起的作用至关重要，即便员工曾在原告公司任职，其在本职工作中所获取的经验内化为个人知识技能，实属自然。在员工离开原告公司研发岗位多年之后，其主要以个人知识技能及对现有技术的了解完成诉争专利的发明创造，并非不可为之任务；其将个人知识技能运用在发明创造过程中，亦不能认定为利用原单位的物质技术条件。[7]

二、委托开发与合作开发专利申请权或专利权的归属

1. 法律规定

就委托开发或是合作开发的专利来说，根据《专利法》第八条的规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。即，如果双方有约定则先看约定，如果确实无约定或约定不明，则归屬于实际完成的一方或实际完成的双方共同共有。

2. 如何确定合同的约定？

就委托开发或合作开发的专利来说，通常会有合作协议的约定，只是合同约定不明，导致需要法院予以明析。就司法实践来看，法院在判断双方是否有约定时主要会根据《合同法》（已失效）或《民法典》关于合同解释的相关规则解释合同，即按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定条款的真实意思。如在北京斯睿美医疗科技有限公司与中国人民解放军总医院第三医学中心专利权权属纠纷【(2022)最高法知民终1453号】一案中，法院就从合同条款的定义、合同的整体情况、合同缔结的目的等方面进行了分析，最终认定双方约定的真实意思为专利权归属于其中一方。

此外，如在龚金京、北京建工路桥集团有限公司等专利权权属纠纷【(2020)最高法知民终1873号】案所示，如合同中有约定一方为其申请专利，另一方就此支付报酬的，法院也会认为双方对于专利权属有相应的约定。如应当支付报酬的一方未能按照合同的约定按时足额支付报酬，另一方也不能就此主张专利权归其所有。

再者，如合同中涉及到多个技术点，就某个技术点是否属于合同约定的范畴约定不明也会引发纠纷。在该等情形下，法院可能会考虑以下几个方面的因素[8]：

(1) 涉案技术是否形成于委托开发或合作开发期间；

(2) 涉案技术的发明点是否落入合同约定的技术成果的范围；

(3) 涉案技术是否利用了一方所提供的技术成果或是否利用了双方在合同中约定的技术成果；

(4) 涉案技术是否与合同约定的技术开发紧密相关；

如在山东康宝生化科技有限公司与北京华宇同方化工科技开发有限公司专利权权属纠纷【(2021)最高法知民终993号】案中，法院指出，认定涉案专利技术方案是否属于涉案合同履行过程中完成的新的技术成果，主要判断该技术方案是否为上诉人利用被上诉人公司提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，或是否为被上诉人公司利用上诉公司提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果。又如在广东法瑞纳科技有限公司与上海环莘电子科技有限公司专利权权属纠纷【(2021)最高法知民终1319号】案中，法院认为，双方的约定为“涉及儿童推车租赁的知识产权归委托方”，虽然涉案技术既可以用于儿童推车租赁设备，还可用于共享雨伞，但是，从涉案专利权利要求1中的“蘑菇状固定部”这一技术特征来看，该特征是针对儿童推车较重的特点而设计，因此涉案专利技术系针对儿童推车的特点而研发，应认定为“与儿童推车租赁设备相关的知识产权”，因此，涉案专利权应归属于合同约定的委托方。

3. 如何确定实际完成？

如上所述，如委托或合作开发合同中针对专利权的归属未做约定的，应当归于实际完成的一方或双方都参与的情形下归双方共有。因此，在合同没有约定的情形下，争议的焦点主要集中在谁是实际完成专利技术开发的一方。

根据《专利法实施细则》第十三条，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。虽然法律没有明确说明到底何为“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”，但其从反面指出了不是发明人的情形。

在上海迪纳声科技股份有限公司与上海熊猫机械（集团）有限公司专利权权属纠纷(2020)沪73知民初84号案中，法院即指出，原被告双方均确认二者之间存在合作设计研发新款水表管段的事实，但是并无书面协议将合作期间双方的权利义务、创造成果的归属进行约定。因此，涉案专利的权利应归属对该专利设计的实质性特点作出创造性贡献的实际完成方。而结合双方合作过程中的聊天记录与往来邮件等证据，最终法院认为原告在涉案水表管段的研发过程中所做的贡献主要涉及产品功能与效果，其对产品的外观设计并未作出实质性贡献，被告的员工吴某等才是对涉案水表管段的外观设计做出实质性贡献的人，在吴某对涉案专利的申请及权利归属不持异议的情况下，涉案专利权应归属被告。

由上可以看出，在委托开发与合作开发的过程中，针对技术成果的知识产权的归属的约定不明是引发争议的主要缘由。这里的约定不明应当涉及原有技术的权利归属、拟合作产生技术的权利归属、与原技术有关的技术的权利归属、与拟合作技术有关的技术的权利归属等内容，企业在技术开发协议的撰写中需格外注意，尽量描述清楚所涉及的技术的范围，以免产生争议。

三、专利权属纠纷中的一些诉讼实务问题

1. 是否可以起诉发明人或代发明人起诉？

根据《专利法》第六条、第十六条与《专利法实施细则》第十三条可知，专利的发明人与专利权人有可能有不一致的情形，特别是在职务发明的情形下。因此在专利权属纠纷中，找到适格的被告也很重要。需要注意的是，在民事案由中，专利权属纠纷与发明创造发明人、设计人署名权纠纷属于不同的案由，因此如涉及到变更发明人的情形，需要将涉案发明人添加为共同原告或有利害关系的第三人，否则有可能需要另案处理[9]。

2. 专利权属纠纷是否适用诉讼时效？

根据《专利法》第七十四条的规定，侵犯专利权的诉讼时效为三年，但并未明确规定专利权属纠纷的诉讼时效，根据司法实践，法院一般认为诉讼时效的适用对象是一般性的债权请求权，有关基于物权的请求权、基于人身关系的请求权等不适用诉讼时效，而专利权属纠纷系请求确认专利权人身份的确认之诉，并非一般性的债权请求权之诉，故不适用诉讼时效的规定[10]。

3. 如当事人一方恶意放弃专利权是否仍可以提起诉讼？

虽然现行法律对此并没有明确规定，但是司法实践中有判例支持针对已被放弃的专利权的归属进行裁判的情形。法院认为为充分维护各方合法权益，仍然有必要对涉案专利权利未被放弃前的权利归属问题进行审查和判定，从而厘清各方权利义务，定纷止争，且针对恶意放弃行为也可以主张侵权赔偿。[11]

由上可见，专利权属纠纷的解决也并非易事，建议企业在实践中完善内部研发流程，建立研发档案，做好保密措施，并辅之以竞业限制约定等配套措施，方能在防患于未然的同时为日后的争议解决留存证据。

[1] 《专利法》第六条：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
[2] 参见恩及（上海）国际贸易有限公司等与陈东升等专利权权属纠纷一审(2020)京73民初845号判决书。
[3]参见北京数钰科技发展有限公司、白居冰等专利申请权权属纠纷二审 (2021)最高法知民终1155号判决书。
[4] 参见浙江吉利控股集团有限公司等与威马汽车科技集团有限公司等专利权权属纠纷二审(2022)沪民终681号判决书。
[5] 参见北京数钰科技发展有限公司、白居冰等专利申请权权属纠纷二审(2021)最高法知民终1155号判决书。
[6] 参见海默科技（集团）股份有限公司、西安铭度石化科技有限公司等专利权权属纠纷二审(2022)最高法知民终1608号判决书。
[7] 同上。
[8] 参见(2021)最高法知民终993号与(2021)最高法知民终1319号判决书。
[9] 参见安徽唐兴机械装备有限公司、中国化学工程第三建设有限公司专利权权属纠纷(2021)最高法知民终235号判决书。
[10] 参见深圳市云充吧科技有限公司、深圳市华思旭科技有限公司等专利权权属纠纷(2022)最高法知民终930号判决书。
[11] 参见东莞市乐翼乐器有限公司、林启强等专利权权属纠纷(2021)最高法知民终1268号判决书。

相关文章

本网页上所有上海理慈法律新知资料内容（「内容」）均属上海理慈律师事务所所有。上海理慈保留所有权利，除非获得上海理慈事前许可外，均不得以任何形式或以任何方式重制、下载、散布、发行或移转本网页上之内容。

所有内容仅供作参考且非为特定议题或具体个案之法律或专业建议。所有内容未必为最新法律及法规之发展，上海理慈及其编辑群不保证内容之正确性，并明示声明不须对任何人就信赖使用本网页上全部或部分之内容，而据此所为或经许可而为或略而未为之结果负担任何及全部之责任。撰稿作者之观点不代表上海理慈之立场。如有任何建议或疑义，请与上海理慈联系。