2023.12
裴彦婷、黄郁婷
上一篇中，我们主要分析了获取专利权属过程中经常会遇到的法律问题，本篇中我们再来分析一下专利权在许可他人实施的过程中可能会遇到的法律问题。从已发布的生效判决来看，大部分的专利实施许可合同纠纷主要发生在合同的有效性、违约情形的认定与违约责任的承担、合同解除几个方面。本文将选取一些典型案例与读者分享，并针对这些问题提出一些实务建议，希望能对读者有所帮助。
一、合同有效性问题
根据《民法典》第五百零二条，依法成立的合同，自成立时生效，除非法律另有规定或者当事人另有约定。所谓依法成立的合同，根据《民法典》的相关规定，一般来说，行为人具有相应的民事行为能力，意思表示真实且不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，双方已达成一致合意，该合同应当为依法成立的合同。而要主张合同无效，则根据上述规定，需要证明行为主体不具有相应的民事行为能力，或是意思表示虚伪不真实，或是合同违背强制性规定或是公序良俗，或者根据《民法典》第一百四十七条至一百五十一条的规定，基于欺诈、胁迫、重大误解等情形，请求撤销合同。此外，根据《民法典》五百零二条，应当获取行政审批的合同在获得批准后生效，如未获得审批，则在满足一定条件的情形下，也有可能被认定为无效。
而就专利实施许可合同纠纷来说，除了上述这些情形外，经常还会遇到的问题是“如果专利权被专利局宣告无效，之前签署的合同是否仍然有效？”
这个问题在《专利法》第四十七条中有回答，即宣告无效的专利权视为自始即不存在，但对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。也就是说，被宣告无效的专利对于已经履行的部分是没有影响的，已经支付的使用费等是不需要返还的。但是为了公平起见，该条同时也规定，如果因专利权人的恶意给他人造成的损失，还是应当给予赔偿。同时，如果不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
那何谓“专利权人的恶意”以及“公平原则”呢？根据已公示的判决来看，法院在判断“专利权人恶意”时，主要会考虑以下一些因素：
专利权人是否存在明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况
在尚亨中、柳州市柳南区浩千塑料制品厂返还原物纠纷民事二审民事判决书（(2021)最高法知民终1986号）中，法院认为，专利权人明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况，依然向他人主张权利，则属于该款中“专利权人的恶意”。具体到该案，首先，涉案专利系经过实质审查的发明专利，不存在明显不具备专利性的情形，也无证据证明尚亨中存在故意规避法律或者以不正当手段获得专利权的行为。其次，虽然案外人是在涉案调解书生效日之前请求宣告涉案专利无效，但是，在双方达成和解协议之时无效宣告程序尚未进行实质审理，在浩千厂未提出质疑或问询的情况下，尚亨中对无效宣告请求的情况未进行主动说明，尚难认定构成恶意。因此，基于现有证据不能认定尚亨中存在恶意。
此外，在克拉玛依五五机械制造有限责任公司、王序俭与石河子市光大农机有限公司技术转让合同纠纷一审民事判决书中（(2023)兵08知民初1号），虽然法院没有明确论述专利权人是否存在恶意，但同样因为专利权被无效后产生的合同效力问题上，法官认为专利权人在订立合同时并不存在欺诈的意图，并指出，“因涉案（专利）技术转让合同签订时是发明专利申请阶段，发明专利能否授予及评价报告内容光大公司（即被许可方）均有从知识产权局调取查阅的公开途径，其签订合同未主动了解评价报告及发明专利授权情况的责任应自行承担，且在评价报告经过1年多销售后被许可方再次与专利权人签订（专利）技术转让合同并支付30万后期转让费，足以说明被许可方衡量涉案专利技术价值后签订该合同，被许可方主张涉案（专利）技术转让合同因欺诈应撤销的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持”。
由此可见，一方面专利权人在签署合同时对自己的权利状况是否明知是法院考虑的因素，而另一方面被许可方是否有积极去查证该权利的效力状态也会是法院的判断因素。
而在判断是否符合“公平原则”时，法院主要会考虑以下一些因素：
1. 当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，是否明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比
同样在尚亨中、柳州市柳南区浩千塑料制品厂返还原物纠纷民事二审民事判决书（(2021)最高法知民终1986号）中，法院认为，对于是否存在返还赔偿金、使用费或转让费的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人举证证明，具体到该案中，涉案调解书是对双方当事人在侵害发明专利权纠纷案中自愿协商达成的和解协议的确认，许可费用金额亦略低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，且浩千厂也未能举证证明该金额明显超出正常范围。其次，涉案调解书是在专利侵权纠纷案中达成的以专利许可使用为形式的和解协议，浩千厂在涉案专利被宣告无效之日前已支付的12万元与许可使用费总金额22万元之比，相对于浩千厂在涉案专利被宣告无效之日前已实际使用涉案专利技术的期间与涉案调解书约定的许可使用期限之比，尚属合理，不存在显失公平之情形。
2. 专利权人是否提供了相应的技术服务
就费用返还的问题上，在克拉玛依五五机械制造有限责任公司、王序俭与石河子市光大农机有限公司技术转让合同纠纷一审民事判决书（(2023)兵08知民初1号）中，法院则认为，专利权人已经交付图纸，并进行了技术指导，被许可方依据其提供的图纸及指导生产、销售相应产品，在之后再次签订（专利）技术转让合同并支付30万转让费，故虽涉案被许可实施的实用新型专利技术被宣告撤销，且被许可方后续在涉案被许可实施的实用新型专利技术基础上进行了新的创造，取得了新的使用新型专利。但专利权人主张被许可方支付的转让费可以视为提供技术服务的报酬和费用，被许可方请求返还转让费的主张不能成立。
由此可见，一方面已支付的金额所占的全部许可费用的比例是一个比较重要的参考因素，另一方面，专利权人实质上提供的技术与服务内容也可能是法院参考的因素。
二、违约情形的认定与违约责任的承担
(一) 违约情形的认定
就违约情形的认定来说，根据《民法典》第五百七十七条，如果当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。但具体到是否构成违约的判断来说，一般是需要结合当事人签署的合同的具体条款来认定的。
1. 未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，可能被认定为违约
如在安徽长固新建筑科技有限公司与浙江绿筑集成科技有限公司等发明专利实施许可合同纠纷，实用新型专利实施许可合同纠纷二审民事判决书（(2022)沪民终1034号）中，虽然该案原告主张被告未按照约定向其提供技术资料属于违约，但法院认为，被告未提供技术资料是因为原告未按照约定支付合同款项导致的，因此不构成违约，而原告未按约支付合同款项的行为则反而构成违约。又如在胡顺勇、欧普照明股份有限公司实用新型专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书（(2022)最高法知民终233号）中，法院认为，涉案合同约定，如胡顺勇拒付使用费，欧普公司有权要求胡顺勇赔偿损失，支付违约金30万元。由于胡顺勇未按约定支付使用费，故胡顺勇应向欧普公司支付违约金。
因此，如当事人在合同中约定了未支付价款的违约责任，且当事人没有合理的理由拒绝支付价款的，一般来说会被认定为违约，需承担相应的违约责任。
2. 明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，可能会构成违约
在上述安徽长固与浙江绿筑等发明专利实施许可合同纠纷（(2022)沪民终1034号）案中，原告同时表明其拒绝再履行合同，法院因此认为，当事人在不具有解除权的情况下，明确不再继续履行合同，该行为构成根本违约。此外，在北京东合力木科技有限公司、北京大学口腔医学院发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书（(2021)最高法知民终2420号）中，法院认为，经口腔医院多次催告，东合公司仍拒绝领受涉案专利产品并拒绝支付专利许可使用费，东合公司单方拒绝履行合同义务的行为违反了涉案协议约定的主要义务，致使合同目的无法实现。原审法院依据合同法规定，确认涉案协议自口腔医院发出的《关于解除<专利许可使用协议>的通知》到达东合公司时解除，并无不当。
(二) 违约责任的承担
就违约责任的承担来说，根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，当事人另一方可以要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。如果双方有约定违约责任的，则可以根据约定请求承担违约责任。如果合同就违约责任约定不明确的，则根据《民法典》五百八十二条，通过补充协议、合同条款或交易习惯仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。而实践中经常遇到的问题可能是违约金是否可以与损失赔偿同时主张？违约金是否可以超过实际损失？以及违约金过高或者过低是否可以调整？就这几个问题，最高人民法院在河南鼎一电器科技发展有限公司、上海多环油烟净化设备有限公司发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书（(2022)最高法知民终93号）中进行了较为详尽的论述，法院认为：
“违约损失赔偿是指违约方因不履行或不完全履行合同义务给对方造成损失，根据法律规定或者合同约定应承担的损失赔偿责任。违约金是指合同当事人在订立合同时预先约定的，当一方违约时应向对方支付一定数量的金钱。违约金兼具补偿性和惩罚性，以补偿性为主、惩罚性为辅的双重性质。就违约金的补偿性而言，违约金本质上属于损失赔偿额之预定，其主要功能在于填补守约方的损失，相当于履行之替代。在合同解除情况下，损失赔偿请求权与违约金请求权可以同时存在。若二者指向不同利益，守约方自可以一并主张；若指向同一利益，则不能一并主张，以避免双重得利的情况”
“《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》（以下简称合同法解释）第二十九条第一款规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。第二款规定，当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。如上所述，违约金除具有补偿性外，还带有一定的惩罚性功能，根据合同法解释的上述规定，在能够确定实际损失的前提下，违约金可以适当超过实际损失，但不能超过损失的百分之三十。”
由此可见，违约金和损失赔偿一般来说只能主张一个，但如两个主张所针对的利益并不一致，也可以同时主张，而就金额而言，可以请求调节，且违约金可以适当超过实际损失，但不能超过损失的百分之三十。此外，根据胡顺勇、欧普照明股份有限公司实用新型专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书（(2022)最高法知民终233号）来看，如果当事人认为违约金过高或是过低，应当自行举证证明，否则也有可能无法得到法院的支持。
(三) 合同解除
根据《民法典》五百六十二条、五百六十三条，合同的解除一般分为约定解除与法定解除，约定解除即需要当事人协商一致或有约定解除的条件的实现，而法定解除则需要满足法定解除的条件，即需要满足下列情形之一：
1) 因不可抗力致使不能实现合同目的；
2) 在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
3) 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
4) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
5) 法律规定的其他情形；
6) 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
实践中，双方当事人在没有约定解除权的情形下，可能会对是否能够实现合同目的存在争议，但具体来说，也是要根据个案的具体情形来判断，本文这里简要介绍一些特殊情形：
1. 是否具备相应资质不一定构成合同目的不能实现
在上述安徽长固与浙江绿筑等发明专利实施许可合同纠纷（(2022)沪民终1034号）案中，原告还主张被告不具备相应的资质，应当构成违约，但法院最终认为，虽然被告的宣传与事实不符，但相应业绩宣传内容并非针对涉案合同的说明和允诺，并不影响原告是否签订该合同以及对合同标的如何定价，且在案证据不足以证明被告没有履约能力。因此尚不构成合同法意义上的欺诈，不存在根本违约导致合同目的不能实现的行为。
2. 专利权存在缺陷不一定构成合同目的不能实现
同样在上述(2022)沪民终1034号判决中，长固公司主张绿筑公司授权的技术存在严重缺陷，不符合《标准化法实施条例》《工程建设标准涉及专利管理办法》等标准的要求和需要，既未进入标准化，也未通过专家论证，案涉专利技术明显缺乏必要性、先进性和可行性，根本无法有效用于建筑工程项目中的市场推广、工程设计应用，构成根本违约，导致长固公司合同目的无法实现。然而法院认为，根据我国专利法对于授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性的要求，本案中涉案合同约定许可技术已获得专利授权，因此可以初步说明其具有实用性，可以投入制造或使用。同时，涉案合同并未对许可技术是否需要进入标准进行明确约定，长固公司亦未举证证明涉案合同许可技术存在严重缺陷并且不具有可行性。因此，长固公司的相关上诉理由不能成立，不能得到法院的支持。
3. 仅就专利技术尚未获得授权为由不一定能主张合同无效
此外需要注意的是，对于已经申请但是尚未获得授权的技术来说，根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正），人民法院不以当事人就已经申请专利但尚未授权的技术订立专利实施许可合同为由，认定合同无效。因此仅就专利技术尚未获得授权为由主张合同无效的，不一定能得到法院的支持。
4. 专利权被宣告无效后，并不当然享有解除权
如上所述，专利权被宣告无效后对之前的许可实施合同是不具有追溯力的，但是对于宣告之后合同的效力状态是有影响的。但是这是不是意味着只要专利被宣告无效了实施合同也就自动无效了呢？在青海民和朝明印务有限公司、青海育恒教育用品有限公司专利权权属纠纷、发明专利实施许可合同纠纷二审民事判决书中，法院则认为，合同法第三百四十四条关于“专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效”的规定不能作反向否定推导，不能认为专利权被宣告无效则专利实施许可合同也自动归于无效。故在专利权被宣告无效的情形下，当事人可以援引合同法第九十四条第五项（作者注：现在可以依据《民法典》五百六十三条第五项），并基于合同法第三百四十四条和专利法第四十七条第一款之规定，主张专利权被宣告无效构成“法律规定的其他情形”，请求行使法定解除权。因此，如双方在合同中对于专利权无效的情形并无约定解除权的情形下，且无法与对方协商解除的，则有可能需要通过法院行使法定解除权。
除此之外，常见的情形主要为一方拒绝支付专利实施费用，另一方提出解除的，在该等情形下，较容易被认为合同目的无法实现，从而获得法院的支持解除合同。如在深圳市兆博有机生物碘盐技术开发中心、全业实业有限公司发明专利实施许可合同纠纷民事一审民事判决书（(2021)粤03民初6736号）中，法院认为，截至原告提起本案诉讼，直至庭审，被告仍未支付任何许可费用，也未进行任何生产投入，更没有实现有机碘盐投入及生产达到2万吨以上，鉴于双方签订的专利实施许可合同实际处于待生效状态，被告以其不作为的行为表示，阻却合同生效条件的发生，导致双方的专利实施许可合同目的无法实现，原告诉请解除合同的请求，于法有据，该院予以支持。又如在上述北京东合力木科技有限公司、北京大学口腔医学院发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书（(2021)最高法知民终2420号）中，法院即认为东合公司经口腔医院多次通知仍拒绝受领涉案专利产品，且未按照涉案协议约定向口腔医院支付专利许可使用费，涉案协议约定的合同目的已经无法实现。口腔医院向东合公司发出《关于解除<专利许可使用协议>的通知》，主张解除合同于法有据，该解除通知到达东合公司处时发生合同解除的效力。
四、专利实施许可合同审查要点
一般来说，在涉及到专利实施许可合同时，需要注意审查以下一些内容：
1. 被许可的权利的效力状态；
2. 许可范围与方式
3. 许可费的支付条件
4. 技术资料的交付
5. 技术改进的成果归属
6. 保密
7. 共同维权
8. 出口管制
此外，由上述纠纷的特点可以看出，专利的稳定性对于专利实施许可合同的效力也十分的重要，除了企业练好自身内功提升专利质量以外，在签署相关合同时也可以注意一下相应条款的安排，如针对专利被宣告无效的情形下关于已支付的费用的返还问题、合同的解除问题，可以提前做好相关的约定。就违约责任来说，一定要注意违约责任承担的条件与具体的责任的明确，就解除来说，则需要注意明确合同在什么情形下可以解除，否则将容易产生争议。
总得来说，合同争议的解决大部分情形下需要就个案分析，本文虽然较难针对所有议题全面地一一描述，但希望能对读者有所启发。
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