April 30, 2025
侵害商标权罪之主观故意认定─台湾智财法院之实务见解
智慧财产及商业法院于2025年1月2日作成智慧财产及商业法院113年度刑智上易字第1号判决(下称「本判决」),以案关产品之设计及产制时间点早于案关商标之注册日,做为认定被告没有侵害故意的认定依据之一。以下分述案件事实及法院就被告有无侵害故意之判断因素。
1. 本案事实概述
本案检察官以被告知悉本案商标为告诉人109年10月1日申请注册登记获准,仍在商标权期间内,于110年6月在网路购物平台贩售印有仿冒本案商标之商品,涉犯商标法第95条第1项第3款侵害商标权之罪嫌起诉被告。
2. 本案主要争点
商标法第95条第1项第3款之侵害商标权罪,系以未得商标权人或团体商标权人同意于同一或类似之商品或服务,使用近似于注册商标或团体商标之商标,有致相关消费者混淆误认之虞,为其构成要件,并无处罚过失行为之特别规定,故须以被告出于故意侵害商标权之行为,始该当本条之罪。本案主要争点即为被告有无侵害故意之主观要件。
3. 法院判断因素
(一) 时序关系考量
依照被告提出的设计图照片,本案商品外包装图案之设计版次之日期为「201905出版」,另依本案商品包装照片,外包装标示制造日期〔2020.02〕,法院认定被告主张为真,即本案商品上标示的商标系于108年5月设计完成、本案商品系于109年2月生产,早于告诉人商标之申请日及注册日。因此,被告设计商标时,尚无告诉人商标之申请注册案,被告当无参考、使用告诉人商标之可能。从而,纵使被告商标之文字或图样近似于告诉人商标,仍难认被告主观上有侵害告诉人商标权之故意。
(二)市场销售实绩
相较于告诉人商品,被告商品更早问世,销售量亦较大,且早在被告使用被告商标于被告商品前,被告商品已成为网购通路同类商品中之热销商品,甚至被购物网站特别推荐使用。依此,法院认定被告前开供称伊比告诉人早研发及销售本案商品,销量比告诉人大,是市场领导品牌,没有必要使用告诉人的商标等语,应非虚言。
(三)商标知名度
告诉人主张其商品曾经媒体报导,并从事公益捐赠活动,于业界应有相当之知名度,且已于市场上出现将近1年,应可认被告于110年6、7月上架商品时,有侵害告诉人商标权之主观犯意云云,法院认为依前揭本案商标于109年10月1日取得商标注册后之使用期间、范围及地域等证据资料,并非密集透过广告、宣传品或电子媒体(包括网路)等,在全国各地大量且广泛刊登与播送为行销,显然其使用期间不长、范围及地域亦非广泛,且卷内亦无告诉人销售本案商品相关销售资料,佐证其于业界有相当知名之事,是依告诉人实际使用本案商标所从事的商业活动卷证资料,当无从认定本案商标具有相关事业普遍认知的相当知名度,难认被告主观上已知悉本案商品有侵害他人商标权之情形。
从本案判决,为降低商标侵权风险,企业可以从下列方向着手:
1. 妥善留存关于商标设计及使用时间的相关证据;
2. 保存市场经营实绩证据;
3. 拟于商品上使用的商标,宜先进行商标检索,以免侵害他人已申请注册商标。
1. 本案事实概述
本案检察官以被告知悉本案商标为告诉人109年10月1日申请注册登记获准,仍在商标权期间内,于110年6月在网路购物平台贩售印有仿冒本案商标之商品,涉犯商标法第95条第1项第3款侵害商标权之罪嫌起诉被告。
2. 本案主要争点
商标法第95条第1项第3款之侵害商标权罪,系以未得商标权人或团体商标权人同意于同一或类似之商品或服务,使用近似于注册商标或团体商标之商标,有致相关消费者混淆误认之虞,为其构成要件,并无处罚过失行为之特别规定,故须以被告出于故意侵害商标权之行为,始该当本条之罪。本案主要争点即为被告有无侵害故意之主观要件。
3. 法院判断因素
(一) 时序关系考量
依照被告提出的设计图照片,本案商品外包装图案之设计版次之日期为「201905出版」,另依本案商品包装照片,外包装标示制造日期〔2020.02〕,法院认定被告主张为真,即本案商品上标示的商标系于108年5月设计完成、本案商品系于109年2月生产,早于告诉人商标之申请日及注册日。因此,被告设计商标时,尚无告诉人商标之申请注册案,被告当无参考、使用告诉人商标之可能。从而,纵使被告商标之文字或图样近似于告诉人商标,仍难认被告主观上有侵害告诉人商标权之故意。
(二)市场销售实绩
相较于告诉人商品,被告商品更早问世,销售量亦较大,且早在被告使用被告商标于被告商品前,被告商品已成为网购通路同类商品中之热销商品,甚至被购物网站特别推荐使用。依此,法院认定被告前开供称伊比告诉人早研发及销售本案商品,销量比告诉人大,是市场领导品牌,没有必要使用告诉人的商标等语,应非虚言。
(三)商标知名度
告诉人主张其商品曾经媒体报导,并从事公益捐赠活动,于业界应有相当之知名度,且已于市场上出现将近1年,应可认被告于110年6、7月上架商品时,有侵害告诉人商标权之主观犯意云云,法院认为依前揭本案商标于109年10月1日取得商标注册后之使用期间、范围及地域等证据资料,并非密集透过广告、宣传品或电子媒体(包括网路)等,在全国各地大量且广泛刊登与播送为行销,显然其使用期间不长、范围及地域亦非广泛,且卷内亦无告诉人销售本案商品相关销售资料,佐证其于业界有相当知名之事,是依告诉人实际使用本案商标所从事的商业活动卷证资料,当无从认定本案商标具有相关事业普遍认知的相当知名度,难认被告主观上已知悉本案商品有侵害他人商标权之情形。
从本案判决,为降低商标侵权风险,企业可以从下列方向着手:
1. 妥善留存关于商标设计及使用时间的相关证据;
2. 保存市场经营实绩证据;
3. 拟于商品上使用的商标,宜先进行商标检索,以免侵害他人已申请注册商标。