营业秘密受侵害之「所失利益」的认定—实务观点（台湾）

在营业秘密侵害诉讼中，被害人请求损害赔偿时往往面临举证困境，此主要源于两个因素：其一为标的系无体财产，其二为相关证据多偏在加害人一方。此等特性使得损害范围之证明产生实质困难。鉴于上述困境，营业秘密法第13条提供被害人两种损害赔偿之请求方式：

第一，原则上依民法第216条之规定请求。惟被害人倘无法证明损害时，得以其使用营业秘密时依通常情形可得预期之利益，扣除被侵害后使用同一营业秘密所得利益之差额。

第二，请求侵害人返还因侵害行为所得之利益。此时侵害人须就其成本与必要费用负举证责任，如未能证明，即以侵害行为所得之全部收入为其所得利益。

关于民法第216条所称之「损害」，包括「所受损害」及「所失利益」。智慧财产及商业法院107年度重附民上字第2号判决，而所失利益可分为三类：⑴确实可以获得之利益而未获得者；⑵依通常情形可预期之利益；及⑶依已定之计划或其他特别情事可预期之利益。实务上，法院对于营业秘密侵害案件中，侵害行为与所失利益间之因果关系采取严格认定态度，此类代表性判决包括智慧财产及商业法院107年度重附民上字第2号判决、智慧财产及商业法院106年度民营上字第1号判决、智慧财产及商业法院107年度民营诉字第12号判决。

以下将就二则涉及侵害「技术性营业秘密」（如方法、技术、制程、配方等）之案型，分析法院正面肯认「所失利益」存在之判决，并探讨其共通之处。

(一) 台湾高等法院97年度重上更(一)字第167号判决

1. 案例事实：
此判决系依循最高法院97年度台上字第2237号判决意旨所作成，其事实略为：上诉人甲原任被上诉人乙公司工程师，任职时曾签署保密切结书，承诺在任职期间及离职三个月内，不将乙公司之营业秘密外泄。讵甲离职后不久，即将乙公司之「制造含浸处理机之技术」泄漏予其所负责之A公司，以制造并贩卖与乙公司所生产功能相同之机器（下称系争机器），贩售对象并锁定乙公司之既有客户。就其中甲出售2台机器予既有客户X公司，本判决认定此行为导致乙公司受有所失利益之损害。

2. 所失利益：【与既有客户签约可获得之利润】
法院首先自另案起诉状得知，甲外泄并使用该营业秘密之前，乙公司一直是国内「唯一」生产系争机器之厂商；次查，A公司使用乙公司营业秘密所制造及贩售之机器，与乙公司原先生产之「含浸处理机」在市场上具有可取代性。此外，X公司之副总曾于另案证称，其公司过去一直与乙公司有往来（此由85年X公司与乙公司交易之统一发票可稽），如果无A公司之出现，X公司还是会向乙公司购买机器等语。最后，虽甲辩称A公司已与X公司合意解除系争2台机器之契约，而已无不法利润，然法院以「损害赔偿在填补被害人所受损害及所失利益，与加害人是否受有利益无关」，肯认系争2台机器之利润属于乙公司可预期之利益，且甲之行为与乙所失利益之损害，存在相当因果关系。

(二) 智慧财产及商业法院107年度民营上字第6号判决

1. 案例事实：
此判决为确定终局判决，其事实略为：上诉人甲曾任职于被上诉人乙，担任制造处厂长，并签订保密切结书，承诺于离职后不得于未经同意下泄漏公司之机密资讯，或以之做不正用途。惟甲离职不久即进入从事相同产业之A公司，并将被乙公司之机密资讯（包含光纤开关产品制程、客户交易条件等）泄漏，致A公司短期内即生产出与乙公司实质相同之产品。A公司更旋即以低廉价格拉拢与乙公司长期往来之既有客户X与Y，致生乙公司被迫降价出售光纤开关产品之跌价损失。

2. 所失利益：【降价出售产品之所失利益】
对于上诉人甲泄漏营业秘密之行为与乙公司所失利益损害间之因果关系，法院透过以下事实认定之：查，受雇于A公司之诉外人陈称，A公司产品技术都是由甲负责，且A公司与乙公司的光纤开关产品之制程有80%至90%相同。据电子邮件纪录，A公司之员工曾向Y客户宣称其自家产品完全可取代被上诉人公司之产品，更提出价格低廉、交期迅速等诱因，以拉拢Y客户。又，X客户曾寄发电子邮件予乙公司，内容攸关价格协商事宜：「我认真地考虑贵公司与另一竞争厂商A公司的售价…我要求与贵公司在下阶段协商关于光开关产品的售价（注：以上为判决中译内容）。」此外，由出货单上之资讯可见，乙公司贩售予客户X与Y之4种产品，于102上半年间有陆续降价之情形。甲虽辩称乙公司的跌价损失主要为市场因素，惟按行政院主计总处发布之产业关联统计，乙公司所处之产业，于事发期间均呈现正成长趋势，依经验法则，法院认为并无跌价销售之必要。由上开事实串联后可推得，若甲无泄漏营业秘密予A公司，则通常不发生乙公司此种跌价损害之结果，因此甲之行为与降价出售产品之所失利益具有相当因果关系。

我国法院正面肯认被害人成功证明在营业秘密侵害案件受到所失利益损害的判决有限，因此难以完整归纳其法院的推论逻辑。不过，透过上开二判决之分析，仍可归纳出法院就此争点之共通见解如下：

(一) 前后产品之可取代性：被告外泄或利用该营业秘密所制造之产品，与原告所开发之原产品，二者需具有市场上可取代性。

(二) 「既有客户」与「稳定交易往来」之明确性：原告提出之证据，如出货单、统一发票等，需足够表明其既有客户之身分，且与该客户存在相当期间稳定、规律之商业关系。若仅空泛说明「致丧失订单或降价」之营收损失，而未表明稳定交易对象为何，法院可能因考量市场自由竞争机制，而认为所失利益不具有「客观之确定性」。

(三) 原有客户商业决策上的改变是被告行为所致，需有直接或间接证据可证：客户决策上之犹豫或改变，如「转而向被告交易」、「提出议价行为」等，是基于被告侵害营业秘密之行为，原告需提出具体事证。以台湾高等法院97年度重上更(一)字第167号判决为例，有诉外人X公司之副总证称：「如果无A公司之出现，公司还是会向乙公司购买机器」；以及前开智慧财产及商业法院107年度民营上字第6号判决中，A公司员工为拉拢Y客户而寄发之电子邮件（内容并强调产品价格低廉），与X客户受推销后向乙公司为议价行为之电子邮件纪录等。

(四) 其他因素之影响：审酌侵害行为与所失利益间因果关系是否存在，法院往往将市场机制或其他因素纳入考量，因此个案中应尽可能举证排除外界因素介入之程度。

综上分析，立法者虽然透过营业秘密法第13条之制定，试图解决营业秘密侵害诉讼中损害举证之困境，然实务上法院就所失利益之成立要件多采严格认定标准，致成功主张之案例有限。此现象反映司法实务在此类争议上的保守态度，其发展趋势仍待持续观察。