December 2025
最高法院阐明如何运用Could-Would法则以判断进步性要件– 113年度台上字第459号判决初探（台湾）
一、Could-Would法则的内涵与实务应用
在专利战场中，「进步性」往往是决定专利是否有效的关键。依专利法第22条第2项规定，发明如为熟习技术者依申请前之先前技术所能轻易完成时，不得取得专利。为了避免法官落入「后见之明」的陷阱，实务上发展出Could-Would法则（not simply could, but would）。
简单来说，Could 指的是「客观能力」，即熟习技术者客观上是否具备技术能力，得以依先前技术之揭示内容，理论上完成系争发明；至于 Would 则是「主观动机」，即在当时的技术背景下，熟习技术者主观上是否存在具体且合理之研发动机，促使其实际投入研发行为并完成该发明。
如果只有技术上的可能性（Could），却缺乏合理研发动机（Would），即不宜径认系争发明欠缺进步性。
我国过去曾有少数几件事实审法院判决提及 Could-Would 法则 [1] ，不过最高法院于113年度台上字第459号判决中，明确地指出Could-Would 法则的具体操作步骤，极有参考价值。
二、最高法院113 年度台上字第 459 号判决对于适用Could-Would法则的指引
本件案例事实为专利侵权诉讼中，被告主张系争专利不具进步性而无效。系争专利曾经两度在事实审法院被认定无效，理由揭示系争专利可以被既有引证案「轻易组合」而缺乏进步性。 [2]
对此，最高法院以113年度台上字第459号民事判决再次将原判决废弃并发回，并提出，操作Could-Would法则的具体指引：
1. 须先界定「最接近之先前技术」（主要引证），与系争专利内容为比对，再依下列审查原则、①至⑤步骤、区辨Could-Would法则，而为客观判断。
2. 审查原则及步骤：发明是否满足进步性要件，须与先前技术进行比较，循进步性之审查原则（整体审查、结合比对及逐项审查），以「发明欲解决之问题」及「解决问题之技术手段」为出发点，依下列步骤判断：
① 确定申请专利之发明范围；
② 确定相关先前技术所揭露之内容；
③ 确定该发明所属技术领域中，具有熟习技术者之技术水准；
④ 确认该发明与相关先前技术所揭露内容间之差异；
⑤ 该发明所属技术领域中，具有熟习技术者参酌相关先前技术所揭露之内容，及申请前既有之技术或知识，是否能轻易完成申请专利之发明。
于个案具体操作上，不能单纯拆解发明之个别组件或步骤，再与先前技术为机械性组合、拼凑比对。
3. 区辨Could-Would法则：熟习技术者能否基于先前技术而轻易完成，须区辨「显然有意愿去尝试」与「显然有意愿去执行」，非仅理论上能否执行成功，尚包括个案上有无诱因、具体事实基础或鼓励，促使熟习技术者去执行研发及成功。
三、本件最高法院判决对于实务攻防的启发
对专利权人而言，未来面对欠缺进步性之主张时，除就技术差异进行反驳外，更可以援引本件最高法院判决，主张适用Could-Would法则，须先界定「最接近之先前技术」（主要引证），再依步骤审查，尤其是举发人或侵权人应证明在申请当时，熟习技术者有任何结合先前技术的动机。
相对地，想要挑战专利有效性的一方，须注意实务判断标准更加明确，已难仅凭先前技术与系争专利之技术特征对照，即径认熟习技术者得以轻易完成，还必须进一步就申请日前之技术背景、产业需求等，具体论证何以存在足以促使熟习技术者付诸研发并完成该发明之「主观动机」。
[1] 100年度民专上易字第10号判决、100年度民专上易字第8号判决、100年度民专上易字第12号判决、100年度民专上易字第22号判决、100年度民专上易字第25号判决。
[2] 原审法院认为依引证案之组合可证明系争专利不具进步性等理由，驳回原告之诉（106年度民专诉字第1号判决、107年度民专上字第23号判决）。经专利权人提出上诉后，最高法院以欠缺对「熟习技术者技术水准」之认定等理由，废弃并发回更审（111年度台上字第186号）。于更审程序中，事实审法院仍维持原见解，以特定证据系属先前技术且熟习技术者得轻易组合等理由，认定系争专利请求项不具进步性（111年度民专上更一字第11号）。
在专利战场中，「进步性」往往是决定专利是否有效的关键。依专利法第22条第2项规定，发明如为熟习技术者依申请前之先前技术所能轻易完成时，不得取得专利。为了避免法官落入「后见之明」的陷阱，实务上发展出Could-Would法则（not simply could, but would）。
简单来说，Could 指的是「客观能力」，即熟习技术者客观上是否具备技术能力，得以依先前技术之揭示内容，理论上完成系争发明；至于 Would 则是「主观动机」，即在当时的技术背景下，熟习技术者主观上是否存在具体且合理之研发动机，促使其实际投入研发行为并完成该发明。
如果只有技术上的可能性（Could），却缺乏合理研发动机（Would），即不宜径认系争发明欠缺进步性。
我国过去曾有少数几件事实审法院判决提及 Could-Would 法则 [1] ，不过最高法院于113年度台上字第459号判决中，明确地指出Could-Would 法则的具体操作步骤，极有参考价值。
二、最高法院113 年度台上字第 459 号判决对于适用Could-Would法则的指引
本件案例事实为专利侵权诉讼中，被告主张系争专利不具进步性而无效。系争专利曾经两度在事实审法院被认定无效，理由揭示系争专利可以被既有引证案「轻易组合」而缺乏进步性。 [2]
对此，最高法院以113年度台上字第459号民事判决再次将原判决废弃并发回，并提出，操作Could-Would法则的具体指引：
1. 须先界定「最接近之先前技术」（主要引证），与系争专利内容为比对，再依下列审查原则、①至⑤步骤、区辨Could-Would法则，而为客观判断。
2. 审查原则及步骤：发明是否满足进步性要件，须与先前技术进行比较，循进步性之审查原则（整体审查、结合比对及逐项审查），以「发明欲解决之问题」及「解决问题之技术手段」为出发点，依下列步骤判断：
① 确定申请专利之发明范围；
② 确定相关先前技术所揭露之内容；
③ 确定该发明所属技术领域中，具有熟习技术者之技术水准；
④ 确认该发明与相关先前技术所揭露内容间之差异；
⑤ 该发明所属技术领域中，具有熟习技术者参酌相关先前技术所揭露之内容，及申请前既有之技术或知识，是否能轻易完成申请专利之发明。
于个案具体操作上，不能单纯拆解发明之个别组件或步骤，再与先前技术为机械性组合、拼凑比对。
3. 区辨Could-Would法则：熟习技术者能否基于先前技术而轻易完成，须区辨「显然有意愿去尝试」与「显然有意愿去执行」，非仅理论上能否执行成功，尚包括个案上有无诱因、具体事实基础或鼓励，促使熟习技术者去执行研发及成功。
三、本件最高法院判决对于实务攻防的启发
对专利权人而言，未来面对欠缺进步性之主张时，除就技术差异进行反驳外，更可以援引本件最高法院判决，主张适用Could-Would法则，须先界定「最接近之先前技术」（主要引证），再依步骤审查，尤其是举发人或侵权人应证明在申请当时，熟习技术者有任何结合先前技术的动机。
相对地，想要挑战专利有效性的一方，须注意实务判断标准更加明确，已难仅凭先前技术与系争专利之技术特征对照，即径认熟习技术者得以轻易完成，还必须进一步就申请日前之技术背景、产业需求等，具体论证何以存在足以促使熟习技术者付诸研发并完成该发明之「主观动机」。
[1] 100年度民专上易字第10号判决、100年度民专上易字第8号判决、100年度民专上易字第12号判决、100年度民专上易字第22号判决、100年度民专上易字第25号判决。
[2] 原审法院认为依引证案之组合可证明系争专利不具进步性等理由，驳回原告之诉（106年度民专诉字第1号判决、107年度民专上字第23号判决）。经专利权人提出上诉后，最高法院以欠缺对「熟习技术者技术水准」之认定等理由，废弃并发回更审（111年度台上字第186号）。于更审程序中，事实审法院仍维持原见解，以特定证据系属先前技术且熟习技术者得轻易组合等理由，认定系争专利请求项不具进步性（111年度民专上更一字第11号）。
