December 2025
最高法院闡明如何運用Could-Would法則以判斷進步性要件– 113年度台上字第459號判決初探（臺灣）
一、Could-Would法則的內涵與實務應用
在專利戰場中，「進步性」往往是決定專利是否有效的關鍵。依專利法第22條第2項規定，發明如為熟習技術者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得專利。為了避免法官落入「後見之明」的陷阱，實務上發展出Could-Would法則（not simply could, but would）。
簡單來說，Could 指的是「客觀能力」，即熟習技術者客觀上是否具備技術能力，得以依先前技術之揭示內容，理論上完成系爭發明；至於 Would 則是「主觀動機」，即在當時的技術背景下，熟習技術者主觀上是否存在具體且合理之研發動機，促使其實際投入研發行為並完成該發明。
如果只有技術上的可能性（Could），卻缺乏合理研發動機（Would），即不宜逕認系爭發明欠缺進步性。
我國過去曾有少數幾件事實審法院判決提及 Could-Would 法則 [1] ，不過最高法院於113年度台上字第459號判決中，明確地指出Could-Would 法則的具體操作步驟，極有參考價值。
二、最高法院113 年度台上字第 459 號判決對於適用Could-Would法則的指引
本件案例事實為專利侵權訴訟中，被告主張系爭專利不具進步性而無效。系爭專利曾經兩度在事實審法院被認定無效，理由揭示系爭專利可以被既有引證案「輕易組合」而缺乏進步性。 [2]
對此，最高法院以113年度台上字第459號民事判決再次將原判決廢棄並發回，並提出，操作Could-Would法則的具體指引：
1. 須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），與系爭專利內容為比對，再依下列審查原則、①至⑤步驟、區辨Could-Would法則，而為客觀判斷。
2. 審查原則及步驟：發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：
① 確定申請專利之發明範圍；
② 確定相關先前技術所揭露之內容；
③ 確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；
④ 確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；
⑤ 該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。
於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。
3. 區辨Could-Would法則：熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。
三、本件最高法院判決對於實務攻防的啟發
對專利權人而言，未來面對欠缺進步性之主張時，除就技術差異進行反駁外，更可以援引本件最高法院判決，主張適用Could-Would法則，須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），再依步驟審查，尤其是舉發人或侵權人應證明在申請當時，熟習技術者有任何結合先前技術的動機。
相對地，想要挑戰專利有效性的一方，須注意實務判斷標準更加明確，已難僅憑先前技術與系爭專利之技術特徵對照，即逕認熟習技術者得以輕易完成，還必須進一步就申請日前之技術背景、產業需求等，具體論證何以存在足以促使熟習技術者付諸研發並完成該發明之「主觀動機」。
[1] 100年度民專上易字第10號判決、100年度民專上易字第8號判決、100年度民專上易字第12號判決、100年度民專上易字第22號判決、100年度民專上易字第25號判決。
[2] 原審法院認為依引證案之組合可證明系爭專利不具進步性等理由，駁回原告之訴（106年度民專訴字第1號判決、107年度民專上字第23號判決）。經專利權人提出上訴後，最高法院以欠缺對「熟習技術者技術水準」之認定等理由，廢棄並發回更審（111年度台上字第186號）。於更審程序中，事實審法院仍維持原見解，以特定證據係屬先前技術且熟習技術者得輕易組合等理由，認定系爭專利請求項不具進步性（111年度民專上更一字第11號）。
在專利戰場中，「進步性」往往是決定專利是否有效的關鍵。依專利法第22條第2項規定，發明如為熟習技術者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得專利。為了避免法官落入「後見之明」的陷阱，實務上發展出Could-Would法則（not simply could, but would）。
簡單來說，Could 指的是「客觀能力」，即熟習技術者客觀上是否具備技術能力，得以依先前技術之揭示內容，理論上完成系爭發明；至於 Would 則是「主觀動機」，即在當時的技術背景下，熟習技術者主觀上是否存在具體且合理之研發動機，促使其實際投入研發行為並完成該發明。
如果只有技術上的可能性（Could），卻缺乏合理研發動機（Would），即不宜逕認系爭發明欠缺進步性。
我國過去曾有少數幾件事實審法院判決提及 Could-Would 法則 [1] ，不過最高法院於113年度台上字第459號判決中，明確地指出Could-Would 法則的具體操作步驟，極有參考價值。
二、最高法院113 年度台上字第 459 號判決對於適用Could-Would法則的指引
本件案例事實為專利侵權訴訟中，被告主張系爭專利不具進步性而無效。系爭專利曾經兩度在事實審法院被認定無效，理由揭示系爭專利可以被既有引證案「輕易組合」而缺乏進步性。 [2]
對此，最高法院以113年度台上字第459號民事判決再次將原判決廢棄並發回，並提出，操作Could-Would法則的具體指引：
1. 須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），與系爭專利內容為比對，再依下列審查原則、①至⑤步驟、區辨Could-Would法則，而為客觀判斷。
2. 審查原則及步驟：發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：
① 確定申請專利之發明範圍；
② 確定相關先前技術所揭露之內容；
③ 確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；
④ 確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；
⑤ 該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。
於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。
3. 區辨Could-Would法則：熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。
三、本件最高法院判決對於實務攻防的啟發
對專利權人而言，未來面對欠缺進步性之主張時，除就技術差異進行反駁外，更可以援引本件最高法院判決，主張適用Could-Would法則，須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），再依步驟審查，尤其是舉發人或侵權人應證明在申請當時，熟習技術者有任何結合先前技術的動機。
相對地，想要挑戰專利有效性的一方，須注意實務判斷標準更加明確，已難僅憑先前技術與系爭專利之技術特徵對照，即逕認熟習技術者得以輕易完成，還必須進一步就申請日前之技術背景、產業需求等，具體論證何以存在足以促使熟習技術者付諸研發並完成該發明之「主觀動機」。
[1] 100年度民專上易字第10號判決、100年度民專上易字第8號判決、100年度民專上易字第12號判決、100年度民專上易字第22號判決、100年度民專上易字第25號判決。
[2] 原審法院認為依引證案之組合可證明系爭專利不具進步性等理由，駁回原告之訴（106年度民專訴字第1號判決、107年度民專上字第23號判決）。經專利權人提出上訴後，最高法院以欠缺對「熟習技術者技術水準」之認定等理由，廢棄並發回更審（111年度台上字第186號）。於更審程序中，事實審法院仍維持原見解，以特定證據係屬先前技術且熟習技術者得輕易組合等理由，認定系爭專利請求項不具進步性（111年度民專上更一字第11號）。
