January 2022
共同开发案例中的智慧财产归属
2022.01
郑伊芳、颜伯轩
「共同开发」一般是指两个或两个以上的商业实体（下称「参与者」）共同参与新技术或新产品的研究与发展。参与者们藉由共同开发，让各方的竞争优势彼此截长补短以产生综效。成功的共同开发案例，不仅让参与者们分享收益，也为日后参与者彼此间建立更长期、稳定的商业关系奠定了坚实基础。
在共同开发案例中，常会衍生出许多不同类型的智慧财产。技术思想本身可能进一步被提出申请而取得专利，技术思想的表达形式则在创作完成后取得著作权，以及，有更多技术知识（在符合秘密性、经济性及以采取合理保措施的前提下）可能是以营业秘密的方式受到保护。为了避免日后发生争执，参与者们应有必要在共同开发契约中事先妥善约定衍生智慧财产之归属。
针对共同开发所衍生之智慧财产归属（在未另以契约约定之情况下），以下简要地介绍我国相关法律规范：
一、专利
按专利法规定，若无另以契约约定，系以对专利技术有贡献者（即发明人、创作人或设计人）为专利申请权人。在共同开发案例中，若各参与者对专利技术皆有部分贡献，则由各参与者共有专利申请权，进而共有经核准而取得的专利权[1]。
在前述情况下，专利必须由全体参与者提出申请；非经参与者全体同意，个别参与者不得让与或抛弃专利申请权，亦不得以其应有部分让与他人[2]。因此，当部分参与者希望将共同开发所衍生之技术申请专利，而其他参与者却另有考虑时（例如认为取得专利之价值不足以抵偿该专利申请与维持之成本，或认为该衍生技术更适宜以营业秘密方式保护），特别容易引起争端。
此外，前述技术在取得专利后，非经参与者全体同意，个别参与者不得让与、信托、授权他人实施、设定质权或抛弃该专利，亦不得以其应有部分让与、信托他人或设定质权[3]。此等限制，可能最终导致参与者原先投入共同开发之目的难以达成。
二、著作权
按著作权法规定，著作人于著作完成时即取得著作权[4]。著作权包含有著作人格权及著作财产权。著作人格权赋予权利人以表示本名、别名或不具名之方式发表著作，并且享有禁止他人以歪曲、割裂、窜改或其他方法改变其著作内容之权利。基于专属性之本质，著作人格权不得被让与或继承[5]。另一方面，著作财产权则是赋予权利人享有著作所衍生的经济上利益，因此可以被转让或设定质权。
在共同开发案例中，若参与者们是共同完成创作，且各参与者所创作的部分难以被分割利用，则由各参与者共有该共同著作的著作权（若无另以契约约定，则依参与程度决定各参与者的应有部分；若各参与者的参与程度不明，则推定各应有部分为均等）[6]。
在前述况下，无论是著作人格权或著作财产权，非经参与者全体同意，均不得行使权利（但各参与者若无正当理由不得拒绝同意）。此外，非经参与者全体同意，个别参与者亦不得以其著作财产权之应有部分让与他人或为他人设定质权（同样地，各参与者若无正当理由不得拒绝同意）[7]。
三、营业秘密
按营业秘密法规定，在共同开发案例中，由各参与者共有其共同研究或开发所得之营业秘密。若无另以契约约定，则各参与者的应有部分推定为均等。在前述情况下，非经参与者全体同意，个别参与者不得使用或处分该营业秘密（但各参与者若无正当理由不得拒绝同意），亦不得以其应有部分让与他人；此外，非经参与者全体同意，个别参与者不得授权他人使用该营业秘密（同样地，各参与者若无正当理由不得拒绝同意）[8]。
如上所述，除非另以契约约定，除了专利共有人自身尚得以实施专利外，其他共有智慧财产权利的利用或处分均必须得到全体共有人同意。这在共同开发的参与者们彼此关系恶化，而有个别参与者利用抵制方式阻碍智慧财产权利实施时，就形成了难解的困局。
为了避免陷入前述困局，共同开发的参与者们应事先于共同发开契约中厘清以下各点：
- 在进行共同开前参与者们各自拥有哪些背景智慧财产？
- 在共同开发过程中各参与者得否（以及应如何）利用其他参与者的背景智慧财产？
- 各参与者应如何分配共同开发过程中所衍生的智慧财产权利？
- 共同开发过程衍生的专利技术应由哪些参与者负责申请及维护？
- 共同开发过程衍生的机密资讯各参与者应负何种程度之保密义务？
- 若共同开发契约因故提前终止的处置措施为何？
前述均为共同开发案例中之智能财产相关重要事项，在议约过程中宜一并加以注意。
（作者意见，不代表事务所立场。）
郑伊芳、颜伯轩
「共同开发」一般是指两个或两个以上的商业实体（下称「参与者」）共同参与新技术或新产品的研究与发展。参与者们藉由共同开发，让各方的竞争优势彼此截长补短以产生综效。成功的共同开发案例，不仅让参与者们分享收益，也为日后参与者彼此间建立更长期、稳定的商业关系奠定了坚实基础。
在共同开发案例中，常会衍生出许多不同类型的智慧财产。技术思想本身可能进一步被提出申请而取得专利，技术思想的表达形式则在创作完成后取得著作权，以及，有更多技术知识（在符合秘密性、经济性及以采取合理保措施的前提下）可能是以营业秘密的方式受到保护。为了避免日后发生争执，参与者们应有必要在共同开发契约中事先妥善约定衍生智慧财产之归属。
针对共同开发所衍生之智慧财产归属（在未另以契约约定之情况下），以下简要地介绍我国相关法律规范：
一、专利
按专利法规定，若无另以契约约定，系以对专利技术有贡献者（即发明人、创作人或设计人）为专利申请权人。在共同开发案例中，若各参与者对专利技术皆有部分贡献，则由各参与者共有专利申请权，进而共有经核准而取得的专利权[1]。
在前述情况下，专利必须由全体参与者提出申请；非经参与者全体同意，个别参与者不得让与或抛弃专利申请权，亦不得以其应有部分让与他人[2]。因此，当部分参与者希望将共同开发所衍生之技术申请专利，而其他参与者却另有考虑时（例如认为取得专利之价值不足以抵偿该专利申请与维持之成本，或认为该衍生技术更适宜以营业秘密方式保护），特别容易引起争端。
此外，前述技术在取得专利后，非经参与者全体同意，个别参与者不得让与、信托、授权他人实施、设定质权或抛弃该专利，亦不得以其应有部分让与、信托他人或设定质权[3]。此等限制，可能最终导致参与者原先投入共同开发之目的难以达成。
二、著作权
按著作权法规定，著作人于著作完成时即取得著作权[4]。著作权包含有著作人格权及著作财产权。著作人格权赋予权利人以表示本名、别名或不具名之方式发表著作，并且享有禁止他人以歪曲、割裂、窜改或其他方法改变其著作内容之权利。基于专属性之本质，著作人格权不得被让与或继承[5]。另一方面，著作财产权则是赋予权利人享有著作所衍生的经济上利益，因此可以被转让或设定质权。
在共同开发案例中，若参与者们是共同完成创作，且各参与者所创作的部分难以被分割利用，则由各参与者共有该共同著作的著作权（若无另以契约约定，则依参与程度决定各参与者的应有部分；若各参与者的参与程度不明，则推定各应有部分为均等）[6]。
在前述况下，无论是著作人格权或著作财产权，非经参与者全体同意，均不得行使权利（但各参与者若无正当理由不得拒绝同意）。此外，非经参与者全体同意，个别参与者亦不得以其著作财产权之应有部分让与他人或为他人设定质权（同样地，各参与者若无正当理由不得拒绝同意）[7]。
三、营业秘密
按营业秘密法规定，在共同开发案例中，由各参与者共有其共同研究或开发所得之营业秘密。若无另以契约约定，则各参与者的应有部分推定为均等。在前述情况下，非经参与者全体同意，个别参与者不得使用或处分该营业秘密（但各参与者若无正当理由不得拒绝同意），亦不得以其应有部分让与他人；此外，非经参与者全体同意，个别参与者不得授权他人使用该营业秘密（同样地，各参与者若无正当理由不得拒绝同意）[8]。
如上所述，除非另以契约约定，除了专利共有人自身尚得以实施专利外，其他共有智慧财产权利的利用或处分均必须得到全体共有人同意。这在共同开发的参与者们彼此关系恶化，而有个别参与者利用抵制方式阻碍智慧财产权利实施时，就形成了难解的困局。
为了避免陷入前述困局，共同开发的参与者们应事先于共同发开契约中厘清以下各点：
- 在进行共同开前参与者们各自拥有哪些背景智慧财产？
- 在共同开发过程中各参与者得否（以及应如何）利用其他参与者的背景智慧财产？
- 各参与者应如何分配共同开发过程中所衍生的智慧财产权利？
- 共同开发过程衍生的专利技术应由哪些参与者负责申请及维护？
- 共同开发过程衍生的机密资讯各参与者应负何种程度之保密义务？
- 若共同开发契约因故提前终止的处置措施为何？
前述均为共同开发案例中之智能财产相关重要事项，在议约过程中宜一并加以注意。
（作者意见，不代表事务所立场。）
