January 2022
共同開發案例中的智慧財產歸屬
2022.01
鄭伊芳、顏伯軒
「共同開發」一般是指兩個或兩個以上的商業實體（下稱「參與者」）共同參與新技術或新產品的研究與發展。參與者們藉由共同開發，讓各方的競爭優勢彼此截長補短以產生綜效。成功的共同開發案例，不僅讓參與者們分享收益，也為日後參與者彼此間建立更長期、穩定的商業關係奠定了堅實基礎。
在共同開發案例中，常會衍生出許多不同類型的智慧財產。技術思想本身可能進一步被提出申請而取得專利，技術思想的表達形式則在創作完成後取得著作權，以及，有更多技術知識（在符合秘密性、經濟性及以採取合理保措施的前提下）可能是以營業秘密的方式受到保護。為了避免日後發生爭執，參與者們應有必要在共同開發契約中事先妥善約定衍生智慧財產之歸屬。
針對共同開發所衍生之智慧財產歸屬（在未另以契約約定之情況下），以下簡要地介紹我國相關法律規範：
一、專利
按專利法規定，若無另以契約約定，係以對專利技術有貢獻者（即發明人、創作人或設計人）為專利申請權人。在共同開發案例中，若各參與者對專利技術皆有部分貢獻，則由各參與者共有專利申請權，進而共有經核准而取得的專利權[1]。
在前述情況下，專利必須由全體參與者提出申請；非經參與者全體同意，個別參與者不得讓與或拋棄專利申請權，亦不得以其應有部分讓與他人[2]。因此，當部分參與者希望將共同開發所衍生之技術申請專利，而其他參與者卻另有考量時（例如認為取得專利之價值不足以抵償該專利申請與維持之成本，或認為該衍生技術更適宜以營業秘密方式保護），特別容易引起爭端。
此外，前述技術在取得專利後，非經參與者全體同意，個別參與者不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄該專利，亦不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權[3]。此等限制，可能最終導致參與者原先投入共同開發之目的難以達成。
二、著作權
按著作權法規定，著作人於著作完成時即取得著作權[4]。著作權包含有著作人格權及著作財產權。著作人格權賦予權利人以表示本名、別名或不具名之方式發表著作，並且享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作內容之權利。基於專屬性之本質，著作人格權不得被讓與或繼承[5]。另一方面，著作財產權則是賦予權利人享有著作所衍生的經濟上利益，因此可以被轉讓或設定質權。
在共同開發案例中，若參與者們是共同完成創作，且各參與者所創作的部分難以被分割利用，則由各參與者共有該共同著作的著作權（若無另以契約約定，則依參與程度決定各參與者的應有部分；若各參與者的參與程度不明，則推定各應有部分為均等）[6]。
在前述況下，無論是著作人格權或著作財產權，非經參與者全體同意，均不得行使權利（但各參與者若無正當理由不得拒絕同意）。此外，非經參與者全體同意，個別參與者亦不得以其著作財產權之應有部分讓與他人或為他人設定質權（同樣地，各參與者若無正當理由不得拒絕同意）[7]。
三、營業秘密
按營業秘密法規定，在共同開發案例中，由各參與者共有其共同研究或開發所得之營業秘密。若無另以契約約定，則各參與者的應有部分推定為均等。在前述情況下，非經參與者全體同意，個別參與者不得使用或處分該營業秘密（但各參與者若無正當理由不得拒絕同意），亦不得以其應有部分讓與他人；此外，非經參與者全體同意，個別參與者不得授權他人使用該營業秘密（同樣地，各參與者若無正當理由不得拒絕同意）[8]。
如上所述，除非另以契約約定，除了專利共有人自身尚得以實施專利外，其他共有智慧財產權利的利用或處分均必須得到全體共有人同意。這在共同開發的參與者們彼此關係惡化，而有個別參與者利用杯葛方式阻礙智慧財產權利實施時，就形成了難解的困局。
為了避免陷入前述困局，共同開發的參與者們應事先於共同發開契約中釐清以下各點：
- 在進行共同開前參與者們各自擁有哪些背景智慧財產？
- 在共同開發過程中各參與者得否（以及應如何）利用其他參與者的背景智慧財產？
- 各參與者應如何分配共同開發過程中所衍生的智慧財產權利？
- 共同開發過程衍生的專利技術應由哪些參與者負責申請及維護？
- 共同開發過程衍生的機密資訊各參與者應負何種程度之保密義務？
- 若共同開發契約因故提前終止的處置措施為何？
前述均為共同開發案例中之智慧財產相關重要事項，在議約過程中宜一併加以注意。
（作者意見，不代表事務所立場。）
鄭伊芳、顏伯軒
「共同開發」一般是指兩個或兩個以上的商業實體（下稱「參與者」）共同參與新技術或新產品的研究與發展。參與者們藉由共同開發，讓各方的競爭優勢彼此截長補短以產生綜效。成功的共同開發案例，不僅讓參與者們分享收益，也為日後參與者彼此間建立更長期、穩定的商業關係奠定了堅實基礎。
在共同開發案例中，常會衍生出許多不同類型的智慧財產。技術思想本身可能進一步被提出申請而取得專利，技術思想的表達形式則在創作完成後取得著作權，以及，有更多技術知識（在符合秘密性、經濟性及以採取合理保措施的前提下）可能是以營業秘密的方式受到保護。為了避免日後發生爭執，參與者們應有必要在共同開發契約中事先妥善約定衍生智慧財產之歸屬。
針對共同開發所衍生之智慧財產歸屬（在未另以契約約定之情況下），以下簡要地介紹我國相關法律規範：
一、專利
按專利法規定，若無另以契約約定，係以對專利技術有貢獻者（即發明人、創作人或設計人）為專利申請權人。在共同開發案例中，若各參與者對專利技術皆有部分貢獻，則由各參與者共有專利申請權，進而共有經核准而取得的專利權[1]。
在前述情況下，專利必須由全體參與者提出申請；非經參與者全體同意，個別參與者不得讓與或拋棄專利申請權，亦不得以其應有部分讓與他人[2]。因此，當部分參與者希望將共同開發所衍生之技術申請專利，而其他參與者卻另有考量時（例如認為取得專利之價值不足以抵償該專利申請與維持之成本，或認為該衍生技術更適宜以營業秘密方式保護），特別容易引起爭端。
此外，前述技術在取得專利後，非經參與者全體同意，個別參與者不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄該專利，亦不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權[3]。此等限制，可能最終導致參與者原先投入共同開發之目的難以達成。
二、著作權
按著作權法規定，著作人於著作完成時即取得著作權[4]。著作權包含有著作人格權及著作財產權。著作人格權賦予權利人以表示本名、別名或不具名之方式發表著作，並且享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作內容之權利。基於專屬性之本質，著作人格權不得被讓與或繼承[5]。另一方面，著作財產權則是賦予權利人享有著作所衍生的經濟上利益，因此可以被轉讓或設定質權。
在共同開發案例中，若參與者們是共同完成創作，且各參與者所創作的部分難以被分割利用，則由各參與者共有該共同著作的著作權（若無另以契約約定，則依參與程度決定各參與者的應有部分；若各參與者的參與程度不明，則推定各應有部分為均等）[6]。
在前述況下，無論是著作人格權或著作財產權，非經參與者全體同意，均不得行使權利（但各參與者若無正當理由不得拒絕同意）。此外，非經參與者全體同意，個別參與者亦不得以其著作財產權之應有部分讓與他人或為他人設定質權（同樣地，各參與者若無正當理由不得拒絕同意）[7]。
三、營業秘密
按營業秘密法規定，在共同開發案例中，由各參與者共有其共同研究或開發所得之營業秘密。若無另以契約約定，則各參與者的應有部分推定為均等。在前述情況下，非經參與者全體同意，個別參與者不得使用或處分該營業秘密（但各參與者若無正當理由不得拒絕同意），亦不得以其應有部分讓與他人；此外，非經參與者全體同意，個別參與者不得授權他人使用該營業秘密（同樣地，各參與者若無正當理由不得拒絕同意）[8]。
如上所述，除非另以契約約定，除了專利共有人自身尚得以實施專利外，其他共有智慧財產權利的利用或處分均必須得到全體共有人同意。這在共同開發的參與者們彼此關係惡化，而有個別參與者利用杯葛方式阻礙智慧財產權利實施時，就形成了難解的困局。
為了避免陷入前述困局，共同開發的參與者們應事先於共同發開契約中釐清以下各點：
- 在進行共同開前參與者們各自擁有哪些背景智慧財產？
- 在共同開發過程中各參與者得否（以及應如何）利用其他參與者的背景智慧財產？
- 各參與者應如何分配共同開發過程中所衍生的智慧財產權利？
- 共同開發過程衍生的專利技術應由哪些參與者負責申請及維護？
- 共同開發過程衍生的機密資訊各參與者應負何種程度之保密義務？
- 若共同開發契約因故提前終止的處置措施為何？
前述均為共同開發案例中之智慧財產相關重要事項，在議約過程中宜一併加以注意。
（作者意見，不代表事務所立場。）
