December 2019

若发明所属技术具备通常知识者能轻易完成时,不得取得发明专利(台湾)

洪堃哲 律师

最高行政法院于108年8月23日作成108年度判字第420号判决(下称本号判决),表示发明虽无专利法第22条第1项各款所列情事,但所属技术为该领域中具通常知识者依申请前之先前技术能轻易完成时,仍不得取得发明专利。

本号判决之事实为,上诉人于103年7月1日以「穿戴式光照活动记录装置」向被上诉人申请发明专利(下称系争案),经被上诉人审查后,先后核发审查意见通知函,后上诉人提出申请专利范围修正本及申复,经被上诉人认不符专利法第22条第2 项规定,而以专利核驳审定书审定不予专利,上诉人不服,申请再审查,经被上诉人以专利再审查核驳审定书为不予专利之处分。上诉人不服原处分,循序向智慧财产法院提起行政诉讼

本号判决表示,审定时专利法第22条第2项明文规定,发明虽无专利法第22 条第1项各款所列情事,但为其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成时,仍无法取得发明专利。在判断是否具进步性时,得组合多份引证文件中之全部或部分技术内容,或组合单一引证文件中之部分技术内容,或组合引证文件中之技术内容与其他已公开之先前技术内容,以判断专利之发明或创作是否能轻易完成。判断该发明所属技术领域中具有通常知识者是否有动机能结合复数引证之技术内容时,应综合考虑复数引证间之技术领域是否具有关连性,彼此间所欲解决技术问题,抑或技术内容所产生之功能、作用是否具共通性,以及相关引证之技术内容是否已明确记载或实质隐含结合不同引证之技术内容之教示或建议等因素。

本号判决进而指出,原判决已详细说明系争案所属技术领域中具有通常知识者依引证文件之内容而能轻易完成系争案请求项等情,已明确论述其事实认定之依据及得心证之理由,并就上诉人在原审之主张如何不足采之论证取舍等事项,均于理由中详加论述,并无判决理由不备之情事。因此上诉人论旨无理由。

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