是否符合专利法第28条中之「相同发明」，以申请案申请专利范围中所载发明是否揭露于优先权基础案之说明书、申请专利范围或图式为判断基准（台湾）

洪堃哲 律师

最高行政法院于108年11月13日作成108年度判字第518号判决（下称本号判决），表示是否符合专利法第28条中所谓「相同发明」，以申请案申请专利范围中所载发明是否揭露于优先权基础案之说明书、申请专利范围或图式为判断基准。

本号判决之事实为，被上诉人向上诉人申请发明专利，并以申请之美国专利案（下称优先权基础案）主张优先权。经上诉人审查（下称系争申请案），以函通知被上诉人检送主张国外优先权之证明文件正本。被上诉人检送优先权基础案于美国申请之电子通知收据、申请收据以及未经认证与原件相符之说明书复印件，主张已符合专利法第29条规定之证明受理申请之文件。后上诉人作成视为未主张优先权之处分（下称原处分）。被上诉人不服，提起诉愿，经决定驳回，被上诉人不服，向智慧财产法院（下称原审）提起行政诉讼，请求判决诉愿决定及原处分关于「本案视为未主张优先权」部分撤销，上诉人应作成准予主张优先权处分，经原审撤销诉愿决定及原处分，上诉人应就系争申请案作成准予主张优先权之处分，上诉人不服，提起上诉。

本号判决指出，按专利法第28条规定，国际优先权指申请人在向与我国相互承认优先权之国家或世界贸易组织会员提出专利申请后，于法定期间（发明及新型为12个月）内就相同发明向我国申请专利者，申请人得主张以该外国专利申请案之申请日为优先权日，以判断该我国申请案是否符合新颖性、拟制丧失新颖性、进步性及先申请原则等专利要件之基准日。「相同发明」之判断基准，为我国申请案申请专利范围中所载发明是否揭露于优先权基础案之说明书、申请专利范围或图式。专利法第29条第1、2项虽未明确揭示「证明受理之申请文件」之内容，然申请人提出「证明受理之申请文件」之目的，系供专利专责机关判断申请人主张是否符合国际优先权要件。我国专利法第28、29条系参照巴黎公约而订定。所谓「证明受理之申请文件」须经受理优先权基础案国家之专利主管机关出具证明，非单纯之收据或通知得以取代。如申请人未声明第1次申请专利之申请日或受理该申请之国家或世界贸易组织会员，或未检送由受理优先权基础案之国家或世界贸易组织会员所出具证明受理之申请文件者，依法均应视为未主张优先权。

因此，本号判决表示，被上诉人主张专利法第29条第2项并未就文件之形式为限制，亦未授权上诉人为规范，依法律保留原则无从得出专利法第29条「证明受理之申请文件」应解释为国外先申请案之说明书与图式及/或官方认证及其译本等形式要件，并不可采。是以，本件上诉有理由。