2022.10
洪堃哲、顏伯軒
關於旨述「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」是否應先明確界定之問題，最高法院111年度台上字第186號民事判決指出：上訴人於原審曾主張系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時相關同業一般技術人員的意見為準，並聲請訊問專家證人，惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且缺乏熟習技術者之認定，有不備理由之違法。由此判決意旨，最高法院似認於專利進步性之判斷，在兩造就「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」有所爭執時，應先予以界定。
回顧過去實務見解，智慧財產法院（智慧財產及商業法院前身）屢有判決[1]（就旨述問題）採取否定說，認為：「由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何」，是以毋須事先界定「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」。
然最高行政法院亦有判決[2]（就旨述問題）持肯定說，該判決表示：「…上訴人於原審[3]即一再爭議『具有通常知識者』為何，但原判決仍未敘明熟習該項技術者於系爭專利申請日前之技術水平為何，遽認熟習該項技術者可輕易思及…有判決不備理由之違法…」。該判決雖同意在實際訴訟操作上，要確定所屬技術領域中具有通常知識者具有一定難度，因此最高行政法院對於智慧財產法院過去實務上「未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋」之做法亦加以容認，但該判決認為「此一虛擬之人之建立對客觀判斷進步性與否至關重要」，因此將來智慧財產法院就進步性為判斷時宜先「確立『具有通常知識者』之知識水準」，並應適時、適度表明其法律上見解及開示心證，令當事人有充分辯論之機會。
前揭最高行政法院判決將原審部分廢棄並發回更審，智慧財產法院則罕見地以法庭之友方式徵求意見後，作成判決[4]表示：「在案內之引證文件確立後，通常知識者之技術水準通常也就能隨之自然浮現，未必一定要（事實上，也未必能夠）以一段具體的文字去形容該通常知識者之技術水準」，似未完全奉行最高行政法院之要求，而係維持過去實務上之常見做法。
據上說明可知，旨述問題在實務上仍存有較大爭議：最高法院與最高行政法院傾向持肯定說，認為原審法院宜先界定「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」，並針對此議題令當事人有調查證據或辯論之機會；智慧財產及商業法院則認為該標準通常已實質隱含於引證案與技術特徵的比對分析中，於兩造攻防過程中自可「漸次浮現」，未必需要事先明確界定。最高法院與最高行政法院之見解，對智慧財產及商業法院審理實務之影響，未來仍有待觀察。
[1] 例如：智慧財產法院104年度行專訴字第34號行政判決
[2] 最高行政法院105年度判字第503號行政判決
[3] 智慧財產法院104年度行專訴字第27號行政判決
[4] 智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號行政判決
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