2022.10
蔡毓貞、賴建樺
一、背景事實
本件原告為國立臺灣大學，於民國（下同）17年創校時原名臺北帝國大學，迄34年更名為國立臺灣大學，自90年以來，陸續向經濟部智慧財產局註冊「台大」、「臺大」「TAIDA」等相關系列商標，指定使用於學術教育、研究等相關商品及服務。本件被告為李俊德即臺北市私立台大文理短期補習班及與其具實質同一性之明明文教事業股份有限公司，使用「台大補習班」名稱始於61年3月經臺北市教育局核准立案，多年來辦理短期補習教育，使用「台大」、「TAIDA」及「台大TAIDA」等圖樣文字於其補習班名稱、官方網站、書籍等。被告曾於93年間以「台大補習班」向智慧局申請商標註冊，遭智慧局以「台大」即為國立臺灣大學之簡稱，以之作為商標，易使人對於該服務提供之主體產生混淆誤認之虞為由核駁其申請。
本件原告認為被告前開行為構成商標法第68條第1、2款規定侵害原告商標權之行為、商標法第70條第1、2款減損台大商標之識別性或信譽之虞等視為侵害商標權之行為及公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定之不公平競爭行為。原告於109年兩度寄發警告函，要求被告停止前開侵害行為，被告均未改正，係故意侵害原告之商標權。因此，原告向智慧財產及商業法院起訴，請求禁止被告繼續使用相同或近似於「台大」、「台大TAIDA」及「TAIDA」等字樣作為其補習班名稱及招牌，並應連帶賠償原告新臺幣（下同）1000萬元。
被告答辯略為：
(一) 「台大補習班」名稱初始於61年獲核准立案，而原告最早於90年才申請商標，且遲至100年才增加「補習班」相關項目，被告應符合商標法第36條第1項第3款規定之商標善意先使用，並未侵害原告商標權。
(二) 被告從未明示或暗示與原告有任何關聯，且招生對象為國內國、高中生（補習需求），與原告是依大學法辦理大學以上人士之教育（大學高等教育及文憑需求），並未運營短期補習班業務，兩者之往來對象全然不同，提供之服務不相近也無替代性，且被告與原告併存半世紀以上，相關消費者足以區辨不同來源，並無致相關消費者混淆誤認之虞。
(三) 被告台大補習班之命名行為至遲於59年即已完成，其後名稱之繼續使用僅為行為狀態之延續，原告之請求權已罹於15年消滅時效。且原告早已知悉被告台大補習班名稱之使用情形，則原告之請求權亦已罹於2年消滅時效，不得再為請求。
(四) 損害賠償旨在填補損害，而原告計算損害賠償方式將被告台大補習班所有營運收入都作為侵害行為之所得利益，惟被告台大補習班經營補習班業務，包含提供課程及教材等補習教育或商品等，自不得認系爭台大商標就被告台大補習班營業收入之貢獻度為百分之百，是原告請求金額顯屬過高。
近日智慧財產及商業法院就本案作成109年度民商訴字第35號民事判決，認定原告註冊之「台大」等商標不具應廢止原因，被告使用「台大」等字樣之行為，已有商標法第68條第1項第1款規定侵害原告商標權之情形，故判決被告不得使用相同或近似於「台大」、「台大TAIDA」及「TAIDA」等字樣，並應連帶賠償原告623萬9,211元。
以下就被告所提出之善意先使用、消滅時效、損害賠償計算等主要抗辯，簡述本件法院見解。
二、法院見解
(一) 被告台大補習班無善意先使用之適用
商標法第36條第1項第3款之「善意」，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已先使用該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，為攀附他人已建立之商譽，而使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦無主張「善意先使用」之餘地[1]。
法院依據被告創辦人紀念文集等文獻之記載[2]，認定「台大補習班」準備於60年間創立時，命名為「台大」之原因係因與臺灣大學同名，「台大」即為臺灣大學之簡稱，進入「台大補習班」補習後即可考上臺灣大學之寓意，顯見「台大」等文字並非被告台大補習班所首創先使用，而係早在「台大補習班」準備於60年間創立時，原告即已開始使用其校名簡稱「台大」，且相關消費者及被告台大補習班均明知「台大」所代表者即為原告，顯係為攀附原告在教育界所建立之信譽。此外，被告曾以「台大補習班」申請商標註冊遭到核駁，應已知悉渠等使用「台大」等字樣於補教事業，相同或近似於原告校名及所提供之服務，自難認被告台大補習班使用「台大」等字樣係屬善意。
(二) 商標法第68條第1款規定不以有致相關消費者混淆誤認之虞為必要
關於被告答辯稱其與原告所提供服務對象及客群並不相同，且經查詢相關登記資料，全國有多家補習班或公司以「台大」作為名稱，相關消費者無混淆誤認之可能，法院首先指出商標法第68條第1款規定並不以有致相關消費者混淆之虞為必要。此外，被告台大補習班、明明公司經營補習班課程等教育服務，雖係以國、高中生為主，惟原告亦有提供推廣教育、語文學習，甚或為高中生舉辦之人才培育，業如前述，兩者所提供之教育學習服務，實為高度重疊，其市場並無明顯區隔，自難謂全無致相關消費者混淆誤認之虞。
(三) 原告起訴前2年之侵權行為損害賠償請求權尚未罹於消滅時效
被告使用「台大」字樣即使已逾50多年，原告主張之侵權責任損害賠償請求權，亦未罹於商標法第69條第4項規定之主觀的2年時效，因為被告之不法侵害行為既持續不斷發生，則原告請求權之消滅時效係不斷重新起算，且該等損害結果之計算得依被告每年之營業收入加以計算，而可相互區別，故原告得請求起訴前2年內之侵權行為損害賠償[3]。
(四) 法院認為倘將被告之全部營業毛利均當作該款所稱「侵害商標權」所得利益，其賠償金額即顯不相當，故有依商標法第71條第2項規定予以酌減之必要，綜合消費者選擇補習班之可能考量因素，應認台大商標對被告營業收入之貢獻度5％為合理，從而判決原告得向被告請求損害賠償計623萬9211元。
1. 法院未採納原告主張依商標法第71條第1項第3款計算損害賠償
原告先主張以被告台大補習班107年、108年之營業收入除以其銷售課程之報價，可知被告台大補習班之銷售數量遠超過1500件，自應以該兩年度之全部收入總價作為商標法第71條第1項第3款計算損害賠償之內容，惟該款規定係指實際查獲侵害商標權之商品，而被告台大補習班所主要提供者為補習教育之服務，本件並查無被告台大補習班實際銷售予各消費者之單價及數量，且補習教育之單價因全科班或單科班以及補習期間之長短而有不同，各消費者在報名時通常具有議價空間及能力，自難以原告上開計算方式推論被告台大補習班之銷售數量，是原告主張以該款規定計算其損害賠償金額，即難認有據。
2. 法院依商標法第71條第1項第2款計算損害賠償，並依同條第2項規定予以酌減
原告另主張以被告台大補習班之全部營業收入作為商標法第71條第1項第2款計算損害賠償之內容，惟依該款規定，得將其成本或必要費用予以扣除。本件被告並未提出成本或必要費用之證明，法院以其向國稅局函調之稅務資料所得被告107年、108年之營業收入，參以財政部公布之同業毛利潤62%計算被告107年、108年營業毛利。又，109年度尚查無執行業務所得申報資料，故法院以前兩年度平均營業毛利推估109年營業毛利。
又，法院指出依商標法第71條第1項第2款計算損害賠償時，該等行為人所得利益自應與行為人侵害商標權之行為間具有相當因果關係為必要；法院審酌消費者選擇是否與被告締約，非僅考量補習班之名稱，難認系爭商標對被告台大補習班營業收入之貢獻度為百分之百，倘將被告台大補習班之全部營業毛利均當作該款所稱「侵害商標權」所得利益，其賠償金額即顯不相當，自有依商標法第71條第2項規定予以酌減之必要；因此，綜合上述消費者選擇補習班之可能考量因素，應認系爭台大商標對被告台大補習班營業收入之貢獻度僅為5％為合理。最終，法院認定被告應賠償數額為：原告提起本件起訴前2年未罹於消滅時效期間（107年7月9日至109年7月8日）之營業毛利總額之5%，即623萬9,211元。
[1] 此為智慧財產及商業法院就「商標善意先使用」之穩定見解，參見智慧財產及商業法院109年度民商訴字第39號民事判決、智慧財產法院108年度民商上字第9號民事判決、智慧財產法院103年度刑智上易字第6號刑事判決、智慧財產法院102年度民商訴字第1號民事判決。
[2] 本案判決記載：「林○○先生紀念文集中記載「有感於當時補教界，經營方式稍嫌保守，乃與數位好友，創辦台大補習班。……不三載，即稱霸南陽街（俗稱補習街）。其『要上台大，先進台大』之廣告，精賅有力，四方學子琅琅上口，爭相奔趨。」、「○○兄希望發展一種事業來支持另一種事業，我想這個事業就是建立補習班。一九七一年起，○○兄與同學、朋友在台北創辦『台大』、『成功』……等補習班」、「在民國59年底，……，我辭去中壢高中教職，……向教育局申請成立『台大補習班』。（由於『台大補習班』的『台大』與台灣大學同名，所以拿到執照極為不易）」、「班歌『台大補習班、明明補習班是台大的跳板，升學的搖籃』在電視及電台播出後，千萬學生琅琅上口」。
[3] 此為我國法院就「持續性侵權行為之主觀時效起算時點」之穩定見解，參見最高法院107年度台上字第1169號民事判決、最高法院108年度台上字第778號民事判決、最高法院94年度台上字第148號民事判決。
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