台湾法院判决台大补习班侵害商标权

2022.10

蔡毓贞、赖建桦

一、背景事实

本件原告为国立台湾大学,于民国(下同)17年创校时原名台北帝国大学,迄34年更名为国立台湾大学,自90年以来,陆续向经济部智慧财产局注册「台大」、「台大」「TAIDA」等相关系列商标,指定使用于学术教育、研究等相关商品及服务。本件被告为李俊德即台北市私立台大文理短期补习班及与其具实质同一性之明明文教事业股份有限公司,使用「台大补习班」名称始于61年3月经台北市教育局核准立案,多年来办理短期补习教育,使用「台大」、「TAIDA」及「台大TAIDA」等图样文字于其补习班名称、官方网站、书籍等。被告曾于93年间以「台大补习班」向智慧局申请商标注册,遭智慧局以「台大」即为国立台湾大学之简称,以之作为商标,易使人对于该服务提供之主体产生混淆误认之虞为由核驳其申请。

本件原告认为被告前开行为构成商标法第68条第1、2款规定侵害原告商标权之行为、商标法第70条第1、2款减损台大商标之识别性或信誉之虞等视为侵害商标权之行为及公平交易法第22条第1项第2款、第25条规定之不公平竞争行为。原告于109年两度寄发警告函,要求被告停止前开侵害行为,被告均未改正,系故意侵害原告之商标权。因此,原告向智慧财产及商业法院起诉,请求禁止被告继续使用相同或近似于「台大」、「台大TAIDA」及「TAIDA」等字样作为其补习班名称及招牌,并应连带赔偿原告新台币(下同)1000万元。

被告答辩略为:

(一) 「台大补习班」名称初始于61年获核准立案,而原告最早于90年才申请商标,且迟至100年才增加「补习班」相关项目,被告应符合商标法第36条第1项第3款规定之商标善意先使用,并未侵害原告商标权。

(二) 被告从未明示或暗示与原告有任何关联,且招生对象为国内国、高中生(补习需求),与原告是依大学法办理大学以上人士之教育(大学高等教育及文凭需求),并未运营短期补习班业务,两者之往来对象全然不同,提供之服务不相近也无替代性,且被告与原告并存半世纪以上,相关消费者足以区辨不同来源,并无致相关消费者混淆误认之虞。

(三)被告台大补习班之命名行为至迟于59年即已完成,其后名称之继续使用仅为行为状态之延续,原告之请求权已罹于15年消灭时效。且原告早已知悉被告台大补习班名称之使用情形,则原告之请求权亦已罹于2年消灭时效,不得再为请求。

(四) 损害赔偿旨在填补损害,而原告计算损害赔偿方式将被告台大补习班所有营运收入都作为侵害行为之所得利益,惟被告台大补习班经营补习班业务,包含提供课程及教材等补习教育或商品等,自不得认系争台大商标就被告台大补习班营业收入之贡献度为百分之百,是原告请求金额显属过高。

近日智慧财产及商业法院就本案作成109年度民商诉字第35号民事判决,认定原告注册之「台大」等商标不具应废止原因,被告使用「台大」等字样之行为,已有商标法第68条第1项第1款规定侵害原告商标权之情形,故判决被告不得使用相同或近似于「台大」、「台大TAIDA」及「TAIDA」等字样,并应连带赔偿原告623万9,211元。

以下就被告所提出之善意先使用、消灭时效、损害赔偿计算等主要抗辩,简述本件法院见解。

二、法院见解

(一) 被告台大补习班无善意先使用之适用

商标法第36条第1项第3款之「善意」,除不知他人已申请商标注册外,尚包含使用时不知他人已先使用该商标且无不正竞争目的在内,若明知他人商标使用在先,为攀附他人已建立之商誉,而使用相同或近似于他人未注册的商标,纵其使用系在他人商标注册申请日前,亦无主张「善意先使用」之余地[1]

法院依据被告创办人纪念文集等文献之记载[2],认定「台大补习班」准备于60年间创立时,命名为「台大」之原因系因与台湾大学同名,「台大」即为台湾大学之简称,进入「台大补习班」补习后即可考上台湾大学之寓意,显见「台大」等文字并非被告台大补习班所首创先使用,而系早在「台大补习班」准备于60年间创立时,原告即已开始使用其校名简称「台大」,且相关消费者及被告台大补习班均明知「台大」所代表者即为原告,显系为攀附原告在教育界所建立之信誉。此外,被告曾以「台大补习班」申请商标注册遭到核驳,应已知悉渠等使用「台大」等字样于补教事业,相同或近似于原告校名及所提供之服务,自难认被告台大补习班使用「台大」等字样系属善意。

(二) 商标法第68条第1款规定不以有致相关消费者混淆误认之虞为必要

关于被告答辩称其与原告所提供服务对象及客群并不相同,且经查询相关登记数据,全国有多家补习班或公司以「台大」作为名称,相关消费者无混淆误认之可能,法院首先指出商标法第68条第1款规定并不以有致相关消费者混淆之虞为必要。此外,被告台大补习班、明明公司经营补习班课程等教育服务,虽系以国、高中生为主,惟原告亦有提供推广教育、语文学习,甚或为高中生举办之人才培育,业如前述,两者所提供之教育学习服务,实为高度重迭,其市场并无明显区隔,自难谓全无致相关消费者混淆误认之虞。

(三) 原告起诉前2年之侵权行为损害赔偿请求权尚未罹于消灭时效

被告使用「台大」字样即使已逾50多年,原告主张之侵权责任损害赔偿请求权,亦未罹于商标法第69条第4项规定之主观的2年时效,因为被告之不法侵害行为既持续不断发生,则原告请求权之消灭时效系不断重新起算,且该等损害结果之计算得依被告每年之营业收入加以计算,而可相互区别,故原告得请求起诉前2年内之侵权行为损害赔偿[3]

(四) 法院认为倘将被告之全部营业毛利均当作该款所称「侵害商标权」所得利益,其赔偿金额即显不相当,故有依商标法第71条第2项规定予以酌减之必要,综合消费者选择补习班之可能考虑因素,应认台大商标对被告营业收入之贡献度5%为合理,从而判决原告得向被告请求损害赔偿计623万9211元。

1. 法院未采纳原告主张依商标法第71条第1项第3款计算损害赔偿

原告先主张以被告台大补习班107年、108年之营业收入除以其销售课程之报价,可知被告台大补习班之销售数量远超过1500件,自应以该两年度之全部收入总价作为商标法第71条第1项第3款计算损害赔偿之内容,惟该款规定系指实际查获侵害商标权之商品,而被告台大补习班所主要提供者为补习教育之服务,本件并查无被告台大补习班实际销售予各消费者之单价及数量,且补习教育之单价因全科班或单科班以及补习期间之长短而有不同,各消费者在报名时通常具有议价空间及能力,自难以原告上开计算方式推论被告台大补习班之销售数量,是原告主张以该款规定计算其损害赔偿金额,即难认有据。

2. 法院依商标法第71条第1项第2款计算损害赔偿,并依同条第2项规定予以酌减

原告另主张以被告台大补习班之全部营业收入作为商标法第71条第1项第2款计算损害赔偿之内容,惟依该款规定,得将其成本或必要费用予以扣除。本件被告并未提出成本或必要费用之证明,法院以其向国税局函调之税务资料所得被告107年、108年之营业收入,参以财政部公布之同业毛利润62%计算被告107年、108年营业毛利。又,109年度尚查无执行业务所得申报资料,故法院以前两年度平均营业毛利推估109年营业毛利。

又,法院指出依商标法第71条第1项第2款计算损害赔偿时,该等行为人所得利益自应与行为人侵害商标权之行为间具有相当因果关系为必要;法院审酌消费者选择是否与被告缔约,非仅考虑补习班之名称,难认系争商标对被告台大补习班营业收入之贡献度为百分之百,倘将被告台大补习班之全部营业毛利均当作该款所称「侵害商标权」所得利益,其赔偿金额即显不相当,自有依商标法第71条第2项规定予以酌减之必要;因此,综合上述消费者选择补习班之可能考虑因素,应认系争台大商标对被告台大补习班营业收入之贡献度仅为5%为合理。最终,法院认定被告应赔偿数额为:原告提起本件起诉前2年未罹于消灭时效期间(107年7月9日至109年7月8日)之营业毛利总额之5%,即623万9,211元。


[1] 此为智慧财产及商业法院就「商标善意先使用」之稳定见解,参见智慧财产及商业法院109年度民商诉字第39号民事判决、智慧财产法院108年度民商上字第9号民事判决、智慧财产法院103年度刑智上易字第6号刑事判决、智慧财产法院102年度民商诉字第1号民事判决。

[2] 本案判决记载:「林○○先生纪念文集中记载「有感于当时补教界,经营方式稍嫌保守,乃与数字好友,创办台大补习班。……不三载,即称霸南阳街(俗称补习街)。其『要上台大,先进台大』之广告,精赅有力,四方学子琅琅上口,争相奔趋。」、「○○兄希望发展一种事业来支持另一种事业,我想这个事业就是建立补习班。一九七一年起,○○兄与同学、朋友在台北创办『台大』、『成功』……等补习班」、「在民国59年底,……,我辞去中坜高中教职,……向教育局申请成立『台大补习班』。(由于『台大补习班』的『台大』与台湾大学同名,所以拿到执照极为不易)」、「班歌『台大补习班、明明补习班是台大的跳板,升学的摇篮』在电视及电台播出后,千万学生琅琅上口」。

[3] 此为我国法院就「持续性侵权行为之主观时效起算时点」之稳定见解,参见最高法院107年度台上字第1169号民事判决、最高法院108年度台上字第778号民事判决、最高法院94年度台上字第148号民事判决。


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