意圖仿襲而以幾乎相同之圖樣申請搶註商標 商標權人行使商標權時倘有權利濫用情事 仍應受公平交易法之規範

蔡毓貞 律師
依據智慧財產法院於民國(下同)105年2月2日作成之104年民公訴字第5號民事判決(下稱「本號判決」),被告等意圖仿襲而以幾乎相同之圖樣(下稱「系爭圖形」)申請搶註商標(下稱「系爭商標」),並進而向原告即系爭圖形著作之權利人的下游經銷商寄發警告函,指稱原告及其經銷商侵害伊之商標權云云,要求其等將印有系爭圖形之商品全數下架,致使通路商、經銷商均不敢再販售有系爭圖形之商品。原告主張被告等寄發警告函之行為妨礙市場競爭,而依104年2月4日修正前公平交易法第19條第1項第1款、第22條、第24條、第31條等規定請求被告等連帶賠償100萬元及利息。
本號判決以被告等持意圖仿襲之系爭商標,於寄發警告信函卻只向原告知經銷商寄發,而未同時通知原告,使原告無法在第一時間向其交易相對人說明,衡諸一般交易常情,交易相對人若收受第三人寄發侵害商標權之警告函,交易相對人為避免涉入爭訟往往會心生疑懼甚至拒絕交易,此一般經驗法則且為可預期之結果,被告公司此積極欺罔之行為實有影響交易秩序之可能,該欺罔行為不因其於取得意圖仿襲而搶註而得之系爭商標而認為合法,揆諸上開公平交易法第19條第1項及第24條之說明,被告公司行為自違反修正前公平交易法第19條第1項及第24條規定甚明。
被告則辯稱:其存證信函並未提及原告侵害其商標權,被告公司有系爭商標權,其寄發警告信函之行為屬於正當權利行使云云。對此,本號判決援引最高行政法院98年度判字第1479號判決:按公平交易法法第45條規定,依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為,不適用本法之規定。準此,智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者,得依智慧財產權相關法律正當行使其權利,而無公平交易法之適用,惟如以非正當之行為、濫用其權利或違反誠信原則為之,造成足以影響交易秩序之情事者,則屬濫用智慧財產權之行為,應受公平交易法之規範。
依此,本號判決認定:並非獲得註冊系爭商標即符合商標法所定之商標註冊要件,被告對系爭商標係搶註而來亦知之甚詳,又公平交易法之目的在維護交易秩序,促進公平競爭,因此商標權人縱使行使其商標權,仍不得以違反公平競爭之方式為之,以免影響公平交易秩序,此即修正前公平交易法第45條規定之目的。本件被告以積極欺罔之方式於警告信函中隱瞞其搶註系爭商標之事實佯稱已取得商標權,已違反公平交易法第24條規定,依101年警告函處理原則第4點規定已無從構成正當權利行使之要件,況被告公司亦未證明其於發函前已事先或同時通知可能侵害之系爭商標權之原告為請求排除侵害之先行程序,其辯稱所為符合正當權利行使云云,均不足採。