意图仿袭而以几乎相同之图样申请抢注商标 商标权人行使商标权时倘有权利滥用情事 仍应受公平交易法之规范

蔡毓贞 律师
依据智慧财产法院于民国(下同)105年2月2日作成之104年民公诉字第5号民事判决(下称「本号判决」),被告等意图仿袭而以几乎相同之图样(下称「系争图形」)申请抢注商标(下称「系争商标」),并进而向原告即系争图形著作之权利人的下游经销商寄发警告函,指称原告及其经销商侵害伊之商标权云云,要求其等将印有系争图形之商品全数下架,致使通路商、经销商均不敢再贩卖有系争图形之商品。原告主张被告等寄发警告函之行为妨碍市场竞争,而依104年2月4日修正前公平交易法第19条第1项第1款、第22条、第24条、第31条等规定请求被告等连带赔偿100万元及利息。
本号判决以被告等持意图仿袭之系争商标,于寄发警告信函却只向原告知经销商寄发,而未同时通知原告,使原告无法在第一时间向其交易相对人说明,衡诸一般交易常情,交易相对人若收受第三人寄发侵害商标权之警告函,交易相对人为避免涉入争讼往往会心生疑惧甚至拒绝交易,此一般经验法则且为可预期之结果,被告公司此积极欺罔之行为实有影响交易秩序之可能,该欺罔行为不因其于取得意图仿袭而抢注而得之系争商标而认为合法,揆诸上开公平交易法第19条第1项及第24条之说明,被告公司行为自违反修正前公平交易法第19条第1项及第24条规定甚明。
被告则辩称:其存证信函并未提及原告侵害其商标权,被告公司有系争商标权,其寄发警告信函之行为属于正当权利行使云云。对此,本号判决援引最高行政法院98年度判字第1479号判决:按公平交易法法第45条规定,依照著作权法、商标法或专利法行使权利之正当行为,不适用本法之规定。准此,知识产权人对于有侵害其知识产权之虞者,得依知识产权相关法律正当行使其权利,而无公平交易法之适用,惟如以非正当之行为、滥用其权利或违反诚信原则为之,造成足以影响交易秩序之情事者,则属滥用知识产权之行为,应受公平交易法之规范。
依此,本号判决认定:并非获得注册系争商标即符合商标法所定之商标注册要件,被告对系争商标系抢注而来亦知之甚详,又公平交易法之目的在维护交易秩序,促进公平竞争,因此商标权人纵使行使其商标权,仍不得以违反公平竞争之方式为之,以免影响公平交易秩序,此即修正前公平交易法第45条规定之目的。本件被告以积极欺罔之方式于警告信函中隐瞒其抢注系争商标之事实佯称已取得商标权,已违反公平交易法第24条规定,依101年警告函处理原则第4点规定已无从构成正当权利行使之要件,况被告公司亦未证明其于发函前已事先或同时通知可能侵害之系争商标权之原告为请求排除侵害之先行程序,其辩称所为符合正当权利行使云云,均不足采。