2017.3.30
蔡毓貞 律師
一、事實概要：
1. 原告以「CROWN&FANCY及圖（皇冠狀）」指定使用於茶葉、咖啡、茶糖、月餅及壽司等商品，經核准列為註冊第1285991號商標，權利期間自96年11月1 日至106 年10月31日止（下稱系爭商標）。參加人以系爭商標與92年獲准註冊、指定使用於土司、蛋糕等商品之據以評定商標「金礦GOLD CROWN及圖（皇冠狀）」圖樣近似、指定使用於相同或類似商品而有致相關消費者混淆誤認之虞，對系爭商標申請評定。
2. 案經被告經濟部智慧財產局審查，做成系爭商標指定使用於「茶糖、月餅、桃酥、鳳梨酥、蛋糕、泡芙、三明治、蛋塔、甜甜圈」部分商品之註冊，應予撤銷；其餘指定使用商品之註冊評定不成立之處分。原告對評定成立之部分不服，提出訴願遭駁回。原告不服，主張據以評定商標已註冊滿三年，於評定時僅提供一次參展紀錄、未提出實際銷售蛋糕等產品之事實等理由，提起本件行政訴訟。智慧財產法院於民國106年3月30日作成105年度行商訴字第100號判決（下稱本號判決），駁回原告之訴。
二、本號判決要旨：
1. 申請評定人應於市場上實際使用其註冊商標：
本號判決指出，因本法採註冊保護原則，申請商標註冊時，雖不以商標已於市場上實際使用為要件，惟商標係交易來源之識別標識，必須於市場上實際使用始能發揮其商標之功能，進而累積商譽，創造商標價值。故兩商標是否在市場上造成混淆誤認之虞，應回歸兩造商標在市場上實際使用情形加以判斷，始符合商標保護必要性，此亦為商標註冊申請案與商標評定案件考量基礎不同之所在。
2. 據以評定商標真實使用於蛋糕相關商品之事實：
本號判決以參加人檢送之101年2月24日至27日第13屆臺北國際連鎖加盟大展春季展之大會導覽手冊及參展照片、獎座照片等件，可知載有金礦蛋糕、蛋糕商品及評定商標等文字與圖樣。準此，據以評定商標於本件申請評定前3年內確有以行銷之目的，真實使用於蛋糕等性質相當之前述指定使用商品，參加人自得提起本件商標評定。
3. 行銷方式與行銷場所有相當重疊：
本號判決指出就商品之行銷方式而言，商品之行銷管道或提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。查兩商標指定使用於糖果、餅乾、麵包、蛋糕等商品，均可經由網路通路與實體通路行銷，準此，兩商標指定商品之行銷方式與行銷場所有相當重疊。
4. 綜上，本號判決以兩商標近似程度高、系爭商標部分指定使用之商品與據以評定商標指定使用之商品同一或類似、據以評定商標具強烈識別性、兩商標行銷方式與場所重疊性高，系爭商標申請人非善意等事實，認定系爭商標之註冊違反修正前商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款等規定，故訴願機關為訴願駁回之決定，洵屬無誤。