不論是否為著名商標 不分國內外 亦不問註冊與否 僅要因知悉他人先使用商標存在而搶註者 自得依法撤銷商標註冊(台灣)

2016.10.20
蔡毓貞 律師

智慧財產法院於民國105年10月20日作成105年度行商訴字第30號行政判決(下稱本號判決)指出,不論是否為著名商標,不分國內外,亦不問註冊與否,僅要因知悉他人先使用商標存在而搶註者,自得依法撤銷商標註冊。

本號判決事實為原告前於民國101年10月12日以「台灣亞太植牙醫學會APAID及圖」商標(下稱系爭商標),指定使用於第41類「各種書刊雜誌文獻枝編輯出版查詢訂閱翻譯」等服務,向經濟部智慧財產局申請註冊,經核准列為註冊第1597817號商標。參加人嗣以系爭商標有違商標法第30條第1項第5款、第11款、第12款及第14款規定,對之提起異議。經智財局做成系爭商標分指定使用於「各種書刊雜誌文獻枝編輯出版查詢訂閱翻譯」等部分服務之註冊,應予撤銷之異議成立處分,原告不服循序提起本案行政訴訟。

按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者,不得註冊。商標法第30條第1項第12款定有明文。本號判決指出本條款所謂「先使用」之商標,係指在他商標申請註冊前,有使用商標以表彰商品來源之事實,並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是,不論是否為著名商標,不分國內外,亦不問註冊與否,僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標存在而搶註者,均有本款之適用。

本號判決認定參加人於98年與99年間在菲律賓及泰國舉辦APAID國際年會,除邀請相關專家發表演說及進行學術交流討論外,亦將據以異議商標於相關會議資料與刊物。足徵據以異議商標於系爭商標101年10月12日申請註冊前,已有先使用於安排及舉行研討會及文獻出版等服務之事實。原告於100年7月間由我國植牙醫師所組成之學術組織,並舉辦多場學術交流研討會及出版會刊。職是,原告與參加人均為植牙醫學同業,原告於系爭商標申請註冊日前,衡諸常情,其就APAID之國際團體,暨其舉辦之學術研討會與出版文獻等資訊,可經由同業資訊管道知悉據以異議商標先使用於文獻出版、植牙醫學學術研討會等事實。職是,原告知悉據以異議商標之存在,竟以相同之外文APAID申請系爭商標之註冊,足認有仿襲據以異議商標之意圖等理由,認原處分並無違誤,駁回原告之訴。