两商标是否在市场上造成混淆误认之虞，应回归双方商标在市场上实际使用情形加以判断，始符合商标保护必要性，此亦为商标注册申请案与商标评定案件考虑基础不同之所在(台湾)

2017.3.30
蔡毓贞 律师

一、事实概要：
1. 原告以「CROWN&FANCY及图（皇冠状）」指定使用于茶叶、咖啡、茶糖、月饼及寿司等商品，经核准列为注册第1285991号商标，权利期间自96年11月1 日至106 年10月31日止（下称系争商标）。参加人以系争商标与92年获准注册、指定使用于土司、蛋糕等商品之据以评定商标「金矿GOLD CROWN及图（皇冠状）」图样近似、指定使用于相同或类似商品而有致相关消费者混淆误认之虞，对系争商标申请评定。
2. 案经被告经济部智能财产局审查，做成系争商标指定使用于「茶糖、月饼、桃酥、凤梨酥、蛋糕、泡芙、三明治、蛋塔、甜甜圈」部分商品之注册，应予撤销；其余指定使用商品之注册评定不成立之处分。原告对评定成立之部分不服，提出诉愿遭驳回。原告不服，主张据以评定商标已注册满三年，于评定时仅提供一次参展纪录、未提出实际销售蛋糕等产品之事实等理由，提起本件行政诉讼。智慧财产法院于民国106年3月30日作成105年度行商诉字第100号判决（下称本号判决），驳回原告之诉。

二、本号判决要旨：
1. 申请评定人应于市场上实际使用其注册商标：
本号判决指出，因本法采注册保护原则，申请商标注册时，虽不以商标已于市场上实际使用为要件，惟商标系交易来源之识别标识，必须于市场上实际使用始能发挥其商标之功能，进而累积商誉，创造商标价值。故两商标是否在市场上造成混淆误认之虞，应回归双方商标在市场上实际使用情形加以判断，始符合商标保护必要性，此亦为商标注册申请案与商标评定案件考虑基础不同之所在。
2. 据以评定商标真实使用于蛋糕相关商品之事实：
本号判决以参加人检送之101年2月24日至27日第13届台北国际连锁加盟大展春季展之大会导览手册及参展照片、奖座照片等件，可知载有金矿蛋糕、蛋糕商品及评定商标等文字与图样。准此，据以评定商标于本件申请评定前3年内确有以营销之目的，真实使用于蛋糕等性质相当之前述指定使用商品，参加人自得提起本件商标评定。
3. 营销方式与营销场所有相当重迭：
本号判决指出就商品之营销方式而言，商品之营销管道或提供场所相同，相关消费者同时接触之机会较大，引起混淆误认之可能性较高。反之，经由直销、电子购物、邮购等营销管道者，其与实体店面营销者，其发生混淆误认之虞程度较低。查两商标指定使用于糖果、饼干、面包、蛋糕等商品，均可经由网络通路与实体通路营销，准此，两商标指定商品之营销方式与营销场所有相当重迭。
4. 综上，本号判决以两商标近似程度高、系争商标部分指定使用之商品与据以评定商标指定使用之商品同一或类似、据以评定商标具强烈识别性、两商标营销方式与场所重迭性高，系争商标申请人非善意等事实，认定系争商标之注册违反修正前商标法第23条第1项第13款及现行商标法第30条第1项第10款等规定，故诉愿机关为诉愿驳回之决定，洵属无误。