专利法修正草案介绍-复审及争议审议部分(台湾)

施志宽律师[1] 黄仁浩经理[2]

我国专利法于民国(下同)102年1月1日全文修正之后,历经102年、103年、106年及108年的部分条文修正。经济部于109年12月30日再度公布部分条文修正草案(下称「草案」),并已于110年2月底结束书面意见征求期间,惟迄今为止尚未发现其他后续修法时程规划。

草案计修正33条、增订30条并删除10条,是继102年全文修正之后,最大幅度的部分条文修正案。草案中涉及的核心要点如下,包括:(1)经济部智慧财产局(下称「智慧局」)设立专责审议专利救济案件之独立单位、(2)强化智能局的审议程序、(3)专利案件救济程序之变革、(4)真正专利申请权人之救济途径。

本文将针对其中复审及争议审议部分加以说明。草案另外还涉及设计专利之优惠期与过渡条款等其他事项,本文在此不予赘述。

现行专利法第四节「专利权」(第52条至第86条)旨在规范核准发明专利之后的专利权期间延长、专利权效力、专利权授权与移转、更正及举发等事项。对此,草案新增第四节之一「复审及争议审议」,其包含第一款「通则」、第二款「复审案」、第三款「争议案」、及第四款「复审案及争议案之再审程序」(涉及上述要点(1)、(2)及(4))。其中,前三款涉及智能局中专利行政程序的审查核心,为本文聚焦介绍的重点;第四款系对于已确定之审议决定,当具备法定再审事由时,当事人得声明不服而提起再审,原则上准用复审案或争议案程序之规定(草案第86条之1至第86条之2)。

一、复审及争议审议会

在「通则」中,拟在智慧局设立专责审议专利救济案件之独立单位-「复审及争议审议会」(下称「审议会」),专司发明专利「复审案」及「争议案」的审议,其中「复审案」包括:(1)核驳复审案、(2)延长申请案、(3)更正案及(4)其他处分复审案;而「争议案」则包括:(1)举发案及(2)延长举发案(草案第66条之1)。审议会的组织,原则上采取多数决之合议制,由专利审查人员或具法律专长人员三名或五名之审议人员所组成,其中一人为审议长,并配置有审议书记人员处理相关行政事务(草案第66条之2、第66条之3、及第66条之6)。审议会的特色在于独立行使职权,所为之审议决定不再经智慧局内部的科长及组长审核决行。不服审议决定得径向智慧财产法院(下称「智财法院」)提起民事诉讼,不再经由经济部诉愿会的行政救济,因此审议程序有辅助参加及当事人恒定之适用,并得作出不受理之决定(草案第66条之4、第66条之5、第66条之7)。

二、复审案之相关程序

在「复审案」中,对上述4种不同类型的复审案,分别就法定期间、审议程序、及审议决定等相关程序设有规范。以下就与现行法制有别的特殊部分作介绍:

(一) 核驳复审案

不服初审的核驳审定,于审定书送达后二个月内得向审议会申请核驳复审,并废除现行的再审查制度。为避免误向其他机关为不服之表示而影响救济权利,设有视为自始申请复审及移送智慧局的规范(草案第66条之8)。另设有仅适用于核驳复审案的「前置审查」,若于申请核驳复审时并提修正,经一名专利审查人员审查认为无不予专利之情事,得径为核准审定,则核驳复审申请视为撤回(草案第66条之9)。核驳复审案为不服智慧局单造申请案处分之救济,采原则书面、例外言词的审议程序,其性质为重新审查,审议会得另行检索相关引证文件,并得审酌初审核驳审定书中未载明的不予专利事由(草案第66条之10)。核驳复审案于审议决定书送达前得撤回申请,惟经撤回后即不得就同一核驳复审案再提出申请,此系一事不再理的法理明文化(草案第66条之11)。

(二) 延长申请案

对医药品、农药品或其制造方法发明专利权申请延长专利权期间,采原则书面、例外言词的审议程序。经审议为不准延长或申请延长专利权期间超过准予延长期间者,应先通知限期申复;逾期提出申复者,该申复视为未提出;届期未申复者,径为决定(草案第66条之12)。

(三) 更正案

更正案采原则书面、例外言词的审议程序。经审议认为无理由者,应先通知申请人限期申复;逾期提出申复者,视为未提出;届期未申复者,径为决定。实务上,同一专利权于其更正案之审议期间,常陆续提出多件更正案,为了使审议的版本正确,特别规定申请在先之更正案视为撤回(草案第68条)。

(四) 其他处分复审案

不服关于一般程序案件之其他处分,得于处分书送达后一个月内向智慧局申请复审。若误向他机关申请复审,视为自始申请复审并移送智慧局。采原则书面、例外言词的审议程序,且原则上审议会依职权或依申请调查证据(草案第68条之1)。

三、争议案之相关程序

在「争议案」中,对上述2种不同类型的争议案设有详尽规范。以下就与现行法制有别的特殊部分作介绍:

(一) 举发案

关于举发事由,专利申请权或专利权归属之争议,常涉及当事人间之私权纠纷,非属专利本身之技术性专业判断,实务上智慧局难如法院可实质调查其真实权利归属,当事人应循民事诉讼途径解决争议,故草案删除真正申请权人之举发事由并修正相关规定(草案第10条、第35条、第59条、第71条、第119条、第141条)。

关于书状交换及公开心证,因专利争议诉讼改采民事诉讼程序,并配合智能财产案件审理法第33条不再适用可提出新证据等,未来诉讼时将以审议程序之事证为主,一方面为保障当事人程序利益,草案放宽现行限制,举发人之补充理由、证据或专利权人之答辩、更正等文书,应于审议终结前适当时期提出;另一方面为提升审议之效能,草案规定当事人意图迟滞审议或因重大过失而未提出文书致有碍审议终结者,视为未提出文书,并要求审议会就事实上、法律上及证据上之争点,适度公开心证(草案第74条)。

关于审议程序,采取原则言词例外书面、原则公开例外秘密的审议程序,当举发案「已达可为审议决定之程度者」,应向当事人告知审议终结并于一个月内作出决定,此时当事人即不得再提出相关事证;若举发案以书面审议者,应为书面审议终结之通知。当举发显无理由者,得不经言词审议而径予驳回。另明订一方及双方当事人未于审议期日到场、参与言词审议之审议人员变更之处理(草案第74条之1、第76条)。当于审议程序中公开心证后,当事人可能再提相关事证或申请更正,改变审议之事实基础,审议会必要时得就后续程序的顺序、期间,与双方当事人商定「审议计划」;若当事人逾期提出相关事证致有迟滞审议程序之虞者,除非释明有正当理由,否则该事证视为未提出(草案第74条之2)。审议会必要时亦得行「预备程序」,由一名审议人员为争点整理、争点简化协议等事项并就更正有无理由适度公开心证(草案第74条之3)。关于职权调查,草案规定须在「不能依当事人提出之证据而得心证,为发现真实认为必要时」始得为之,以限缩现行依职权审酌举发人未提出之证据的范围过大问题(草案第75条)。

关于更正案并举发案时,应就更正案有无理由适时公开心证,且更正案应与举发案合并审议及合并决定。为避免专利权人频仍申请更正,必要时得为「审议中间决定」,于审议中间决定后至审议决定前之期间,专利权人不得再申请更正,举发人亦不得提出新理由、新证据或新的证据组合(草案第77条)。

关于一事不再理之范围,现行规定任何人对同一专利权,在特定情况下不得就同一事实以同一证据再为举发,而为避免可能导致真正之利害关系人无法以该事证提起举发,草案限缩为「举发人或参加人」。此外,举发案审议决定之专利权争议,改采循民事诉讼程序救济,当事人无从依智慧财产案件审理法第33条在行政诉讼中提出新证据,故草案删除相关规定(草案第81条)。

关于专利权效力,因草案规定对举发审议决定不服,须提起性质属于民事诉讼之专利争议诉讼,在举发成立经撤销时,专利权人未提起诉讼或提起诉讼经驳回确定者,专利权撤销确定而视为自始不存在;在举发不成立时,举发人提起诉讼,其诉讼目标为专利权本身,而非性质属于行政处分之审议决定,智财法院判决专利权无效确定者,智慧局毋须另重为撤销专利权之处分,专利权在判决确定时视为自始不存在(草案第82条)。

(二) 延长举发案

对于经核准延长的医药品、农药品或其制造方法发明专利权期间所提起之举发案,其审议准用上述有关发明专利权举发案之规定(草案第82条之1、第83条)。

四、因应专利法修正草案应注意事项

草案目前仍在修法的初期阶段,尚未由行政院会通过函请立法院审议。因此后续发展仍需要进一步观察。

从草案内容观之,大幅加重智慧局的专业审查角色以符合国际趋势,值得乐观以待。相对地,专利申请人也必须有更完善的准备工作,才能符合修法后众多相关程序的要求。

此外,引入复审制度应可提升发明专利的审查质量,减少目前专利权人侵权诉讼中经常被智财法院认定专利无效的情况,但发明专利申请阶段的成本也可能增加。若现行草案经立法院通过,则企业应重新审视专利申请与布局策略(例如:透过申请前的前案检索将申请时申请专利范围设定在合理的范围、把握在初审及前置审查二阶段中与审查委员取得共识的机会),避免进入复审程序而能够快速获准专利。修正理由指出,依日本近年数据,初审核驳后,申请复审并提修正而进入前置审查之比例超过八成五,其核准率达六成,显见前置审查确实有助于尽早取得专利,申请人应善用此制度。

[1] 作者為理慈國際科技法律事務所律師,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。

[2] 作者為理慈國際科技法律事務所資深顧問與科技暨專利部經理,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。