专利法修正草案介绍-复审及争议诉讼部分(台湾)

施志宽 律师[1] 蔡毓贞 律师[2]

一、专利法修正草案之摘要

(一) 草案第二版于110年7月6日预告期间届满,是近年最大幅度的部分条文修正案

我国经济部于109年12月30日预告专利法部分条文修正草案(下称「草案」)第一版,征求书面意见的预告期间已于110年2月底届满,近期又于110年6月22日预告草案第二版,于110年7月6日预告期间届满。草案第二版相较于现行专利法共修正79条,是继102年全文修正之后,最大幅度的部分条文修正案。

草案第一版的重大变革有两部分,第一部分为在经济部智慧财产局进行的复审案、争议案之行政审议程序,第二部分为在智慧财产及商业法院审理的复审案、争议案之民事诉讼程序。针对上述行政审议程序,本所先前有撰文介绍(「专利法修正草案介绍-复审及争议审议部分(台湾)」,理慈特辑,2021年5月17日)。

相较于草案第一版,草案第二版就上述行政审议程序做了两点主要修正,以响应第一次预告时的公众建议:(1)放宽申请人于原申请案核驳审定书送达后二个月内、复审程序中得申请分割;及(2)对专利申请权及专利权归属有争执并以民事途径寻求救济者,当事人得向智慧财产局申请暂停涉及权利异动之程序。

(二) 草案第二版于复审案、争议案民事诉讼程序之主要变革

本文以草案第二版为蓝本,继续介绍上述民事诉讼程序。相较于草案第一版,草案第二版就上述民事诉讼程序也做了两点主要修正以响应外界建议:(1)增订举发人或其参加人于专利争议诉讼中可提出新理由或证据之例外事由;及(2)明订专利法新创设的专利争议诉讼之裁判,详如下述。

草案第二版中,专利复审诉讼及争议诉讼由智慧财产及商业法院专属管辖,为高等法院层级,得上诉或抗告至最高法院,审理以民事诉讼程序进行,并要求诉讼代理人须具备律师、专利师或专利代理人资格。

(三) 草案第二版关于于专利复审诉讼之规定

得提起专利复审诉讼之案件为经智慧财产局的复审及争议审议会(下称「审议会」)作出审议决定的以下案件:

(a)不服不予专利审定之核驳复审案、

(b)专利权期间之延长申请案、

(c)更正案、及

(d)不服其他有关专利申请及其他程序处分之复审案。

专利复审诉讼审理相关重要规定包括:

1. 诉讼的受理:当「对审议决定不服」时,上述案件的申请人、参加人(如更正案之专属被授权人)皆可作为原告,以「智慧财产局」为被告提起本诉讼。

2. 诉讼的进行:因审议决定涉及上述案件的适法性而与公益有关,法院应职权调查必要之事实关系及证据,不受当事人主张、自认、舍弃、认诺或和解等拘束。

3. 诉讼的终结:若原告之诉有理由且案件的事实关系、证据皆明确,法院将视情形以判决「撤销或变更审议决定」或「命智慧财产局作成原告声明之审议决定」。

(四) 草案第二版关于于专利争议诉讼之规定

得提起专利争议诉讼之案件为经审议会作出审议决定的以下案件:

(e)专利权之举发案、

(f)专利权期间之延长举发案。

此外,经审议会作出不受理决定的(g)上述举发案或延长举发案的申请,其不符程序要件者,亦得提起专利争议诉讼。

专利争议诉讼审理相关重要规定包括:

1. 诉讼的受理:当「对审议决定之专利权争执」或「对不受理决定不服」时,当事人、参加人皆可作为原告,以「他方当事人」为被告提起本诉讼。

2. 诉讼的进行:若举发人、参加人于审议会的行政审议程序中以不符实质要件(如不具进步性)提出上述举发案(e),必须释明以下二款例外事由之一者:(1)因审议会违背法令致未能提出(如未遵守审议计划)、(2)事实于法院已显著或为其职务上所已知、法院应依职权调查之证据(如「所属技术领域中具有通常知识者」之技术水平),始能提出在审议程序中未主张的新理由及新证据。此外,在审理上述举发案(e)、延长举发案(f)时,法院以「审议决定专利权之范围」为限(如举发请求项1),当事人不能在此范围之外为变更追加、舍弃、认诺或和解等(如追加起诉请求项2)。

3. 诉讼的终结:若原告之诉有理由,在上述举发案(e)、延长举发案(f),法院应于原告声明之范围内,撤销审议决定并「认定专利权范围」;在上述不符程序要件的申请(g),法院应撤销不受理决定并「发回审议会审议」。此外,基于信息管理之目的,法院在本诉讼的受理及终结时应通知智慧财产局;若法院判决变更专利权范围时,智慧财产局将直接公告。

二、因应草案第二版的建议注意事项

草案第二版仍在修法的初期阶段,尚未由行政院会通过函请立法院审议,其后续发展仍需要进一步观察,谨提出对于草案第二版之建议注意事项如下:

依现行规定,若对智慧财产局审查上述案件(a)至(g)后的决定不服,申请人须先提起行政诉愿再提起行政诉讼的行政救济程序。依草案第二版之内容,上述案件(a)至(g)直接提起民事诉讼程序,简化行政诉愿的层级,使申请人在减少时间及金钱的花费下提早得到法院判决。

相对的,审议会在实质上等于地方法院的民事第一审,申请人必须在行政审议程序中,确定目标(如举发请求项1)并尽可能地提出理由及证据(如证据1可证明请求项1不具进步性),在法院的民事诉讼程序中,将无法增加目标(如追加起诉请求项2)并原则上禁止提出新理由及新证据(如主张证据1及证据2的组合证明请求项1及请求项2不具进步性)。申请人在审议会审理上述案件(e)及(f)时必须有更完善的准备工作。

此外,法院形式上以民事诉讼程序进行,但实质上在检视审议决定或不受理决定是否合法,具有行政诉讼程序的精神,因此,当事人不能如同一般民事案件可任意地自认、舍弃、认诺或和解。

再者,实务上主要案例为专利权人在法院对侵权人提起民事侵权诉讼后,侵权人除在民事侵权诉讼中抗辩专利权无效外,侵权人也经常向智慧财产局举发专利权无效(即上述案件(e))。依草案第二版之内容,可能发生民事侵权诉讼及上述案件(e)皆上诉至智慧财产及商业法院的民事二审,由相同法官合并审理此两种案件之情形。因此,专利权人在提起民事侵权诉讼前,除搜集侵权证据外,也应进行先前技术检索,确认专利权有效性的强度,避免侵权不成立又专利权无效的风险。

[1] 作者為理慈國際科技法律事務所律師,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。

[2] 作者為理慈國際科技法律事務所合夥律師,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。