企业如何透过聘雇契约强化对无形资产的保护(台湾)

白梅芳 律师、颜伯轩 律师[1]

「资产」泛指各种能用以获取收益的经济资源,一般可区分为(土地、厂房、设备、资金及存货等具备一定实体型态的)有形资产及无形资产。在无形资产中,除了专利、著作、商标、营业秘密等法律明文保护的智慧财产,其他如人力资源(员工自身具备的知识、技巧及经验)或是商誉(隐含了商业关系、企业文化或品牌等概念)等,虽不列入企业的资产负债表,但也属于无形资产的范畴。

无形资产因不具实体型态,乍看似乎有些虚无飘渺,但实际上其对企业毛利率(即营业收入减去销货成本后占营业收入之百分比)远较有形资产更具影响力。对具知识密集特性之产业而言,无形资产普遍占企业总资产中相当显著的比例。一旦发生让无形资产受损的重大事件(专利被侵害、营业秘密遭泄露、商誉受贬损或是重要员工被竞争者挖角等),不仅伤害企业的获利能力,也会大幅影响资本市场对企业的价值评估(而导致股价重挫)。

在企业的各种无形资产之中,营业秘密通常占比最高,且基于「企业在营运上通常无法避免地必须让重要员工接触或习得其营业秘密」及「于因营业秘密受侵害而寻求救济时,企业成功举证『营业秘密遭到侵害』之难度甚高」等事实,建立完善的营业秘密保护机制对企业更是至关重要。据实务观察,虽有外部竞争者利用商业间谍或黑客等方式窃取营业秘密的个案,惟导致企业营业秘密遭到侵害的主因是来自「员工的泄露行为」,近年来业界因挖角而衍生的营业秘密争讼更是层出不穷。

有鉴于此,在各种保护无形资产的法律工具中,规范企业与员工间权利义务关系的「聘雇契约」无疑是相当重要的一环。以下即分别简介聘雇契约中关于无形资产保护的常见条款:

一、保密条款

企业普遍地会在聘雇契约中加入保密条款,要求员工对于受雇期间所知悉、接触、持有之保密资讯应保持其机密性,除为执行职务所需之正当使用外,非经企业(雇主)事前同意,不得使用或泄露予他人。

虽然我国营业秘密法对符合其所定义之「营业秘密」已藉由明文规定「侵害营业秘密之民刑事责任」予以保护,但个案下企业期待员工保密的资讯未必能够符合营业秘密法所谓「营业秘密」之三要件(即:该法第二条所指之「秘密性」、「经济价值」及「合理保密措施」,均属不确定之法律概念),此时,企业与员工间藉由契约明文约定「应保守秘密之机密资讯范围」即具实质功能;实务上,法院亦肯认:若双方约定保守之秘密具有一定明确性合理性,基于契约自由原则,纵非落入营业秘密法定义之「营业秘密」,当事人亦应受此等契约约定之拘束。而实务上普遍肯认「保密约款」本身属于企业之营业秘密「合理保密措施」的一部分,「于聘雇契约中明文赋予员工保密义务」有助于强化个案所涉之资讯属于营业秘密法所保护的营业秘密。

此外,实务上常见聘雇契约中约明「员工因聘雇契约所负之保密义务,不因聘雇契约终止、解除或不成立而受影响。」、以及「员工违反聘雇契约中之保密承诺时,应支付雇主一定数额之惩罚性违约金或损害赔偿预定性违约金」,俾员工于聘雇契约终止、解除或不成立之场合仍负保密义务,并减轻雇主于「员工确实违反保密承诺时」须证明损害额之举证责任。

二、任职期间所衍生的知识产权归属

虽我国专利法、著作权法及营业秘密法等法律中已对相关权利归属作了初步规范(即: 区分双方系雇佣关系或委任关系、创作系职务上完成或非职务上完成而有不同规范),但法条文字相对较抽象而容有解释空间(例如何谓受雇人「职务上」所完成之发明?),因此企业仍有于聘雇契约中明确约定(例如:具体约定受雇人之发明在何种情形下属于其「职务上」所完成之发明)、避免日后发生争议之实益。

其次,为利企业及时掌握员工于职务上所生知识产权,聘雇契约中常见会有类如以下之约款:

1. 员工于职务上所产生之著作、发明……或其他成果(简称「新创作」),应以雇主或其指定之人为权利人,其知识产权于新创作产出时即归属于雇主或应移转予雇主,不论该知识产权全部或部分由员工独立或与他人共同创作或发明,亦不论是否已向主管机关登记。

2. 如有前述新创作产生时,员工应(1)立即以适当之方式告知雇主,并出具书面记载创作过程之说明;(2)如雇主依法无法当然取得前开新创作之知识产权时,员工应依雇主之要求,出具与权利转让有关之文件;(3)确实遵守企业内部规则中有关知识产权之相关管理规定。

也常见聘雇约中约定员工负有「积极协助企业保护其知识产权」(例如协助雇主申请专利、相关专利遭他人侵害时协助雇主进行救济)之义务。盖员工对于此等「其于职务上所产生之新创作」之内涵应知之甚稔。

三、竞业禁止条款

对于掌握企业重要的机密资讯之高阶经理人或其他重要员工(如研发部门的主力),单纯的保密条款可能未足以充分控制(秘密被泄密之)风险(主因是「举证特定当事人确有违反保密义务」的难度甚高),是以,企业常见会藉由「竞业禁止条款」以进一步确保营业秘密不致被泄露。

一般竞业禁止条款常涵盖了员工「在职期间」乃至「离职后特定期间」的竞业禁止义务:前者基于员工对雇主本负有忠诚义务、劳务提供关系之专属性,其公平、合理性通常较不被质疑;后者则须符合劳动基准法第9-1条明文之如下条件,否则该等约定无效:1.雇主有应受保护之正当营业利益;2.劳工担任之职位或职务,能接触或使用雇主之营业秘密;3.竞业禁止之期间、区域、职业活动之范围及就业对象,未逾合理范畴;4.雇主对劳工因不从事竞业行为所受损失有合理补偿。

此外,「禁止挖角条款」也常伴随「竞业禁止条款」出现于聘雇契约中,通常是限制员工在职乃至于离职后一定期间内均不得自行或为第三人招揽、挖角企业的其他员工。目前虽无法律直接规范「禁止挖角条款」之要件,惟其仍须具备一定合理性,以免嗣后被法院该等约款情形显失公平而无效。

再,实务上常见聘雇契约中同时约明「员工违反聘雇契约中之竞业禁止、禁止挖角承诺时,应支付雇主一定金额之惩罚性违约金或损害赔偿预定性违约金」,俾减轻雇主于「员工确实违反前开承诺时」须证明损害额之举证责任。

四、赋予员工主动揭露之义务,避免遭竞争者的无形资产「反向污染」

除上述各种防止自身无形资产向外流失的约款之外,企业也应注意避免遭竞争者的无形资产「反向污染」,例如因员工违反其对前雇主的保密义务,将前雇主的营业秘密使用于目前的工作上而引发企业与员工前雇主间的侵权纷争,或如因员工违反其对前雇主的竞业禁止义务,遭强制执行须离职而影响企业营运等情形。

常见的作法是:于聘契约中约明「员工就受雇前与他人已签契约内所载之创作或著作及已完成之创作或著作,如对他人负法令上或契约上不得使用或泄漏交付之义务者,应于签署聘雇契约时一并告知雇主。」、员工于聘雇契约中明确声明与保证其任职于本企业「无违反与第三人间契约之义务」情事、且不会将第三人所有之营业秘密泄露予企业。

 

承上所述,「无形资产」乃是企业在产业中创造并延续其竞争优势的关键要素,然无形资产的保护往往代价不菲。例如在专利保护方面,为取得或维持权利皆须支出相当费用;在营业秘密保护方面,为符合法定要件须采取的「合理保密措施」更会导致各种作业不便,难免或多或少地耗损企业的营运效率。因此,企业除了透过聘雇契约妥为控管风险之外,亦宜整合研发、法务、资讯、稽核乃至教育训练等不同功能单位,共同规划并执行适当之无形资产保护措施,以在「降低损害风险」与「提升营运效率」两个面向上找到均衡点。


[1] 作者为理慈国际科技法律事务所律师,惟本文内容为个人意见,不代表事务所立场。