颜伯轩 律师[1]
技术授权，系指授权人（技术提供者）就其专利权、著作权、营业秘密或其他专门技术知识，于约定的期间内，同意由被授权人（技术需求者）利用全部或一部分权利。「技术移转」有时被当作「技术授权」的同义词，但若细究，两者其实并不完全相同。由于「移转」并不是法律名词（「让与」或「授权」才是），「技术移转」一词更精确地是指在「技术让与」或「技术授权」的过程中，技术所有者提供的各种服务，包含：提供技术资料、对人员进行教育训练、协助产线建置或取得认证…等。
在产业全球化的时代，技术授权俨然已成为促进技术商业化的重要途径。对于授权人而言，技术授权在创造收益外，亦可将扩张技术市场的风险转由被授权者承担；对于被授权人而言，虽然有时技术授权是面临诉讼困境迫于无奈的「城下之盟」，但有时也可能是取得技术、减省研发成本或建立商业关系的积极手段。由于「技术」不像一般的「有形资产」，没有明确之资产目标及权利范围，故对于技术授权而言，其合约条款是否完备则显得格外重要。
在技术许可协议常见的条款中，担保/无担保条款是较容易发生争议的部分，也是合约谈判阶段双方攻防的焦点之一。一般而言，在技术许可协议中，被授权人希望授权人可以担保的事项大致可归纳为「技术效用」与「技术合法性」两个层面：
一、「技术效用」之担保，是指授权人担保授权技术在正确利用的情况下可以达到约定的成效（例如：担保被授权人可于一定期间内达到目标产能或良率、担保被授权人可以解决特定的技术问题…等）。然而，在某些案例中，技术授权的成效可能特别仰赖被授权人本身能力及经验，或是双方当事人难以在合约谈判的阶段即对「技术效用」做出完整判断，因此授权人并不愿意对「技术效用」进行担保（甚至授权人会以无担保条款特别声明其不担保「技术效用」）。此时，被授权人或许只能退而求其次，要求授权人应担保其所提供技术数据的正确性与完整性，并于「技术移转」条款中明订各种授权人应负之协助义务，另辅以违约金条款与终止条款来控制风险。
二、至于「技术合法性」之担保，概念上则类似于权利瑕疵担保责任，是指授权人应担保权利确实存在（即权利存在担保责任），并且没有第三人可以对被授权人主张权利（即权利无缺担保责任）。惟如前述，由于「技术」本质上并没有明确的权利范围，因此技术许可协议究竟应如何准用权利瑕疵担保责任，即衍生出许多问题。
首先，双方当事人就授权人是否担保「实施授权技术不会侵害第三人知识产权」往往存在分歧。绝大多数的情况下，授权技术都是对于「先前技术」的进一步改良，即便授权技术确实是由授权人独立研发而得，也不可能据此得到「实施授权技术不会侵害第三人知识产权」之结论。因此，站在授权人的角度，在合约中加入无担保条款拒绝担保「实施授权技术不会侵害第三人知识产权」似乎是常见的情形，但在少数被授权人议价能力显著强于授权人的案例中，若授权人不得不对「实施授权技术不会侵害第三人知识产权」进行担保，则争取于担保条款中限缩该「第三人」的范围，并且事先做好自由实施检索（freedom to operate search）以合理评估风险，或许是可行的替代方案；另一方面，站在被授权人的角度，当难以要求授权人担保「实施授权技术不会侵害第三人知识产权」时，则应尽量争取于合约中加入补偿条款，明订若遇有第三人主张侵权情形时授权人负有协助回避设计、提供技术替代方案或补偿诉讼费用等义务。
此外，若授权之目标是专利权，则「专利有效性」之担保也是常见的问题。虽然专利权是向主管机关提出申请并经审查核准，但事实上却有相当高比例的专利权嗣后被举发撤销（或是于诉讼中被法院认定无效），因此一般情况下，授权人通常不愿意担保「专利有效性」。这又会衍生出另一个问题，即「若专利权被撤销，授权人应否返还被授权人过去支付的权利金?」对此，国内实务[2]则认为，专利授权人之主要义务在于专利授权期间使被授权人可依据许可协议实施专利权，纵使专利权嗣后被撤销，当事人间之许可协议在撤销前仍属有效，被授权人于实施专利权期间仍应给付权利金。
除了上述之担保/无担保事项外，技术许可协议另有许多应注意的要点，惟本文囿于篇幅无法逐一详述。技术授权属于高度复杂的交易类型，且涉及技术、财务及法律等不同面向，因此跨部门的通力合作十分重要。双方当事人议约时，在对技术价值、可行性及授权策略等各方面进行评估之余，也应重视对合约条款内容的审查，确保其可以达到交易之目的并排除遗漏、词义不精确或难以执行等隐患。
[1] 作者為理慈國際科技法律事務所律師，惟本文內容為個人意見，不代表事務所立場。
[2] 智慧財產法院101年度民專上字第58號民事判決、臺灣高等法院104年度上字第1279號民事判決參照。