权利耗尽原则 从美国联邦法院Lexmark v Impression Products案谈起(台湾)

罗文美 律师 / 王一旅 律师
2016年2月12日,联邦巡回法院全体法官于Lexmark International v. Impression Products(案号14-1617)一案中重新肯认两项专利法上的重要见解,即:(1)若购买时专利权人已明确向买方表示销售之限制,专利权人即可限制专利产品之再使用或转售;以及(2)于美国境外之销售无专利耗尽原则之适用。虽然这两项见解曾于最高法院Quanta Computer v. LG Electronics, 553 U.S. 617 (2008) 及Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, 133 S.Ct. 1351 (2013)中遭到质疑,联邦巡回法院仍重新肯认此两项见解,并认为最高法院并未明示驳回宣示这两项见解的案例。
销售限制(Restricted Sales)
依据联邦巡回法院最初于Mallinckrodt v. Medipart, 978 F.2d 700 (Fed. Cir 1992)一案提供有关销售限制见解,专利权人于出售专利产品时,得限制产品仅得为单一使用,或得限制买方不得将产品转售他人。若买方违反此限制,则专利权人可提出专利侵权诉讼,而非仅基于违反销售契约提告。这有别于最高法院150多年前建立的一般原则,即专利权人出售产品后即不得控制该产品之使用或转售。
本案中Lexmark持有打印机墨粉盒专利,出售墨粉盒之明示条件为碳粉用完后,即不得再使用,且买受人不得将用过的墨粉盒移转予Lexmark以外之人。尽管有这些条款,Impression公司仍取得该Lexmark打印机墨粉盒,并加以填充后,售予消费者。依据联邦巡回法院之裁定,由于Impression公司违反最初销售限制而再使用墨粉盒,因此,Impression公司所进行之销售即构成专利侵权。
权利耗尽原则(Patent Exhaustion)
联邦巡回法院也针对若Lexmark未限制产品再使用但于美国境外贩卖墨粉盒的问题提出其见解。于其之前于Jazz Photo v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)一案中,联邦巡回法院再次肯认专利产品于境外销售时,即使该销售系由专利权人所为或授权,专利权人之权利仍未耗尽。因此,若这些产品之后输入美国,专利权人即可提出侵权告诉。
于Jazz Photo一案中,系争产品为用后即抛单次照相机。受控告之侵权人购买单次照相机时,原始底片已用磬,受控告之侵权人置入另一卷底片后,再出售照相机供重复使用。与Lexmark一案类似的是,当事人亦系将墨粉盒填充碳粉再行出售。在这两个案例中,若最初产品于美国销售(且无单一使用限制),则依据长久以来的专利耗尽原则,此作法是法令允许的。反之,若产品最初于美国境外销售,则专利权并未耗尽,若这些产品未经专利权人同意而输入美国,专利权人仍得主张专利权。
尽管Jazz Photo 及 Lexmark 两案皆涉及专利产品之翻新及再使用,但此事实对于专利耗尽之认定并非关键所在。即使专利产品销售后并无任何变更,但产品于境外销售后再输入美国时,专利权人即可提告侵权。此与最高法院于Kirtsaeng中一案依据著作权法达成之结论相左,该案件中法院认定著作权人于美国境外出售之书籍,可输入美国,而不违反著作权法。(联邦法院曾肯认,海外专利产品买受人可能被解释为取得专利之明示或默示授权,但此与专利耗尽原则为不同的抗辩)。
未决之问题
尽管此裁定维持了目前法律对于专利耗尽及销售限制之规定,但法院仍有须面对的问题未解决。例如,联邦巡回法院是在当事人各方均知悉Lexmark对于产品销售的限制的情形下,认定对于再使用商品的限制是可被允许的。因此,若在「下游业者取得专利产品时无法知悉销售限制」的情形时,应如何处理以及法院是否会有不同的认定,仍有待观察。
同样重要的是,尽管判决确立了外国销售无专利耗尽原则的适用,但关于判定销售地点方面仍无明确原则。不仅并无「单一且可一体适用的事实」可决定销售发生的地点,「也未解决销售是否可于一个以上的地点发生的问题」(Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Grp., Ltd., 807 F.3d 1283, 1308 (Fed. Cir. 2015))。由于判断销售地点对于专利耗尽原则适用与否极为重要,加上供应链日益国际化,因此法院极有可能要在未来面对并处理此问题。
Lexmark v Impression Products案结论
联邦巡回法院重新肯认Malinckrodt 及Jazz Photo案件之见解,形同允许专利权人在已出售专利产品后,持续利用专利权控制专利产品后续使用的方式。专利权人有了价格上较大弹性,可针对于美国或海外以不同价格销售,或基于产品不限用途而非单一用途而收取更高价格。二手商品的买受人则须注意原始销售是否包含其承受专利侵权主张的限制。而海外制造产品的买受人,除非已获得专利权人授权,否则必须关注专利授权是否涵盖所有产品组件。
尽管联邦巡回法院决定了此法律见解,仍有上诉最高法院的可能性。2016年6月20日最高法院已要求美国Solicitor General针对最高法院是否该受理此案提出意见。因美国Solicitor General采取的立场不同于联邦巡回法院裁决,因此美国Solicitor General可能会建议最高法院受理本案。若受理,裁决最快也要2017年才会出炉。
台湾法观点
针对台湾法下的权利耗尽原则,规范依据为台湾专利法第59条第1项第6款。专利权人就下列情形不得主张其专利权:「专利权人所制造或经其同意制造之专利物品贩卖后,使用或再贩卖该物品者。上述制造,贩卖不以国内为限。」权利耗尽原则之概念在于专利权人自己制造、贩卖专利物品或同意他人制造、贩卖之专利物品首次流入市场后,既然已经取得合理的授权金等报酬,就该专利物品的权利已经耗尽,不得再行主张专利法上的权利。
首先,与Lexmark International v. Impression Products案件不同,专利法第59条第1项第6款明文采取国际耗尽原则,亦即不仅专利权会因将专利物品于台湾国内市场制造或贩卖而耗尽权利,即使专利权人于台湾以外的国际市场制造贩卖专利产品,亦造成权利耗尽,无法禁止他人进口该物品。而此也是经过2013年1月1日正式施行的专利法修正案后,才明确实行国际耗尽原则,以避免之前法院依个案认定所产生权利耗尽地域不确定性的问题。
目前台湾法院并无判决就专利权人对于授权所加诸使用上的限制时,于被授权人或使用人违反该使用限制时,是否可再向使用人主张专利侵权责任,从法条文义的解释上,专利法第59条第1项第6款的文字中,专利权人自己制造、贩卖专利物品或同意他人制造、贩卖之专利物品,不得对于该专利物品的「使用或再贩卖」主张专利侵权,因此,单纯就专利法第59条第1项第6款的文义解释可能会认为,任何专利物品的「使用或再贩卖」,不论是否专利权人是否于授权时加诸使用上的限制,均不得再主张专利侵权。但实际上法院就此观点的见解,仍需待有具体案件时,由法院依个案加以认定。

对于台湾OEM厂商的影响
Lexmark International v. Impression Products对于专利权利耗尽原则以及销售限制的见解,无疑对于台湾的代工业者有着显著的影响,包含被授权人如何知悉「层层上手授权人」中对于每一阶段的授权条件与限制,进行确保被授权人使用专利不会违反「任一授权销售限制」,此见解无异将增加交易成本,且在台湾代工厂与原厂授权谈判地位不均等的情形下,亦不可能要求授权方提供无侵权的担保,不确定的专利侵权风险转嫁给最终下游被授权人。仅采取美国国内销售专利耗尽原则的见解,如何认定于「美国国内销售」亦为一不确定的概念,大幅增加被授权人专利侵权的风险。建议台湾代工厂应持续关注未来美国最高法院对于本案的见解,并聘请专业律师审阅相关法律文件,以降低或避免Lexmark案见解的冲击。