專利法修正草案介紹-複審及爭議審議部分(台灣)

施志寬律師[1] 黃仁浩經理[2]

我國專利法於民國(下同)102年1月1日全文修正之後,歷經102年、103年、106年及108年的部分條文修正。經濟部於109年12月30日再度公佈部分條文修正草案(下稱「草案」),並已於110年2月底結束書面意見徵求期間,惟迄今為止尚未發現其他後續修法時程規劃。

草案計修正33條、增訂30條並刪除10條,是繼102年全文修正之後,最大幅度的部分條文修正案。草案中涉及的核心要點如下,包括:(1)經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)設立專責審議專利救濟案件之獨立單位、(2)強化智慧局的審議程序、(3)專利案件救濟程序之變革、(4)真正專利申請權人之救濟途徑。

本文將針對其中複審及爭議審議部分加以說明。草案另外還涉及設計專利之優惠期與過渡條款等其他事項,本文在此不予贅述。

現行專利法第四節「專利權」(第52條至第86條)旨在規範核准發明專利之後的專利權期間延長、專利權效力、專利權授權與移轉、更正及舉發等事項。對此,草案新增第四節之一「複審及爭議審議」,其包含第一款「通則」、第二款「複審案」、第三款「爭議案」、及第四款「複審案及爭議案之再審程序」(涉及上述要點(1)、(2)及(4))。其中,前三款涉及智慧局中專利行政程序的審查核心,為本文聚焦介紹的重點;第四款係對於已確定之審議決定,當具備法定再審事由時,當事人得聲明不服而提起再審,原則上準用複審案或爭議案程序之規定(草案第86條之1至第86條之2)。

一、複審及爭議審議會

在「通則」中,擬在智慧局設立專責審議專利救濟案件之獨立單位-「複審及爭議審議會」(下稱「審議會」),專司發明專利「複審案」及「爭議案」的審議,其中「複審案」包括:(1)核駁複審案、(2)延長申請案、(3)更正案及(4)其他處分複審案;而「爭議案」則包括:(1)舉發案及(2)延長舉發案(草案第66條之1)。審議會的組織,原則上採取多數決之合議制,由專利審查人員或具法律專長人員三名或五名之審議人員所組成,其中一人為審議長,並配置有審議書記人員處理相關行政事務(草案第66條之2、第66條之3、及第66條之6)。審議會的特色在於獨立行使職權,所為之審議決定不再經智慧局內部的科長及組長審核決行。不服審議決定得逕向智慧財產法院(下稱「智財法院」)提起民事訴訟,不再經由經濟部訴願會的行政救濟,因此審議程序有輔助參加及當事人恆定之適用,並得作出不受理之決定(草案第66條之4、第66條之5、第66條之7)。

二、複審案之相關程序

在「複審案」中,對上述4種不同類型的複審案,分別就法定期間、審議程序、及審議決定等相關程序設有規範。以下就與現行法制有別的特殊部分作介紹:

(一) 核駁複審案

不服初審的核駁審定,於審定書送達後二個月內得向審議會申請核駁複審,並廢除現行的再審查制度。為避免誤向其他機關為不服之表示而影響救濟權利,設有視為自始申請複審及移送智慧局的規範(草案第66條之8)。另設有僅適用於核駁複審案的「前置審查」,若於申請核駁複審時併提修正,經一名專利審查人員審查認為無不予專利之情事,得逕為核准審定,則核駁複審申請視為撤回(草案第66條之9)。核駁複審案為不服智慧局單造申請案處分之救濟,採原則書面、例外言詞的審議程序,其性質為重新審查,審議會得另行檢索相關引證文件,並得審酌初審核駁審定書中未載明的不予專利事由(草案第66條之10)。核駁複審案於審議決定書送達前得撤回申請,惟經撤回後即不得就同一核駁複審案再提出申請,此係一事不再理的法理明文化(草案第66條之11)。

(二) 延長申請案

對醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權申請延長專利權期間,採原則書面、例外言詞的審議程序。經審議為不准延長或申請延長專利權期間超過准予延長期間者,應先通知限期申復;逾期提出申復者,該申復視為未提出;屆期未申復者,逕為決定(草案第66條之12)。

(三) 更正案

更正案採原則書面、例外言詞的審議程序。經審議認為無理由者,應先通知申請人限期申復;逾期提出申復者,視為未提出;屆期未申復者,逕為決定。實務上,同一專利權於其更正案之審議期間,常陸續提出多件更正案,為了使審議的版本正確,特別規定申請在先之更正案視為撤回(草案第68條)。

(四) 其他處分複審案

不服關於一般程序案件之其他處分,得於處分書送達後一個月內向智慧局申請複審。若誤向他機關申請複審,視為自始申請複審並移送智慧局。採原則書面、例外言詞的審議程序,且原則上審議會依職權或依申請調查證據(草案第68條之1)。

三、爭議案之相關程序

在「爭議案」中,對上述2種不同類型的爭議案設有詳盡規範。以下就與現行法制有別的特殊部分作介紹:

(一) 舉發案

關於舉發事由,專利申請權或專利權歸屬之爭議,常涉及當事人間之私權糾紛,非屬專利本身之技術性專業判斷,實務上智慧局難如法院可實質調查其真實權利歸屬,當事人應循民事訴訟途徑解決爭議,故草案刪除真正申請權人之舉發事由並修正相關規定(草案第10條、第35條、第59條、第71條、第119條、第141條)。

關於書狀交換及公開心證,因專利爭議訴訟改採民事訴訟程序,並配合智慧財產案件審理法第33條不再適用可提出新證據等,未來訴訟時將以審議程序之事證為主,一方面為保障當事人程序利益,草案放寬現行限制,舉發人之補充理由、證據或專利權人之答辯、更正等文書,應於審議終結前適當時期提出;另一方面為提升審議之效能,草案規定當事人意圖遲滯審議或因重大過失而未提出文書致有礙審議終結者,視為未提出文書,並要求審議會就事實上、法律上及證據上之爭點,適度公開心證(草案第74條)。

關於審議程序,採取原則言詞例外書面、原則公開例外祕密的審議程序,當舉發案「已達可為審議決定之程度者」,應向當事人告知審議終結並於一個月內作出決定,此時當事人即不得再提出相關事證;若舉發案以書面審議者,應為書面審議終結之通知。當舉發顯無理由者,得不經言詞審議而逕予駁回。另明訂一方及雙方當事人未於審議期日到場、參與言詞審議之審議人員變更之處理(草案第74條之1、第76條)。當於審議程序中公開心證後,當事人可能再提相關事證或申請更正,改變審議之事實基礎,審議會必要時得就後續程序的順序、期間,與雙方當事人商定「審議計畫」;若當事人逾期提出相關事證致有遲滯審議程序之虞者,除非釋明有正當理由,否則該事證視為未提出(草案第74條之2)。審議會必要時亦得行「預備程序」,由一名審議人員為爭點整理、爭點簡化協議等事項並就更正有無理由適度公開心證(草案第74條之3)。關於職權調查,草案規定須在「不能依當事人提出之證據而得心證,為發現真實認為必要時」始得為之,以限縮現行依職權審酌舉發人未提出之證據的範圍過大問題(草案第75條)。

關於更正案併舉發案時,應就更正案有無理由適時公開心證,且更正案應與舉發案合併審議及合併決定。為避免專利權人頻仍申請更正,必要時得為「審議中間決定」,於審議中間決定後至審議決定前之期間,專利權人不得再申請更正,舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合(草案第77條)。

關於一事不再理之範圍,現行規定任何人對同一專利權,在特定情況下不得就同一事實以同一證據再為舉發,而為避免可能導致真正之利害關係人無法以該事證提起舉發,草案限縮為「舉發人或參加人」。此外,舉發案審議決定之專利權爭議,改採循民事訴訟程序救濟,當事人無從依智慧財產案件審理法第33條在行政訴訟中提出新證據,故草案刪除相關規定(草案第81條)。

關於專利權效力,因草案規定對舉發審議決定不服,須提起性質屬於民事訴訟之專利爭議訴訟,在舉發成立經撤銷時,專利權人未提起訴訟或提起訴訟經駁回確定者,專利權撤銷確定而視為自始不存在;在舉發不成立時,舉發人提起訴訟,其訴訟標的為專利權本身,而非性質屬於行政處分之審議決定,智財法院判決專利權無效確定者,智慧局毋須另重為撤銷專利權之處分,專利權在判決確定時視為自始不存在(草案第82條)。

(二) 延長舉發案

對於經核准延長的醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權期間所提起之舉發案,其審議準用上述有關發明專利權舉發案之規定(草案第82條之1、第83條)。

四、因應專利法修正草案應注意事項

草案目前仍在修法的初期階段,尚未由行政院會通過函請立法院審議。因此後續發展仍需要進一步觀察。

從草案內容觀之,大幅加重智慧局的專業審查角色以符合國際趨勢,值得樂觀以待。相對地,專利申請人也必須有更完善的準備工作,才能符合修法後眾多相關程序的要求。

此外,引入複審制度應可提升發明專利的審查品質,減少目前專利權人侵權訴訟中經常被智財法院認定專利無效的情況,但發明專利申請階段的成本也可能增加。若現行草案經立法院通過,則企業應重新審視專利申請與佈局策略(例如:透過申請前的前案檢索將申請時申請專利範圍設定在合理的範圍、把握在初審及前置審查二階段中與審查委員取得共識的機會),避免進入複審程序而能夠快速獲准專利。修正理由指出,依日本近年數據,初審核駁後,申請複審併提修正而進入前置審查之比例超過八成五,其核准率達六成,顯見前置審查確實有助於儘早取得專利,申請人應善用此制度。

[1] 作者為理慈國際科技法律事務所律師,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。

[2] 作者為理慈國際科技法律事務所資深顧問與科技暨專利部經理,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。