一、專利法修正草案之摘要
(一) 草案第二版於110年7月6日預告期間屆滿，是近年最大幅度的部分條文修正案
我國經濟部於109年12月30日預告專利法部分條文修正草案（下稱「草案」）第一版，徵求書面意見的預告期間已於110年2月底屆滿，近期又於110年6月22日預告草案第二版，於110年7月6日預告期間屆滿。草案第二版相較於現行專利法共修正79條，是繼102年全文修正之後，最大幅度的部分條文修正案。
草案第一版的重大變革有兩部分，第一部分為在經濟部智慧財產局進行的複審案、爭議案之行政審議程序，第二部分為在智慧財產及商業法院審理的複審案、爭議案之民事訴訟程序。針對上述行政審議程序，本所先前有撰文介紹（「專利法修正草案介紹－複審及爭議審議部分（台灣）」，理慈特輯，2021年5月17日）。
相較於草案第一版，草案第二版就上述行政審議程序做了兩點主要修正，以回應第一次預告時的公眾建議：(1)放寬申請人於原申請案核駁審定書送達後二個月內、複審程序中得申請分割；及(2)對專利申請權及專利權歸屬有爭執並以民事途徑尋求救濟者，當事人得向智慧財產局申請暫停涉及權利異動之程序。
(二) 草案第二版於複審案、爭議案民事訴訟程序之主要變革
本文以草案第二版為藍本，繼續介紹上述民事訴訟程序。相較於草案第一版，草案第二版就上述民事訴訟程序也做了兩點主要修正以回應外界建議：(1)增訂舉發人或其參加人於專利爭議訴訟中可提出新理由或證據之例外事由；及(2)明訂專利法新創設的專利爭議訴訟之裁判，詳如下述。
草案第二版中，專利複審訴訟及爭議訴訟由智慧財產及商業法院專屬管轄，為高等法院層級，得上訴或抗告至最高法院，審理以民事訴訟程序進行，並要求訴訟代理人須具備律師、專利師或專利代理人資格。
(三) 草案第二版關於於專利複審訴訟之規定
得提起專利複審訴訟之案件為經智慧財產局的複審及爭議審議會（下稱「審議會」）作出審議決定的以下案件：
(a)不服不予專利審定之核駁複審案、
(b)專利權期間之延長申請案、
(c)更正案、及
(d)不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案。
專利複審訴訟審理相關重要規定包括：
1. 訴訟的受理：當「對審議決定不服」時，上述案件的申請人、參加人（如更正案之專屬被授權人）皆可作為原告，以「智慧財產局」為被告提起本訴訟。
2. 訴訟的進行：因審議決定涉及上述案件的適法性而與公益有關，法院應職權調查必要之事實關係及證據，不受當事人主張、自認、捨棄、認諾或和解等拘束。
3. 訴訟的終結：若原告之訴有理由且案件的事實關係、證據皆明確，法院將視情形以判決「撤銷或變更審議決定」或「命智慧財產局作成原告聲明之審議決定」。
(四) 草案第二版關於於專利爭議訴訟之規定
得提起專利爭議訴訟之案件為經審議會作出審議決定的以下案件：
(e)專利權之舉發案、
(f)專利權期間之延長舉發案。
此外，經審議會作出不受理決定的(g)上述舉發案或延長舉發案的申請，其不符程序要件者，亦得提起專利爭議訴訟。
專利爭議訴訟審理相關重要規定包括：
1. 訴訟的受理：當「對審議決定之專利權爭執」或「對不受理決定不服」時，當事人、參加人皆可作為原告，以「他方當事人」為被告提起本訴訟。
2. 訴訟的進行：若舉發人、參加人於審議會的行政審議程序中以不符實質要件（如不具進步性）提出上述舉發案(e)，必須釋明以下二款例外事由之一者：(1)因審議會違背法令致未能提出（如未遵守審議計畫）、(2)事實於法院已顯著或為其職務上所已知、法院應依職權調查之證據（如「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水平），始能提出在審議程序中未主張的新理由及新證據。此外，在審理上述舉發案(e)、延長舉發案(f)時，法院以「審議決定專利權之範圍」為限（如舉發請求項1），當事人不能在此範圍之外為變更追加、捨棄、認諾或和解等（如追加起訴請求項2）。
3. 訴訟的終結：若原告之訴有理由，在上述舉發案(e)、延長舉發案(f)，法院應於原告聲明之範圍內，撤銷審議決定並「認定專利權範圍」；在上述不符程序要件的申請(g)，法院應撤銷不受理決定並「發回審議會審議」。此外，基於資訊管理之目的，法院在本訴訟的受理及終結時應通知智慧財產局；若法院判決變更專利權範圍時，智慧財產局將直接公告。
二、因應草案第二版的建議注意事項
草案第二版仍在修法的初期階段，尚未由行政院會通過函請立法院審議，其後續發展仍需要進一步觀察，謹提出對於草案第二版之建議注意事項如下：
依現行規定，若對智慧財產局審查上述案件(a)至(g)後的決定不服，申請人須先提起行政訴願再提起行政訴訟的行政救濟程序。依草案第二版之內容，上述案件(a)至(g)直接提起民事訴訟程序，簡化行政訴願的層級，使申請人在減少時間及金錢的花費下提早得到法院判決。
相對的，審議會在實質上等於地方法院的民事第一審，申請人必須在行政審議程序中，確定標的（如舉發請求項1）並盡可能地提出理由及證據（如證據1可證明請求項1不具進步性），在法院的民事訴訟程序中，將無法增加標的（如追加起訴請求項2）並原則上禁止提出新理由及新證據（如主張證據1及證據2的組合證明請求項1及請求項2不具進步性）。申請人在審議會審理上述案件(e)及(f)時必須有更完善的準備工作。
此外，法院形式上以民事訴訟程序進行，但實質上在檢視審議決定或不受理決定是否合法，具有行政訴訟程序的精神，因此，當事人不能如同一般民事案件可任意地自認、捨棄、認諾或和解。
再者，實務上主要案例為專利權人在法院對侵權人提起民事侵權訴訟後，侵權人除在民事侵權訴訟中抗辯專利權無效外，侵權人也經常向智慧財產局舉發專利權無效（即上述案件(e)）。依草案第二版之內容，可能發生民事侵權訴訟及上述案件(e)皆上訴至智慧財產及商業法院的民事二審，由相同法官合併審理此兩種案件之情形。因此，專利權人在提起民事侵權訴訟前，除蒐集侵權證據外，也應進行先前技術檢索，確認專利權有效性的強度，避免侵權不成立又專利權無效的風險。
[1] 作者為理慈國際科技法律事務所律師，惟本文內容為個人意見，不代表事務所立場。
[2] 作者為理慈國際科技法律事務所合夥律師，惟本文內容為個人意見，不代表事務所立場。