簡析「專利貢獻度」在我國專利侵權案件損害賠償計算之應用(台灣)

鄒鎮陽 律師

一、「專利貢獻度」之概念

所謂「專利貢獻度」,顧名思義即指某件專利對某件產品價值之貢獻程度。之所以有此概念出現,肇因於對專利侵權案件損害賠償計算之思考,即專利權人對侵害其專利的物品請求損害賠償時,是否得以侵權人銷售其侵權物品之全部獲利當作請求金額?若答案為否,那專利權人得就侵權物品之獲利中請求多少比例作為損害賠償金額才合理?

尤其,在科技發展及智慧財產權保護意識蓬勃的今日,一件物品上往往不只存在一件專利,甚至可能存在數以百計乃至千計的專利,在這種情況下,諸如一個專利權人對同一侵權產品同時主張數件專利的損害賠償,或數個專利權人同時對同一侵權產品主張不同專利權的損害賠償,均讓損害賠償之計算更為複雜難解,因而凸顯專利貢獻度在實務上有被深入探討的必要性。

二、我國專利法下損害賠償之計算方法

回歸觀察我國專利法有關損害賠償計算之規定,民國100年修正後之專利法第97條第1項,明定有「具體損害賠償或差額法」、「所得利益法」及「合理權利金法」三種計算機制。簡單介紹,「具體損害賠償或差額法」即參考民法第216條以專利權人具體「所受損害及所失利益」或「實施專利權通常所可獲得之利益減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額」來計算;「所得利益法」係以侵權人因「侵害行為所得之利益」來計算;至於「合理權利金法」則以「專利授權所得收取之合理權利金」來計算。

前揭三種計算方法中,我國實務向來最常被使用者為「所得利益法」,理由或為在專利侵權案件損害難以舉證的情形下,調查侵權產品之銷售額再以之作為侵權人所得利益之計算基礎,往往是舉證最為簡單且得請求金額最高的計算方式。況於民國100年專利法修正前,舊專利法第85條第1項第2款後段曾有「於侵權人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全部收入為所得利益。」之文字,更加深過去實務中專利權人以「所得利益法」作為計算損害賠償方式之動機。

值得注意的是,民國100年專利法全文修正時,舊法中「銷售物品全部收入為所得利益」之文字被刪除,修法理由載明:「依此方式計算損害賠償額,顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌。」而由其中指明侵權產品全部收益歸於權利人有過當之嫌的論述,某程度即反映當時修法即考量到專利貢獻度之概念。

三、「專利貢獻度」在我國專利案件判決中之運用

雖我國專利法並無「專利貢獻度」規定之明文,但我國法院已有肯定該概念之判決,如智慧財產法院102年度民專上字第3號判決曾謂:「專利法制初發軔時,原則上一專利即一產品,然於工業蓬勃發展後,專利與產品間之關係,已屬產品技術貢獻或產值貢獻程度之關係,絕非當然代表產品之全部價值,故專利權受侵害時之損害賠償數額,是否仍應以專利產品之價值為斷,或應包括導致專利權人須另行研發創新,增加額外維護支出之費用等等,影響專利制度是否能發揮其促進產業進步之政策功能。」正明白指出專利不能代表產品全部價值,而專利與產品間實屬「產品技術貢獻」或「產值貢獻程度」關係,此即專利貢獻度之核心概念。具體運用上,觀察近年來有運用專利貢獻度概念之判決,法院多係依民事訴訟法第222條法院得審酌個案一切情況依所得心證來決定最終賠償數額之規定為基礎,將專利貢獻度當作法院得以自由心證斟酌之一切情況之一。

至於專利貢獻度應如何判斷,智慧財產法院判決曾有:「現今由於各種工業技術蓬勃發展,產品之結構及功能日益複雜化,產業鏈分工愈趨精細等,一項產品上有多重專利技術堆疊,實屬常見,惟法院於認定侵害專利權之損害賠償金額時,應否納入被侵害之專利權對於侵權產品整體價格之貢獻度時,應綜合考量專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等因素決定之,不應僅以某產品上使用多少數量之專利,而直接按專利數量之比例分配。換言之,考量專利技術對於侵權產品價格之貢獻度,除了技術層面之考量(例如該專利技術對於提昇產品功能之助益為何?係增進產品之主要功能或附隨功能?欠缺該專利技術,產品是否仍能達成主要之功能)之外,尚涉及經濟層面之考量(例如該功能之增進是否足以影響消費者之購買決定?專利與非專利元件物理上可否拆分?可拆分之元件是否可單獨成為交易客體?一般交易習慣等),並非單純之數學問題。(參智慧財產法院103年度民專訴字第48號判決及104年度民專訴字第36號判決)」之見解,由此可見,我國實務目前對專利貢獻度之認定方式仍講究個案認定,而可能參考的認定因素大略可從「技術層面」及「經濟層面」兩個方向出發。舉例而言,在技術層面,智慧財產法院就曾以實際判斷含有專利之產品構件對整體產品之功效來認定貢獻度(參智慧財產法院106年度民專上字第30號判決);在經濟層面,智慧財產法院亦曾以有無某專利功能之二件產品的價差作為專利貢獻度之計算標準(參智慧財產法院104年度民專訴字第50號判決)。

附帶而論,雖智慧財產法院曾作出認定受侵害專利對侵權產品貢獻度為100%之判決(如智慧財產法院103年度民專訴字第48號判決),但筆者強烈認為將專利貢獻度認定為100%是否正當顯有疑義,畢竟完全忽視侵權人製造技術、銷售通路及商譽等對侵權產品價值的可能貢獻,而將侵權產品全部價值皆歸因於專利的存在實難謂合理,遑論在產品可能存有複數專利的情形下,倘認定其中一件專利貢獻度為100%,豈非完全否認其他專利的價值? 尤其,在極端的情況下,如果專利權人以數個專利權對同一侵權產品請求損害賠償,若不考量專利貢獻度或將各專利之貢獻度均認定為100%,則侵權人對侵權產品的賠償責任豈非數倍於侵權產品本身之價值? 此實非合於損害賠償基本法則之正論。

四、小結

追本溯源,筆者以為專利貢獻度的概念,毋寧係侵權行為法中「相當因果關係」要件的展現,即在侵權人侵害專利的「因」與造成專利權人損害的「果」之間,用「專利貢獻度」的概念來界定專利權人得請求之「相當」損害賠償之範圍。是以,縱專利法未明定「專利貢獻度」文字,現行專利法第97條第1項規定亦得解讀包含專利貢獻度之概念,譬如「具體損害賠償或差額法」中,能利用「專利貢獻度」建立起相當因果關係者,始得認屬所受損害或所失利益之範圍;又在「所得利益法」中,參前揭民國100年時專利法修正理由,亦證應考量專利貢獻度來認定侵權人所得利益之範圍;至於就「合理權利金法」而言,自然應先考量專利貢獻度始能衡量出合理之權利金額。準此,即便我國專利法目前並無「專利貢獻度」之明文,但於判決中須考量專利貢獻度實為法理上之必然。

綜上所述,專利貢獻度在我國實務的運用方興未艾,此發展方向實值肯定。然而,目前其認定基準及方式仍高度仰賴法官自由心證,似有進一步立法以深化落實該概念操作之必要。期待未來能見到我國法院作出更多適正考量專利貢獻度之判決,以完善我國專利法制實務。