淺析技術授權合約之擔保及無擔保事項(台灣)

顏伯軒 律師[1]

技術授權,係指授權人(技術提供者)就其專利權、著作權、營業秘密或其他專門技術知識,於約定的期間內,同意由被授權人(技術需求者)利用全部或一部分權利。「技術移轉」有時被當作「技術授權」的同義詞,但若細究,兩者其實並不完全相同。由於「移轉」並不是法律名詞(「讓與」或「授權」才是),「技術移轉」一詞更精確地是指在「技術讓與」或「技術授權」的過程中,技術所有者提供的各種服務,包含:提供技術資料、對人員進行教育訓練、協助產線建置或取得認證…等。

在產業全球化的時代,技術授權儼然已成為促進技術商業化的重要途徑。對於授權人而言,技術授權在創造收益外,亦可將擴張技術市場的風險轉由被授權者承擔;對於被授權人而言,雖然有時技術授權是面臨訴訟困境迫於無奈的「城下之盟」,但有時也可能是取得技術、減省研發成本或建立商業關係的積極手段。由於「技術」不像一般的「有形資產」,沒有明確之資產標的及權利範圍,故對於技術授權而言,其合約條款是否完備則顯得格外重要。

在技術授權合約常見的條款中,擔保/無擔保條款是較容易發生爭議的部分,也是合約談判階段雙方攻防的焦點之一。一般而言,在技術授權合約中,被授權人希望授權人可以擔保的事項大致可歸納為「技術效用」與「技術合法性」兩個層面:

一、「技術效用」之擔保,是指授權人擔保授權技術在正確利用的情況下可以達到約定的成效(例如:擔保被授權人可於一定期間內達到目標產能或良率、擔保被授權人可以解決特定的技術問題…等)。然而,在某些案例中,技術授權的成效可能特別仰賴被授權人本身能力及經驗,或是雙方當事人難以在合約談判的階段即對「技術效用」做出完整判斷,因此授權人並不願意對「技術效用」進行擔保(甚至授權人會以無擔保條款特別聲明其不擔保「技術效用」)。此時,被授權人或許只能退而求其次,要求授權人應擔保其所提供技術資料的正確性與完整性,並於「技術移轉」條款中明訂各種授權人應負之協助義務,另輔以違約金條款與終止條款來控制風險。

二、至於「技術合法性」之擔保,概念上則類似於權利瑕疵擔保責任,是指授權人應擔保權利確實存在(即權利存在擔保責任),並且沒有第三人可以對被授權人主張權利(即權利無缺擔保責任)。惟如前述,由於「技術」本質上並沒有明確的權利範圍,因此技術授權合約究竟應如何準用權利瑕疵擔保責任,即衍生出許多問題。

首先,雙方當事人就授權人是否擔保「實施授權技術不會侵害第三人智慧財產權」往往存在分歧。絕大多數的情況下,授權技術都是對於「先前技術」的進一步改良,即便授權技術確實是由授權人獨立研發而得,也不可能據此得到「實施授權技術不會侵害第三人智慧財產權」之結論。因此,站在授權人的角度,在合約中加入無擔保條款拒絕擔保「實施授權技術不會侵害第三人智慧財產權」似乎是常見的情形,但在少數被授權人議價能力顯著強於授權人的案例中,若授權人不得不對「實施授權技術不會侵害第三人智慧財產權」進行擔保,則爭取於擔保條款中限縮該「第三人」的範圍,並且事先做好自由實施檢索(freedom to operate search)以合理評估風險,或許是可行的替代方案;另一方面,站在被授權人的角度,當難以要求授權人擔保「實施授權技術不會侵害第三人智慧財產權」時,則應盡量爭取於合約中加入補償條款,明訂若遇有第三人主張侵權情形時授權人負有協助迴避設計、提供技術替代方案或補償訴訟費用等義務。

此外,若授權之標的是專利權,則「專利有效性」之擔保也是常見的問題。雖然專利權是向主管機關提出申請並經審查核准,但事實上卻有相當高比例的專利權嗣後被舉發撤銷(或是於訴訟中被法院認定無效),因此一般情況下,授權人通常不願意擔保「專利有效性」。這又會衍生出另一個問題,即「若專利權被撤銷,授權人應否返還被授權人過去支付的權利金?」對此,國內實務[2]則認為,專利授權人之主要義務在於專利授權期間使被授權人可依據授權合約實施專利權,縱使專利權嗣後被撤銷,當事人間之授權合約在撤銷前仍屬有效,被授權人於實施專利權期間仍應給付權利金。

除了上述之擔保/無擔保事項外,技術授權合約另有許多應注意的要點,惟本文囿於篇幅無法逐一詳述。技術授權屬於高度複雜的交易類型,且涉及技術、財務及法律等不同面向,因此跨部門的通力合作十分重要。雙方當事人議約時,在對技術價值、可行性及授權策略等各方面進行評估之餘,也應重視對合約條款內容的審查,確保其可以達到交易之目的並排除遺漏、詞義不精確或難以執行等隱患。

[1] 作者為理慈國際科技法律事務所律師,惟本文內容為個人意見,不代表事務所立場。

[2] 智慧財產法院101年度民專上字第58號民事判決、臺灣高等法院104年度上字第1279號民事判決參照。