羅文美 律師 / 王一旅 律師
2016年2月12日，聯邦巡迴法院全體法官於Lexmark International v. Impression Products（案號14-1617）一案中重新肯認兩項專利法上的重要見解，即：(1)若購買時專利權人已明確向買方表示銷售之限制，專利權人即可限制專利產品之再使用或轉售；以及(2)於美國境外之銷售無專利耗盡原則之適用。雖然這兩項見解曾於最高法院Quanta Computer v. LG Electronics, 553 U.S. 617 (2008) 及Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, 133 S.Ct. 1351 (2013)中遭到質疑，聯邦巡迴法院仍重新肯認此兩項見解，並認為最高法院並未明示駁回宣示這兩項見解的案例。
銷售限制(Restricted Sales)
依據聯邦巡迴法院最初於Mallinckrodt v. Medipart, 978 F.2d 700 (Fed. Cir 1992)一案提供有關銷售限制見解，專利權人於出售專利產品時，得限制產品僅得為單一使用，或得限制買方不得將產品轉售他人。若買方違反此限制，則專利權人可提出專利侵權訴訟，而非僅基於違反銷售契約提告。這有別於最高法院150多年前建立的一般原則，即專利權人出售產品後即不得控制該產品之使用或轉售。
本案中Lexmark持有印表機碳粉匣專利，出售碳粉匣之明示條件為碳粉用完後，即不得再使用，且買受人不得將用過的碳粉匣移轉予Lexmark以外之人。儘管有這些條款，Impression公司仍取得該Lexmark印表機碳粉匣，並加以填充後，售予消費者。依據聯邦巡迴法院之裁定，由於Impression公司違反最初銷售限制而再使用碳粉匣，因此，Impression公司所進行之銷售即構成專利侵權。
權利耗盡原則(Patent Exhaustion)
聯邦巡迴法院也針對若Lexmark未限制產品再使用但於美國境外販售碳粉匣的問題提出其見解。於其之前於Jazz Photo v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)一案中，聯邦巡迴法院再次肯認專利產品於境外銷售時，即使該銷售係由專利權人所為或授權，專利權人之權利仍未耗盡。因此，若這些產品之後輸入美國，專利權人即可提出侵權告訴。
於Jazz Photo一案中，系爭產品為用後即抛單次照相機。受控告之侵權人購買單次照相機時，原始底片已用磬，受控告之侵權人置入另一卷底片後，再出售照相機供重覆使用。與Lexmark一案類似的是，當事人亦係將碳粉匣填充碳粉再行出售。在這兩個案例中，若最初產品於美國銷售（且無單一使用限制），則依據長久以來的專利耗盡原則，此作法是法令允許的。反之，若產品最初於美國境外銷售，則專利權並未耗盡，若這些產品未經專利權人同意而輸入美國，專利權人仍得主張專利權。
儘管Jazz Photo 及 Lexmark 兩案皆涉及專利產品之翻新及再使用，但此事實對於專利耗盡之認定並非關鍵所在。即使專利產品銷售後並無任何變更，但產品於境外銷售後再輸入美國時，專利權人即可提告侵權。此與最高法院於Kirtsaeng中一案依據著作權法達成之結論相左，該案件中法院認定著作權人於美國境外出售之書籍，可輸入美國，而不違反著作權法。（聯邦法院曾肯認，海外專利產品買受人可能被解釋為取得專利之明示或默示授權，但此與專利耗盡原則為不同的抗辯）。
未決之問題
儘管此裁定維持了目前法律對於專利耗盡及銷售限制之規定，但法院仍有須面對的問題未解決。例如，聯邦巡迴法院是在當事人各方均知悉Lexmark對於產品銷售的限制的情形下，認定對於再使用商品的限制是可被允許的。因此，若在「下游業者取得專利產品時無法知悉銷售限制」的情形時，應如何處理以及法院是否會有不同的認定，仍有待觀察。
同樣重要的是，儘管判決確立了外國銷售無專利耗盡原則的適用，但關於判定銷售地點方面仍無明確原則。不僅並無「單一且可一體適用的事實」可決定銷售發生的地點，「也未解決銷售是否可於一個以上的地點發生的問題」（Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Grp., Ltd., 807 F.3d 1283, 1308 (Fed. Cir. 2015)）。由於判斷銷售地點對於專利耗盡原則適用與否極為重要，加上供應鏈日益國際化，因此法院極有可能要在未來面對並處理此問題。
Lexmark v Impression Products案結論
聯邦巡迴法院重新肯認Malinckrodt 及Jazz Photo案件之見解，形同允許專利權人在已出售專利產品後，持續利用專利權控制專利產品後續使用的方式。專利權人有了價格上較大彈性，可針對於美國或海外以不同價格銷售，或基於產品不限用途而非單一用途而收取更高價格。二手商品的買受人則須注意原始銷售是否包含其承受專利侵權主張的限制。而海外製造產品的買受人，除非已獲得專利權人授權，否則必須關注專利授權是否涵蓋所有產品元件。
儘管聯邦巡迴法院決定了此法律見解，仍有上訴最高法院的可能性。2016年6月20日最高法院已要求美國Solicitor General針對最高法院是否該受理此案提出意見。因美國Solicitor General採取的立場不同於聯邦巡迴法院裁決，因此美國Solicitor General可能會建議最高法院受理本案。若受理，裁決最快也要2017年才會出爐。
台灣法觀點
針對台灣法下的權利耗盡原則，規範依據為台灣專利法第59條第1項第6款。專利權人就下列情形不得主張其專利權：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造，販賣不以國內為限。」權利耗盡原則之概念在於專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品首次流入市場後，既然已經取得合理的授權金等報酬，就該專利物品的權利已經耗盡，不得再行主張專利法上的權利。
首先，與Lexmark International v. Impression Products案件不同，專利法第59條第1項第6款明文採取國際耗盡原則，亦即不僅專利權會因將專利物品於台灣國內市場製造或販賣而耗盡權利，即使專利權人於台灣以外的國際市場製造販賣專利產品，亦造成權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。而此也是經過2013年1月1日正式施行的專利法修正案後，才明確採行國際耗盡原則，以避免之前法院依個案認定所產生權利耗盡地域不確定性的問題。
目前台灣法院並無判決就專利權人對於授權所加諸使用上的限制時，於被授權人或使用人違反該使用限制時，是否可再向使用人主張專利侵權責任，從法條文義的解釋上，專利法第59條第1項第6款的文字中，專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品，不得對於該專利物品的「使用或再販賣」主張專利侵權，因此，單純就專利法第59條第1項第6款的文義解釋可能會認為，任何專利物品的「使用或再販賣」，不論是否專利權人是否於授權時加諸使用上的限制，均不得再主張專利侵權。但實際上法院就此觀點的見解，仍需待有具體案件時，由法院依個案加以認定。
對於台灣OEM廠商的影響
Lexmark International v. Impression Products對於專利權利耗盡原則以及銷售限制的見解，無疑對於台灣的代工業者有著顯著的影響，包含被授權人如何知悉「層層上手授權人」中對於每一階段的授權條件與限制，進行確保被授權人使用專利不會違反「任一授權銷售限制」，此見解無異將增加交易成本，且在台灣代工廠與原廠授權談判地位不均等的情形下，亦不可能要求授權方提供無侵權的擔保，不確定的專利侵權風險轉嫁給最終下游被授權人。僅採取美國國內銷售專利耗盡原則的見解，如何認定於「美國國內銷售」亦為一不確定的概念，大幅增加被授權人專利侵權的風險。建議台灣代工廠應持續關注未來美國最高法院對於本案的見解，並聘請專業律師審閱相關法律文件，以降低或避免Lexmark案見解的衝擊。