陳安揆 美國哥倫比亞特區律師
去年十月，關於何時應核給加重專利侵權損害賠償的標準，最高法院針對聯邦巡迴法院Halo Electronics v. Pulse Electronics 及Stryker Corporation v. Zimmer Inc.兩個案件授予調卷令。易言之，Halo一案進行調卷的唯一問題為：「聯邦巡迴法院是否採用了美國法典第35部第284條(35 U.S.C. §284)規定的呆板的兩步驟測試(two-part test)加重專利侵權損害賠償，因而鑄下錯誤，而本院過去於Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014)一案中曾經拒絶依據美國法典第35部第285條類似用語規定就課以律師費採用僵化兩步驟測試。」隨著言詞辯論預定於2月23日舉行，此庭訊將為最高法院近年來首次直接處理加重專利侵權損害賠償，由於美國目前仍為專利侵權得適用反托拉斯風格三倍損害賠償的唯一管轄地，因此全球專利法界正密切關注此結果。
Halo是一家小型電子元件供應商，擁有電子裝置內部IC板表面安裝電子封裝三項專利。Pulse Electronics是表面安裝電子元件供應商，產品交運美國及海外客戶。Halo似乎曾向Pulse提出授權要約，但由於據傳Pulse內部認定Halo的專利可能無效，因此並未接受此要約。2007年Halo於內華達州地方法院控告Pulse侵犯專利，Pulse否認侵權，並基於顯而易見性，質疑Halo專利的有效性。儘管地方法院的確認定Pulse為美國買方製造、出貨及交付的Pulse產品侵犯了Halo的專利，但卻不願為美國境外買方製造、出貨及交付的Pulse產品作相同認定，並認為Pulse的侵權並非蓄意。Halo針對最後兩項認定上訴聯邦巡迴法院，Pulse則認為地方法院未基於顯而易見性而認定Halo專利無效而提出交互上訴。聯邦巡迴法院肯認地方法院的裁定，並駁回Halo關於蓄意問題的論點。Halo因而針對聯邦巡迴法院關於蓄意與否的判定上訴最高法院。
其實專利侵權的三倍損害賠償於美國已有不起眼的悠久歷史。1793年專利法原先規定所有侵權者應支付的損害賠償金額，至少三倍於專利權人向他人出售或授權發明的價格。直到1836年專利法施行時，該法律才將補償性賠償改為加重損害賠償，並訂了實際損害的三倍上限，並規定該裁罰「應僅依個案情況」核給。一世紀以來，此文字於國會少有重大變動，且美國法典第35部第284條目前的法律文字源於1952年專利法，規定如下：「法院裁定原告勝訴時，應核給原告足以補償侵權的損害賠償．．．陪審團未核給損害賠償時，法院應酙予考量。無論如何，法院最高可核給認定或核定金額的三倍損害賠償。」然而，該用語絶未明確註明法院得裁定被告支付三倍損害賠償的情形。
最高法院在1854年Seymour v. McCormick一案首次嘗試解釋專利法三倍損害賠償條款，並認定三倍損害賠償應僅限於「肆意或惡意」侵權者，因為倘若基於無知或善意而作為的被告也要承擔相同罰則並不公平。除了民事侵權法認知到懲罰性損害賠償應僅限於惡意情形，此規則於後來專利侵權案件中也廣為下級法院及最高法院本身所採用。由於「肆意或惡意」或「蓄意」後來的用語的構成要件及原告加重損害賠償的可能性缺乏明確標準，因此意味者過去成功主張蓄意專利侵權的比例仍然偏低。
聯邦巡迴法院於1982年成立作為專利上訴法院之後不久，聯邦巡迴法院即於Underwater Devices v. Morrison-Knudsen, 717 F.2d 1380 (Fed.Cir.1983)一案揭橥了評估蓄意侵權的方法，主要基於受控告侵權者判斷其是否侵權時是否履行了適當注意(due care)積極責任的相關「全盤事實情況」(totality of circumstances)。證明此適當注意要求的關鍵證據為律師專業意見認為被告未侵權，且被告依賴該意見即顯示其基於誠信而作為。反之，若未取得此意見，即視為侵權者疏於取得意見，或該意見建議侵權者不要從事建議的行為，這構成了消極推論(negative inference)。使用律師意見作為反駁蓄意侵權的關鍵證據之問題在於取得專利侵權評估意見所費不貲（不過為了因應蓄意侵權的加重損害賠償的威脅，這個費用省不了），此外，若提出前述意見，也可能造成被控侵權者必須抛棄律師當事人間的保密特權。即使聯邦巡迴法院於Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 383 F.3d 1337 (Fed.Cir.2004)一案已不再採用前述未取得律師意見的消極推論，但Underwater Devices的全盤事實情況標準仍未改變。
聯邦巡迴法院於In re Seagate Technology LLC 497 F.3d 1360 (Fed.Cir.2007)一案中終於放棄了Underwater Devices 一案的法制，並明訂評估蓄意與否的當前標準。聯邦巡迴法院分析時表示，Underwater Devices 一案中使用「積極責任」一詞，並將責任施於侵權者，使調查較為接近過失標準，且其他情境下若要認定蓄意，則侵權者必須有某種程度的「魯莽」，因此聯邦巡迴法院翻轉了立場，如今要求專利權人證明(i)有明確及具說服力證據顯示，儘管客觀上該侵權人的行為極可能構成有效專利的侵權，但受控告的侵權者依然我行我素（以下簡稱「客觀測試」），且(ii)第(i)款的客觀侵權風險為受控告的侵權者所知，或由於其極為明顯因此受控告的侵權者應已知曉（以下簡稱「主觀測試」）。唯有符合客觀測試後，法院才會接著進行主觀測試。儘管聯邦巡迴法院有意讓下級法院於未來案件中適用此原則，但測試的順序顯示調查主要為客觀性質；除非證據顯示侵權者的行為客觀上風險極高，否則侵權者的心態不再是重要考量因數之一。
雖然可預期的是，下級法院於填補前述Seagate規則中構成「客觀上高度可能性」的內涵漏洞上會非常辛苦，但下級法院適用此規則的分歧卻極少。前述Seagate原則的挑戰倒是來自於一個令人意想不到之處。於Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749 (2014)一案中，針對聯邦巡迴法院判斷專利侵權案件是否夠「特別」的規則，亦即可否依據美國法典第35部第285條裁定敗訴方支付律師費，最高法院採取了不同的見解。這情況與284條極為相似。即使第285條也未規定構成「特別」的明確規則，但加重損害賠償僅適用於蓄意侵權的相同概念依然適用。因此聯邦巡迴法院設計了一個三步驟測試，其中一項即判定請求權是否「客觀上無根據」。聯邦巡迴法院於iLOR LLC v. Google, 631 F.3d 1372 (Fed.Cir.2011)一案中證實，此客觀上無根據的標準「．．．等同於［Seagate」一案中．．．加重損害賠償的客觀上魯莽的標準」。因此，聯邦巡迴法院針對第285條的規則遭到推翻後，挑戰Seagate原則似乎也只是時間上的問題，對於Halo而言，除了可能取得三倍損害賠償之外，這對於Halo針對蓄意侵權問題的上訴決定可能也有部分影響。
最高法院的主要問題在於聯邦巡迴法院的規則太過呆板，聯邦巡迴法院在解釋最高法院Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries Inc., 508 U.S. 49 (1993)一案的判決時發展出這項規則，該判例係關於一項長久以來的反托拉斯原則，其中一般認定針對「顯然旨在影響政府行動」的行動（例如針對將造成明顯限制競爭效果的法律向政府遊說），原告皆無反托拉斯責任（其中包含如前所述之三倍損害賠償責任），惟前述請願為虛偽不實且目的僅為干擾競爭對手的商業關係時除外，此時，若請願遭認定為「客觀上無根據」，請願即為虛偽不實。最高法院於Octane一案中釐清，相對於較為重要的憲法第一修正案政治演說自由，1993年的案件是一項狹獈的例外。易言之，最高法院認為聯邦巡迴法院不應將僅於非常有限的情形下適用的規則，作為判定加重損害賠償的重要標準。
基於前述理由，表面上最高法院同意審理Halo案議提出的調卷令幾乎本身就是一種「劇透」，因為聯邦巡迴法院的裁決近期多遭最高法院撤銷，況且Halo並未主張最高法院必須解決下級法院適用Seagate規則的分歧。儘管Seagate規則很可能不會維持其目前形式，但未來最高法院如何改變此規則的程度未不明朗。針對此原則實質部分如何改變，法庭之友意見書(amicus brief)提供了許多選擇：
(1)蓄意是否為第284條加重損害賠償的唯一基礎？
如前所述，第284條目前或過去的形式從未明確提及對於侵權者科以加重損害賠償的任何特定適當情況，僅規定法院可斟酌增加損害賠償。儘管歷史解釋已註明蓄意侵權為適用加重損害賠償的一種特定情況，但聯邦巡迴法院的規則卻似乎認定蓄意侵權為加重損害賠償的唯一基礎。這是Gajarsa法官於Seagate判決的同意觀點，也獲得Halo及一些法院之友的支持。Gajarsa法官認為，歷史上有許多次損害賠償係評估所積欠的合理權利金而計算，不足以滿足補償的目的，且此金額僅得基於補救原因而增加，因此聯邦巡迴法院將第284條僅適用於蓄意侵權的情形，另辟了一條蹊徑，使審判法院可提供較為公正的結果。因此，儘管蓄意侵權或許足以認定加重損害賠償，但仍非必要基礎。
若蓄意非唯一標準，Halo與其他人認為本法的概念較適合採用彈性作法，使法院享有較大裁量權決定是否核給加重損害賠償。Halo於其訴狀中列舉的部分因素包含被告規模及財務狀況、被告動機及被告是否試圖掩蓋其不法行為。他們認為如此不僅在進行測試時較有彈性，且更符合加重損害賠償的原始目的，即遏阻不當行為。
(2)將加重損害賠償維持僅適用於蓄意侵權，但修改Seagate測試：
其他人指出前述歷史情境，並主張將加重損害賠償侷限於蓄意侵權為適當之舉，因為除了歷史情境明顯反應此事實外，國會於2011年Leahy-Smith美國發明法案中新增第298條，基本上將Knorr規則明文化，規定若無律師函，仍不得藉以證明受控告的侵權者蓄意侵犯專利，但國會卻未更動第284條。因此有人認為，若國會未將第284條與蓄意侵權及過去案例法相連結，則國會無特別增加第298條的理由。
對於修改Seagate規則，有不少建議採行的方式。例如，美國政府在法庭之友意見書中的立場是，在侵權者訴訟中提出可行的抗辯時，即使侵權者行為時全然故意侵權，但Seagate的目標，依其目前形式，可能產生使侵權者逃避加重損害賠償的不當結果，因為客觀測試明確排除侵權者的心態不予考慮。因此，此規則應加以改變，使評估被告行為時，回歸到侵權行為時間點，而非訴訟期間，如此較符合其他許多法律情境的「客觀合理性」原則。美國智慧財產法協會提出的法庭之友意見書呼應了美國政府關於被控告侵權者抗辯時點問題的立場，但仍進一步主張蓄意性的調查應置重點於主觀的惡意測試，其中應調查被告於侵權發生時是否基於誠信認為其並未侵權或專利是否無效。美國智慧財產法協會認為，此舉可於「全盤事實情況」取向及目前的Seagate測試之間取得最佳平衡，而又可維持加重損害賠償條款應該建立的遏阻效果。
(3)全盤保留Seagate規則：
支持此觀點的法庭之友意見書主要由全球大型技術公司提出，一般皆提及維持Seagate原則建立的高門檻加重損害賠償的重要性。他們主張Halo對於「全盤事實情況」標準的訴求會使非專利實施機構(NPE)更能尋求加重損害賠償，以迫使被告和解，而被告面對訴訟費用及模糊的「全盤事實情況」規則下的法律不確定因素，被告更可能就範。關於前述立場，這些法院之友的其他批評包含如下。對於一家公司而言，若每當認為可能侵犯一項專利時都需要進行辯護，則極不切實際。另外，對於被告而言，所能顯示的最好辯護證據仍為律師的意見，若依據Halo的訴求，蓄意加重損害賠償已不再需要蓄意這個條件，那麼這又回到Underwater Devices一案的所有問題，第298條也就全無任何意義。最後，這些法庭之友意見書也主張Octane一案係關於第285條當中的律師費，多年來該條已有其自行的法律體系，與第284條的加重損害賠償性質極為不同。
雖然Halo及部分法院之友所倡議的法條文本解釋可能獲得部分最高法院法官支持，但由於蓄意侵權及加重損害賠償之間有久遠的歷史連繫，最高院作成大幅改變使法院能享有適用第284條較廣大裁量空間的機會仍相對渺小。然而，由於過去多件指標判例，例如KSR v. Teleflex一案（其中最高法院認為聯邦巡迴法院判定進步性的原則太過呆板），最終並未如部分人士的預期造成大幅實務的變動。此外，蓄意侵權案件的實證研究也顯示，Seagate規則實際上並未大幅降低蓄意侵權的認定。若最高法院採取穩紮穩打的作法修改Seagate測試，儘管此決定必定會引起許多論戰，但對於專利實務的影響仍有待觀察。