簡析智慧財產案件審理法第10條之1之適用(臺灣)

2022.12

蔡毓貞、謝伯駿、賴建樺

一、立法沿革及目的:

智慧財產案件審理法(下稱「智審法」)前於103年5月20日修訂,新增第10條之1:「營業秘密侵害之事件,如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者,他造否認其主張時,法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯。」其立法理由謂:「……於營業秘密侵害之民事事件,就侵害事實及其損害範圍之證據,往往存在當事人一方而蒐證困難,如未能促使他造將證據提出於法院,而要求主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實者,應就侵害事實及損害範圍負全部之舉證責任,將使被害人難以獲得應有之救濟。爰於第一項、第二項明定當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已為釋明者,他造否認其主張時,法院應定期命他造對於否認之事實附具體理由答辯(例如:取得營業秘密之來源及使用範圍等),而非單純消極否認。如他造無正當理由,逾期未答辯或答辯非具體者,法院得審酌情形認當事人已釋明內容為真實,俾以促使當事人協助法院為適正之裁判。……」

依此,本條係為減輕被害人之舉證責任,並命侵害人應具體答辯其所否認之事實。然實務上究竟如何認定被害人「已為釋明」,以下試從數則案例簡析實務運作現況。

二、實務案例:

(一) 離職工程師外寄郵件(最高法院106年度台上字第55號民事判決)

本案被告為負責研發手機產品的資深工程師,遭訴在離職前將公司營業秘密以電子郵件寄送至私人信箱,侵害原告公司營業秘密,被告則辯稱是在職期間為了加班使用而外寄郵件。被告員工辯稱加班,但是沒有具體說出是什麼情況下加班,甚至還主張時隔甚久,無法記憶任職期間何日寄何檔案回家工作云云。可惜本案一審及二審法院均認為被告主張加班的說法非不可採,反而是原告公司對於員工外寄郵件的行為,係為本人或任何第三人之利益,或非基於業務需要,而將上訴人公司之資料攜至公司以外處所等事實,負有舉證責任[1]

對一審及二審的判決,最高法院提出質疑:「被上訴人(按即原審被告,離職工程師)申請離職後,何以尚須外寄郵件,又倘係加班,亦應將工作結果回傳,始合常情。」因此,最高法院援引智審法第10之1條第1、2項規定,認為:「能否謂上訴人就其主張被上訴人侵害營業秘密之事實未盡釋明義務,尚非無疑。倘認上訴人已盡釋明義務,被上訴人(按即原審原告)否認時,自應命其解密檔案,並敘明加班處理情形,以盡具體答辯義務。原審就此未詳加審究,徒以上訴人未能舉證,遽認系爭檔案非營業秘密且係供加班使用,已有可議[2]。」

本案經撤銷發回二審法院,公司請資訊安全主管到庭作證公司禁止外寄郵件,加班必須申請遠端連線的加班作業模式,使得員工加班連結所產生的相關檔案,會留在公司內部,而不會留在員工家裡。二審法院同樣援引智審法第10之1條第1、2項規定,並認定證人係經具結後證述,不得因其等為原告公司人員遽予否認其證言之證明力,且而被告並未提出具體之事證,足以證明證人所述與事實不符,故認定被告所辯為不足採[3]

(二) 離職員工轉任新公司使用原公司機台研發營業秘密(智慧財產及商業法院107年度民營上字第1號民事判決)

原告公司主張離職員工加入被告公司,使用原告的營業秘密作為研發自動化機台之基礎,原告公司舉證被告公司是在原告離職員工任職後,始研發使用涉及系爭營業秘密之自動化機台,被告公司雖辯稱是自力研發自動化機台,然均未提出早於原告離職員工任職被告公司前,被告公司即已使用系爭營業秘密之證據,更未提出自行研發系爭營業密之證據。因此,法院引用智審法第10條之1規定,認定被告等「顯無從具體說明上訴人公司機台設計涉及系爭營業秘密之原因,則上訴人公司於上訴人等4人轉至該公司任職後始研發使用之自動化機台既涉及系爭營業秘密,自得作為上訴人公司確有竊取使用系爭營業秘密之證明」。

(三) 離職員工竊取客戶名單、報價單等業務上營業秘密(臺灣士林地方法院109年度勞訴字第115號民事判決)

原告公司主張被告任職29個月,知悉公司之客戶名單、報價單等營運機密後以身體不佳離職,幾個月後就跳槽經營相同業務之訴外人公司,聽聞客戶轉述,被告向原告公司往來客戶招攬業務,訴外人公司網頁確實於被告任職後開始經銷與原告公司相同的產品。法院認為,智慧財產案件審理法第10條之1所稱釋明者,僅係法院就某項事實之存否,得到大致為正當之心證,即為已足,此與證明須就當事人所提證據資料,足使法院產生堅強心證,可確信其主張為真實者,尚有不同。然而,本件原告僅提出訴外人公司網頁資料,並未提出任何其他被告竊取、使用原告營業秘密之證據,而訴外人公司網頁資料僅得釋明訴外人有提供該等產品服務,然該等產品服務是否與原告之產品服務相同?被告是否確有使用原告之客戶名單、商品售價、成本分析於訴外人公司?法院仍無法得到大致正當之心證,故無由認原告已釋明之內容為真實。

三、小結:

從前開適用智審法第10條之1的數則案例看來,前兩個案例是較為典型的情況,即法院認定原告至少已經「釋明」有侵害之事實,而被告未能具體答辯,因此認定原告所釋明的內容為真實。後一個案例則是法院認為原告根本未盡「釋明」責任,從而未進一步探討被告具體釋明義務。

誠如智審法第10條之1立法理由所指出,營業秘密侵害之民事事件,就侵害事實及其損害範圍之證據,往往存在當事人一方而蒐證困難,因此本條適度減輕被害人舉證責任,並令被告有具體答辯之義務,可謂營業秘密民事案件至為重要的規定。智審法第10條之1自103年實施以來,最高法院及智慧財產及商業法院已逐漸建立被告具體答辯的訴訟協力義務之標準,可供未來法院裁判營業秘密侵害事件參考。

目前研議中的智審法修正草案不僅保留此條規定,更進一步將本條的適用範圍擴及到專利權、電腦程式著作權之事件,並明定他造就其否認之事實及證據為具體答辯[4]。倘若本草案順利通過,則隨著適用範圍擴及專利權及電腦程式著作權事件,應可更快速累積相關實務案例,並促使用法院更有效適用智審法第10條之1規定,進而達成立法者增訂智審法第10條之1為解決營業秘密等侵害事件之隱蔽性及證據偏在性,降低權利人舉證程度,課予侵害人具體答辯協力義務之立法目的。


[1] 臺灣臺南地方法院102年度智字第4號判決、智慧財產及商業法院103年度民營上字第3號判決參照。

[2] 最高法院106年度台上字第55號民事判決參照。

[3] 智慧財產及商業法院106年度民營上更(一)字第1號民事判決參照。

[4] 智審法修正草案第36條參照。


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