2023.01
蔡毓貞、黃仁浩
台商進行海外投資時，至關重要卻經常被忽略的，便是智慧財產權的布局了。而這種致命失誤的後座力非常大，連大型跨國公司也深受其害。舉例來說，蘋果公司因為iPad商標的中國布局失敗，最終支付了6,000萬美元（相當於新台幣18億元）才與指控侵權方達成和解。蘋果公司之所以甘於支付高額賠償金以儘快解決糾紛，是因為中國各地經銷商因怕被牽連追訴販賣侵權商品的責任而紛紛主動將iPad產品下架，該侵權糾紛也影響了新一代iPad上市計畫。
其實商標、專利、著作權及營業秘密等智慧財產權的保護，非常仰賴事先的布局，以保護企業的智慧結晶。因為一旦發生智慧財產權的爭議，不論是己身智慧財產權遭到侵害，或者被控侵害他人智慧財產權，所需付出的代價都是非常高昂的。
相對地，若能事前做好智慧財產權布局，不僅可以保護企業寶貴的無形資產，更有可能將爭端消弭於無形，避開潛在的智慧財產侵害風暴。以下提出企業進入海外市場時，為了充分保護企業的無形資產，在進行智慧財產權布局時所不可忽略的六個實用建議：
1. 智慧財產權保護的屬地特性，別忘了註冊
世界各國對於智慧財產權的保護都是採取「屬地主義」，因此在台灣取得商標註冊，效力不會及於台灣以外的國家。因此，如果要進行跨國產品行銷或者跨國投資，為了保護企業智慧財產權，及避免侵害他人智慧財產權，就需要規劃在目標國家取得相關智慧財產權的註冊。
除了大家較為熟知的商標（保護企業品牌、產品品牌）及專利（保護企業技術）要先進行註冊之外，著作權的情況略有不同。雖然各國對於著作權的保護原則上採取「創作主義」，完成作品的當下就取得著作權，不需要經過登記；不過，部分國家仍允許進行登記後，就將登記名義人「推定」為著作人。對於權利人而言，這個「推定」的法律效果可以大幅降低爭議發生時的證明成本及風險，至少對於以著作權為主要資產的企業而言，宜考慮進行著作權註冊。
2. 多數國家採取商標先申請主義
商標保護制度可分為先申請制度（First to file）與先使用制度（First to use）兩大系統，前者是讓先提出商標註冊申請的人享有優先權利，後者則是讓先使用商標的人享有優先權利。台灣採取先申請制度，原則上要取得商標註冊才能獲得保護。美國則採取先使用制度，雖然可以申請商標註冊，但是申請過程中就必須說明打算使用商標的時程。東南亞國家多採取先申請制度，例如泰國、越南、新加坡及印尼，也有部分國家採取先使用主義，如印度、馬來西亞。
在採取先申請制度的國家，不可避免地會有「商標蟑螂」的存在，即明知國外已有知名的商標，惡意搶在真正權利人之前申請商標。雖然各國多允許真正權利人申請撤銷惡意搶註的商標，不過權利人相對也要付出相關費用，並且還不保證成功。因此，對付「商標蟑螂」的最佳策略永遠是：盡早在有意發展的目標公司申請註冊商標。
3. 考慮為公司品牌的在地語言版註冊商標
在公司品牌所使用語言與當地語言不同的情形下，企業宜考慮為公司品牌之當地語言版註冊商標。因為從過去經驗看來，如果外來企業不主動幫品牌取當地名字，消費者或當地經銷商通常會主動幫外來品牌取個當地名字。此時若企業沒有先取得這個當地名字的商標註冊，就很有可能面臨這個當地化名字被當地經銷商或商標蟑螂搶先註冊的窘境，屆時企業對自身品牌不僅無法遏止侵權者，甚至可能反而被控訴侵害商標。
4. 各國多採專利先申請保護制度及絕對新穎性要件
東南亞各國均採取專利申請保護制度及絕對新穎性（在世界各地都沒有發表過）要件，因此搭載特定專利技術的產品在上市前，就必須在各國先申請專利。
以東南亞國家為例，由於多數東南亞國家都屬於PCT[1]會員國（柬埔寨、緬甸除外），企業可以透過此系統先提交一份國際專利申請，後續再視需求或市場情況選擇在一或多個東南亞國家提出專利申請。透過先提出的國際專利申請可取得國際檢索報告，可減少後續各國重新檢索之勞費。另如需在一個以上的東協國家申請專利，亦可一併考慮ASPEC[2]的機制。ASPEC為一於2009年開始之跨區域合作計畫，除緬甸外其餘東協國家均有加入。參與ASPEC之各國的專利主管機關可分享搜尋與檢索成果，加速專利審查。
5. 簽署保密合約以保護營業秘密
東南亞各國均設有營業秘密保護法制，但是相對於可以透過事前註冊特定權利範圍的商標、專利等智慧財產權，營業秘密的特性就是在發生爭議當下，必須透過權利人的舉證才能特定哪些範圍的無形資產合乎營業秘密的保護要件[3]。在提供資料給上下游供應鏈時，企業務必記得與合作廠商簽訂保密合約，清楚定義秘密的範圍，以及要求合作廠商只能在必要的前提下揭露秘密給相關人員。
6. 確立採取中心式或分散式的智慧財產權保護策略
最後但也是最重要的，進行智慧財產權布局時，必須先確立要採取中心式或分散式的保護策略，前者將權利及管理均集中於母公司，後者將權利及管理均分散至子公司。兩種策略各有管理、執行及稅負等層面的優缺點，宜就企業進行海外投資的智慧財產權整體布局策略為通盤考量後決定。
[1] 專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）
[2] 東協專利審查機制（The ASEAN Patent Examination Co-operation）
[3] 營業秘密保護要件通常包括企業必須採取合理保密措施，標的具備秘密性及經濟價值。
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