洪堃哲 律師
最高行政法院於108年11月13日作成108年度判字第518號判決（下稱本號判決），表示是否符合專利法第28條中所謂「相同發明」，以申請案申請專利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為判斷基準。
本號判決之事實為，被上訴人向上訴人申請發明專利，並以申請之美國專利案（下稱優先權基礎案）主張優先權。經上訴人審查（下稱系爭申請案），以函通知被上訴人檢送主張國外優先權之證明文件正本。被上訴人檢送優先權基礎案於美國申請之電子通知收據、申請收據以及未經認證與原件相符之說明書影本，主張已符合專利法第29條規定之證明受理申請之文件。後上訴人作成視為未主張優先權之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人不服，向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，請求判決訴願決定及原處分關於「本案視為未主張優先權」部分撤銷，上訴人應作成准予主張優先權處分，經原審撤銷訴願決定及原處分，上訴人應就系爭申請案作成准予主張優先權之處分，上訴人不服，提起上訴。
本號判決指出，按專利法第28條規定，國際優先權指申請人在向與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出專利申請後，於法定期間（發明及新型為12個月）內就相同發明向我國申請專利者，申請人得主張以該外國專利申請案之申請日為優先權日，以判斷該我國申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。「相同發明」之判斷基準，為我國申請案申請專利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式。專利法第29條第1、2項雖未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容，然申請人提出「證明受理之申請文件」之目的，係供專利專責機關判斷申請人主張是否符合國際優先權要件。我國專利法第28、29條係參照巴黎公約而訂定。所謂「證明受理之申請文件」須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明，非單純之收據或通知得以取代。如申請人未聲明第1次申請專利之申請日或受理該申請之國家或世界貿易組織會員，或未檢送由受理優先權基礎案之國家或世界貿易組織會員所出具證明受理之申請文件者，依法均應視為未主張優先權。
因此，本號判決表示，被上訴人主張專利法第29條第2項並未就文件之形式為限制，亦未授權上訴人為規範，依法律保留原則無從得出專利法第29條「證明受理之申請文件」應解釋為國外先申請案之說明書與圖式及/或官方認證及其譯本等形式要件，並不可採。是以，本件上訴有理由。