June 2024
商標保護(五) ─ 懲罰性賠償的司法實踐（中國大陸）
2024.06
姜麗慧、蔡毓貞
我國於2013年首次確定了商標侵權的懲罰性賠償規則，後又擴大賠償區間，並於2021年3月出臺了《關於審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》（“司法解釋”）。目前此制度的核心條款是《商標法》第63條，其規定惡意侵犯商標專用權且情節嚴重的，可以在已確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。
筆者已在商標保護系列文章第四篇，對相關法律法規做了介紹，本文主要側重介紹商標懲罰性賠償制度在司法實踐中的適用情形。
一、認定“故意/惡意”的司法實踐
最高院為了各法院能準確理解和適用懲罰性賠償制度，幾乎是在《司法解釋》出來的同時，發布了《侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償典型案例》（“典型案例”），其中大部分是涉及商標侵權相關[1]。這些案例中，認定被告“故意”的情形有：被告理應知曉被侵權商標仍使用相關標識持續時間長；搶註相似商標被駁回後仍長期使用標識的；已被民事裁判擔責後仍持續侵權行為的；被行政或刑事處罰後仍持續使用標識的。
另外，浙江省於2021年4月出現了適用《司法解釋》的第一案，其進一步明確了適用懲罰性賠償中“故意”和“情節嚴重”要件的認定標準，“惠氏”最終獲賠3055萬元[2]。
原廣州惠氏寶貝母嬰用品有限公司等主體未經許可長期大規模生產、銷售帶有“惠氏”“Wyeth”“惠氏小獅子”標識的母嬰洗護產品等商品，並在宣傳推廣中明示或暗示與惠氏公司具有關聯關係。後被惠氏公司、惠氏上海公司訴至法院，本案經過一審、二審，各被告最終各被告被認定侵權，並適用懲罰性賠償。
本案中，法院認定各被告“故意”的主要說理有：美國“惠氏”商標具有較強的獨創性和較高的顯著性與知名度；部分被告本身就是從事母嬰商品生產或銷售的，作為同行業競爭者理應知曉，但還是在大陸及香港設立與惠氏公司字號相同的惠氏中國有限公司；還通過搶註（均已宣告無效）、受讓等方式持續多年在母嬰商品上使用相關標識。該些行為足以證明它攀附美國惠氏知名度的，主觀故意非常明顯，故符合懲罰性賠償適用的故意要件[3]。
二、認定“情節嚴重”的司法實踐
適用商標的懲罰性賠償制度，除了要滿足主觀要件“故意”，還需滿足“情節嚴重”這一客觀要件。
我們繼續以“惠氏”商標侵權案舉例，其被認定情節嚴重的原因主要有：首先，相關被告不管是在生產、銷售的商品，還是在宣傳過程中都長時間、大規模地使用了侵權標識；其次，原廣州惠氏公司、青島惠氏公司等被告的設立目的便是為了生產、銷售“傍名牌”的產品，以侵害知識產權為業；另外，相關被告還惡意註冊、受讓多件“惠氏”相關商標，並授權全國100多個地級市的，超過900家經銷商使用，持續時間長、獲得了極大的利潤；而且，在本案一審判決之後，相關被告仍未完全停止侵權行為，仍大量使用“惠氏小獅子”標識。綜合這些因素，法院最終認定被告的行為，構成“情節嚴重”，適用懲罰性賠償[4]。
此外，整理最高院發布的《典型案例》，常被認定為情節嚴重的情形有：侵權行為持續時間長；被告以侵害知識產權為業；被告已被民事、行政或刑事問責的；獲得了巨大的利潤。
三、司法實踐中賠償數額的確定
就賠償基數而言，《司法解釋》第五條規定，人民法院確定懲罰性賠償數額時，以原告實際損失數額、被告違法所得數額或者因侵權所獲得的利益作為計算基數，而當前三種方法都難以計算時，可以參照許可使用費的倍數合理確定。
但從實際操作的角度，原告的實際損失一般較難舉證，例如主張銷售額的減少，則難以證明兩者的因果關係。另外，被告違法所得數額或者因侵權所獲得的利益更是掌握在被告的手裡，原告很難有途徑獲得。
在司法實踐中，原告可以嘗試從三方面入手：首先是參照第三方線上銷售平臺如淘寶、天猫、京東統計的銷售額。但把這些作為證據時，需要通過公證程序及時把證據固定下來。其次，嘗試從對方提交的證據中尋找線索，在“惠氏”商標侵權案中，就利用了被告在商標行政程序中提交的經銷商數量和經銷合同中約定的銷售額。另外，有時法院也可以依職權責令被告提供其掌握的與侵權行為相關的帳簿、資料。總而言之，原告可以嘗試盡可能多的提供不同的計算方式相互印證，以提高索償數額的真實性和可靠性。
此外，儘管懲罰性賠償的倍數區間是已確定基數的一倍以上五倍以下，但具體在什麽情況下適用幾倍，目前還沒有一個更細化的規定，一般由法官視情況自由裁量。但在法院的判決書中，鮮有看到就裁判倍數的細化說理，就目前查到的大部分案例而言，通常是計算基數的兩倍或三倍，偶爾有四倍的。
還有一個值得關注的點是，賠償總額是否包含本數，也還未有統一的規定，不同的法院的處理方式略有不同。如前面提及的“惠氏”商標侵權案，法院確定了計算基數的區間為789.08萬元～5193.19萬元，並適用3倍的懲罰性賠償，則損害賠償總額的區間為3156.32萬元（789.08萬元×4）～20772.76萬元（5193.19萬元×4），而該區間下限已超出原告的訴訟請求數額，因此全額支持了原告3055萬的賠償數額。此案中，法院認為被訴侵權人承擔的賠償總額應為基數數額加上懲罰性賠償數額之和。
2023年12月上海的一個判例，原告系“華為”等系列商標權利人，法院判定被告侵權並適用了4倍的懲罰性賠償。法院確定被告因侵權所獲得的利益為5,995,177.16元，故可適用賠償額為23,9807,08.64元（計算基數×4），高於原告的訴訟請求，因此全額支持了原告1000萬元的賠償請求。本案中，法院在計算賠償額時，並未包含本數[5]。
最後，需要注意的是，懲罰性賠償制度的適用實行依申請原則，原告應在起訴時，或者一審辯論終結前提出。
[1] 中華人民共和國最高人民法院：侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償典型案例 https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/290651.html
[2] 中國法院網：浙江適用《懲罰性賠償司法解釋》首案 “惠氏”獲賠3055萬元 https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/6006357.shtml
[3] 浙江省高級人民法院：(2021)浙民終294號
[4] 同前
[5] 上海市金山區人民法院：(2023)滬0116民初4729號
相關文章
本網頁上所有上海理慈法律新知資料內容（「內容」）均屬上海理慈律師事務所所有。上海理慈保留所有權利，除非獲得上海理慈事前許可外，均不得以任何形式或以任何方式重製、下載、散布、發行或移轉本網頁上之內容。
所有內容僅供作參考且非為特定議題或具體個案之法律或專業建議。所有內容未必為最新法律及法規之發展，上海理慈及其編輯群不保證內容之正確性，並明示聲明不須對任何人就信賴使用本網頁上全部或部分之內容，而據此所為或經許可而為或略而未為之結果負擔任何及全部之責任。撰稿作者之觀點不代表上海理慈之立場。如有任何建議或疑義，請與上海理慈聯繫。
姜麗慧、蔡毓貞
我國於2013年首次確定了商標侵權的懲罰性賠償規則，後又擴大賠償區間，並於2021年3月出臺了《關於審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》（“司法解釋”）。目前此制度的核心條款是《商標法》第63條，其規定惡意侵犯商標專用權且情節嚴重的，可以在已確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。
筆者已在商標保護系列文章第四篇，對相關法律法規做了介紹，本文主要側重介紹商標懲罰性賠償制度在司法實踐中的適用情形。
一、認定“故意/惡意”的司法實踐
最高院為了各法院能準確理解和適用懲罰性賠償制度，幾乎是在《司法解釋》出來的同時，發布了《侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償典型案例》（“典型案例”），其中大部分是涉及商標侵權相關[1]。這些案例中，認定被告“故意”的情形有：被告理應知曉被侵權商標仍使用相關標識持續時間長；搶註相似商標被駁回後仍長期使用標識的；已被民事裁判擔責後仍持續侵權行為的；被行政或刑事處罰後仍持續使用標識的。
另外，浙江省於2021年4月出現了適用《司法解釋》的第一案，其進一步明確了適用懲罰性賠償中“故意”和“情節嚴重”要件的認定標準，“惠氏”最終獲賠3055萬元[2]。
原廣州惠氏寶貝母嬰用品有限公司等主體未經許可長期大規模生產、銷售帶有“惠氏”“Wyeth”“惠氏小獅子”標識的母嬰洗護產品等商品，並在宣傳推廣中明示或暗示與惠氏公司具有關聯關係。後被惠氏公司、惠氏上海公司訴至法院，本案經過一審、二審，各被告最終各被告被認定侵權，並適用懲罰性賠償。
本案中，法院認定各被告“故意”的主要說理有：美國“惠氏”商標具有較強的獨創性和較高的顯著性與知名度；部分被告本身就是從事母嬰商品生產或銷售的，作為同行業競爭者理應知曉，但還是在大陸及香港設立與惠氏公司字號相同的惠氏中國有限公司；還通過搶註（均已宣告無效）、受讓等方式持續多年在母嬰商品上使用相關標識。該些行為足以證明它攀附美國惠氏知名度的，主觀故意非常明顯，故符合懲罰性賠償適用的故意要件[3]。
二、認定“情節嚴重”的司法實踐
適用商標的懲罰性賠償制度，除了要滿足主觀要件“故意”，還需滿足“情節嚴重”這一客觀要件。
我們繼續以“惠氏”商標侵權案舉例，其被認定情節嚴重的原因主要有：首先，相關被告不管是在生產、銷售的商品，還是在宣傳過程中都長時間、大規模地使用了侵權標識；其次，原廣州惠氏公司、青島惠氏公司等被告的設立目的便是為了生產、銷售“傍名牌”的產品，以侵害知識產權為業；另外，相關被告還惡意註冊、受讓多件“惠氏”相關商標，並授權全國100多個地級市的，超過900家經銷商使用，持續時間長、獲得了極大的利潤；而且，在本案一審判決之後，相關被告仍未完全停止侵權行為，仍大量使用“惠氏小獅子”標識。綜合這些因素，法院最終認定被告的行為，構成“情節嚴重”，適用懲罰性賠償[4]。
此外，整理最高院發布的《典型案例》，常被認定為情節嚴重的情形有：侵權行為持續時間長；被告以侵害知識產權為業；被告已被民事、行政或刑事問責的；獲得了巨大的利潤。
三、司法實踐中賠償數額的確定
就賠償基數而言，《司法解釋》第五條規定，人民法院確定懲罰性賠償數額時，以原告實際損失數額、被告違法所得數額或者因侵權所獲得的利益作為計算基數，而當前三種方法都難以計算時，可以參照許可使用費的倍數合理確定。
但從實際操作的角度，原告的實際損失一般較難舉證，例如主張銷售額的減少，則難以證明兩者的因果關係。另外，被告違法所得數額或者因侵權所獲得的利益更是掌握在被告的手裡，原告很難有途徑獲得。
在司法實踐中，原告可以嘗試從三方面入手：首先是參照第三方線上銷售平臺如淘寶、天猫、京東統計的銷售額。但把這些作為證據時，需要通過公證程序及時把證據固定下來。其次，嘗試從對方提交的證據中尋找線索，在“惠氏”商標侵權案中，就利用了被告在商標行政程序中提交的經銷商數量和經銷合同中約定的銷售額。另外，有時法院也可以依職權責令被告提供其掌握的與侵權行為相關的帳簿、資料。總而言之，原告可以嘗試盡可能多的提供不同的計算方式相互印證，以提高索償數額的真實性和可靠性。
此外，儘管懲罰性賠償的倍數區間是已確定基數的一倍以上五倍以下，但具體在什麽情況下適用幾倍，目前還沒有一個更細化的規定，一般由法官視情況自由裁量。但在法院的判決書中，鮮有看到就裁判倍數的細化說理，就目前查到的大部分案例而言，通常是計算基數的兩倍或三倍，偶爾有四倍的。
還有一個值得關注的點是，賠償總額是否包含本數，也還未有統一的規定，不同的法院的處理方式略有不同。如前面提及的“惠氏”商標侵權案，法院確定了計算基數的區間為789.08萬元～5193.19萬元，並適用3倍的懲罰性賠償，則損害賠償總額的區間為3156.32萬元（789.08萬元×4）～20772.76萬元（5193.19萬元×4），而該區間下限已超出原告的訴訟請求數額，因此全額支持了原告3055萬的賠償數額。此案中，法院認為被訴侵權人承擔的賠償總額應為基數數額加上懲罰性賠償數額之和。
2023年12月上海的一個判例，原告系“華為”等系列商標權利人，法院判定被告侵權並適用了4倍的懲罰性賠償。法院確定被告因侵權所獲得的利益為5,995,177.16元，故可適用賠償額為23,9807,08.64元（計算基數×4），高於原告的訴訟請求，因此全額支持了原告1000萬元的賠償請求。本案中，法院在計算賠償額時，並未包含本數[5]。
最後，需要注意的是，懲罰性賠償制度的適用實行依申請原則，原告應在起訴時，或者一審辯論終結前提出。
[1] 中華人民共和國最高人民法院：侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償典型案例 https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/290651.html
[2] 中國法院網：浙江適用《懲罰性賠償司法解釋》首案 “惠氏”獲賠3055萬元 https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/6006357.shtml
[3] 浙江省高級人民法院：(2021)浙民終294號
[4] 同前
[5] 上海市金山區人民法院：(2023)滬0116民初4729號
相關文章
- 商標保護(一)之品牌保護與商標註冊（中國大陸）
- 商標保護(二) ─ 商標被惡意搶註的救濟（中國大陸）
- 商標保護(三)之元宇宙商標保護展望（中國大陸）
- 商標保護(四) ─ 商標侵權的懲罰性賠償（中國大陸）
- 商標保護(六) ─ 商標轉讓的要點（中國大陸）
本網頁上所有上海理慈法律新知資料內容（「內容」）均屬上海理慈律師事務所所有。上海理慈保留所有權利，除非獲得上海理慈事前許可外，均不得以任何形式或以任何方式重製、下載、散布、發行或移轉本網頁上之內容。
所有內容僅供作參考且非為特定議題或具體個案之法律或專業建議。所有內容未必為最新法律及法規之發展，上海理慈及其編輯群不保證內容之正確性，並明示聲明不須對任何人就信賴使用本網頁上全部或部分之內容，而據此所為或經許可而為或略而未為之結果負擔任何及全部之責任。撰稿作者之觀點不代表上海理慈之立場。如有任何建議或疑義，請與上海理慈聯繫。
