商標廢止案件事實認定應以申請廢止時為基準(台灣)

2017.11.30
蔡毓貞律師

最高行政法院於民國106年11月30日作成106年度判字第656號判決(下稱本號判決)指出,從規範意旨觀之,商標廢止案件應以申請廢止時為事實基準時。另考量商標權人既得權益之保護及廢止申請人程序利益,商標廢止案件亦應以申請廢止時為事實基準時。

本號判決事實為參加人即商標權利人以「蠍尾刷」申請註冊核准列為註冊為系爭商標,後經原告以「蠍尾刷」適用於美體按摩刷部分已通用化為由申請廢止商標,經被告智慧財產局以原處分廢止。參加人提起訴願,經濟部訴願會作成「原處分關於系爭註冊第1175440號『蠍尾刷』商標指定使用於『美體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部分撤銷,由原處分機關另為適法之處分;其餘部分訴願駁回」之訴願決定。廢止申請人即原告不服訴願決定,提起本件行政訴訟,原審判決原告敗訴,原告不服提起本件上訴。

本號判決指出,商標法第66條明文規定,商標註冊後有無廢止之事由,適用申請廢止時之規定。惟前開規定為法規基準時,至於廢止案件案件事實基準時,法律並未有明文。以商標通用化之廢止情形而言,隨時間與爭訟演進,固然會有更多消費者及業者將該通用化作為商品名稱使用,事實基準時後延使商標通用化之事實更加明顯,此對商標權人不利,而有利於廢止申請人;但另一方面,通用名稱化會因商標權人知悉其被以通用化事由申請廢止,必然會強化商標使用而可能有使商標復活之情形,即因商標使用而回復識別性,事實基準時後延反而會使商標通用化之事實消滅,則屬對商標權人有益,而不利於廢止申請人,申請廢止事實基準時往後延,徒增提出主張及舉證程序不確定,使廢止申請舉證歸於徒勞,從程序經濟原則或權利救濟的有效性及權衡雙方利益觀點,自應以廢止申請時為事實狀態基準時。至於以後之事實,不論有利不利於商標權人,均不得作為裁判時判斷之事實。

因此,本號判決進而認定,原審判決認定原告於訴訟中提出相關之補強證據,其事實狀態基準時為100年8月3日申請廢止時,始得加以審酌,並無不合等理由,駁回原告之上訴。