2024.01
蔡毓貞、許芸瑋、王昱涵
元宇宙自2021年風起雲湧，同時席捲虛擬數位與現實世界，發展出虛實合一之趨勢。此一趨勢帶來無限商機的同時，也引發諸多智慧財產權爭議。本所在元宇宙商標議題系列文章(一)「迎接元宇宙，您的商標布局做好了嗎？」中，曾提及精品產業龍頭Hermès International and Hermès of Paris, INC.（以下簡稱Hermès公司）對美國NFT藝術家Mason Rothschild就其發行Hermès柏金包NFT數位資產，提出全球首件以NFT數位資產侵害實體商品商標權之訴訟。美國法院就此案於2023年做出判決，成為元宇宙商標爭議的經典案例。本文擬探討此經典判決對於擁有實體商品商標之商標權人帶來什麼啟發，企業在元宇宙世界中應如何深入地理解並謹慎處理商標權保護議題。
一、全球首件以NFT數位資產侵害實體商品商標權之訴訟，由實體商品之商標權人獲得勝訴
Hermès公司於2022年1月控告美國NFT藝術家Mason Rothschild，主張Mason Rothschild所發行的「MetaBirkins」系列NFT，涉及未經授權而使用Hermès公司註冊的文字商標「Birkin」及柏金包之商品表徵，造成消費者混淆誤認，構成商標權侵害；濫用Birkin商標造成淡化(dilution)而損害其品牌商譽；將metabirkins.com註冊網域名稱用於銷售NFT的網站，構成域名之非法搶註；並違反聯邦和州法下的不公平競爭，故請求法院命其停止侵害並給付所有銷售利潤與三倍金額之損害賠償。
在實質審理階段，陪審團最終於2023年2月8日做成被告應對其商標侵權、商標淡化及搶註行為賠償Hermès公司133,000美元之裁決。紐約南區聯邦地區法院並於2023年6月23日准許Hermès公司的請求，對Rothschild核發永久禁制令，禁止其繼續販售MetaBirkins系列NFT；命Rothschild需將此判決結果通知之前已購買MetaBirkins系列NFT之人；並應在7月15日前將metabirkins.com域名轉讓給Hermès公司管理。法院主要理由為：
(一) 法院認為透過NFT驗證和追蹤交易過程的數位圖像仍可作為⼀種藝術形式之表現，而本件「MetaBirkins」系列NFT涉及藝術表達，應適用羅傑斯測試法(Rogers test)，即只有在「混淆誤認的可能性程度甚高，足以超過美國憲法第一修正案所保障言論自由」之情形下，才構成商標侵權使用行為。
(二) 然而，法院進一步指出，雖然本案適用「羅傑斯測試法」，也不代表被告有權毫無限制的利用原告商標，法院仍須兼顧市場的公平競爭並避免消費者對商品來源產生混淆誤認。故倘若原告可提出優勢證據證明(1)被告之作品確與藝術無關聯，或者(2)本案商標之使用「明顯誤導公眾關於作品之來源或內容[1]」時，被告仍然構成商標侵權。
(三) 因上開兩因素涉及事實爭議，故法院裁交由陪審團認定。陪審團則認為「MetaBirkins」系列NFT雖涉及藝術表達，但仍誤導消費者對於作品的來源產生混淆或使消費者認為「Birkin」與「MetaBirkins」可能具有聯名或授權關係，因此判定「MetaBirkins」系列NFT及com網域名稱，侵害Hermès公司實體商品之商標權，由原告勝訴。
二、「MetaBirkins」商標侵權案對於商標權人在元宇宙世界的商標佈局帶來的啟發
我國目前尚未有因未經授權即販售NFT而生侵害品牌方實體商品商標權之訴訟案例，惟衡酌元宇宙之蓬勃發展，商標權人隨時可能會因此而面臨商標權被侵害之危機。本案認定涉及藝術表達時使用之羅傑斯測試法及在此標準下如何認定被告是否構成明顯誤導性的判斷依據，均可能會成為我國法院在未來判定元宇宙商標是否構成對實體商品商標的「使用」及是否致消費者產生混淆誤認時之重要參考因素。
此外，在本案發生前，Hermès公司註冊之「Birkin」商標主要指定適用的商品為實體皮包而非虛擬商品。且從法院審理脈絡可知，已註冊使用於實體世界的商標在美國並不會被認定為與NFT或者元宇宙有直接關聯性。又參照我國智慧財產局所發布的商標註冊類別可知，實體商品與虛擬商品有不同之指定商品或服務類別，故即便在實體世界已有註冊商標，品牌方亦須另外申請元宇宙的商標，其商標權方能獲得完整保護。因此，建議商標權人應適時尋求專業法律諮詢，找出最有效益的元宇宙商標布局方案。
[1]法院指示陪審團可根據Polaroid Test所揭示的因素做判斷。相關的考慮因素包括：(1)原告商標識別度強弱；(2)原告的Birkin商標與涉案MetaBirkins商標的相似程度；(3)公眾對Hermès公司與被告的MetaBirkins系列商品間之關聯是否實質上已產生混淆誤認；(4) Hermès公司經營NFT領域的可能性；(5)兩造商品在市場上的競爭程度；(6)被告使用原告商標是否存有惡意；(7)兩造商標各自的性質；(8) 相關消費者商標的識別能力等。
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