商標申請人因知悉他人先使用商標 意圖仿襲而以近似之商標申請註冊於類似商品 即禁止註冊 不以有致相關公眾或消費者混淆誤認為其適用要件(臺灣)

2018.5.24
蔡毓貞 律師

智慧財產法院於民國107年5月24日作成106年度行商訴字第149號行政判決(下稱本號判決)指出,商標申請人因知悉他人先使用商標,意圖仿襲而以近似之商標申請註冊於類似商品,即禁止註冊,不以有致相關公眾或消費者混淆誤認為其適用要件。

本號判決事實為原告針對「Dermaheal」商標申請註冊,經參加人提起異議,被告審查後認定系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用,故以原處分撤銷系爭商標之註冊,原告不服,循序提起行政訴訟。

按商標法第30條第1項第12款規定,相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者,不得註冊。本號判決指出,本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊,防止不公平競爭行為,而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會。

本號判決綜合審酌參加人有先使用據以異議商標、兩商標圖樣成立高度近似性、兩商標指定或使用之商品同一或類似、原告與參加人間具業務往來關係而知悉據以異議商標、系爭商標意圖仿襲攀附據以異議商標等事實,認定原告知悉先使用之據以異議商標存在,意圖仿襲而以高度近似於據以異議商標之圖樣作為系爭商標之圖樣,指定使用於同一或類似之服務搶先申請註冊,系爭商標之註冊自有違商標法第30條第1項第12款規定。

原告雖主張據以異議商標於我國未有商品販賣,應不致造成與系爭商標商品有混淆誤認之虞,然商標法第30條第1項第12款之規範意旨,系在保護商標先使用人之正當利益,倘商標申請人因知悉他人先使用商標,意圖仿襲而以近似之商標申請註冊於類似商品,即有本款規定之適用,而不以有致相關公眾或消費者混淆誤認為其適用要件。