2024.01
蔡毓贞、许芸玮、王昱涵
元宇宙自2021年风起云涌，同时席卷虚拟数位与现实世界，发展出虚实合一之趋势。此一趋势带来无限商机的同时，也引发诸多智慧财产权争议。本所在元宇宙商标议题系列文章(一)「迎接元宇宙，您的商标布局做好了吗？」中，曾提及精品产业龙头Hermès International and Hermès of Paris, INC.（以下简称Hermès公司）对美国NFT艺术家Mason Rothschild就其发行Hermès柏金包NFT数位资产，提出全球首件以NFT数位资产侵害实体商品商标权之诉讼。美国法院就此案于2023年做出判决，成为元宇宙商标争议的经典案例。本文拟探讨此经典判决对于拥有实体商品商标之商标权人带来什么启发，企业在元宇宙世界中应如何深入地理解并谨慎处理商标权保护议题。
一、全球首件以NFT数位资产侵害实体商品商标权之诉讼，由实体商品之商标权人获得胜诉
Hermès公司于2022年1月控告美国NFT艺术家Mason Rothschild，主张Mason Rothschild所发行的「MetaBirkins」系列NFT，涉及未经授权而使用Hermès公司注册的文字商标「Birkin」及柏金包之商品表征，造成消费者混淆误认，构成商标权侵害；滥用Birkin商标造成淡化(dilution)而损害其品牌商誉；将metabirkins.com注册网域名称用于销售NFT的网站，构成域名之非法抢注；并违反联邦和州法下的不公平竞争，故请求法院命其停止侵害并给付所有销售利润与三倍金额之损害赔偿。
在实质审理阶段，陪审团最终于2023年2月8日做成被告应对其商标侵权、商标淡化及抢注行为赔偿Hermès公司133,000美元之裁决。纽约南区联邦地区法院并于2023年6月23日准许Hermès公司的请求，对Rothschild核发永久禁制令，禁止其继续贩售MetaBirkins系列NFT；命Rothschild需将此判决结果通知之前已购买MetaBirkins系列NFT之人；并应在7月15日前将metabirkins.com域名转让给Hermès公司管理。法院主要理由为：
(一) 法院认为透过NFT验证和追踪交易过程的数位图像仍可作为⼀种艺术形式之表现，而本件「MetaBirkins」系列NFT涉及艺术表达，应适用罗杰斯测试法(Rogers test)，即只有在「混淆误认的可能性程度甚高，足以超过美国宪法第一修正案所保障言论自由」之情形下，才构成商标侵权使用行为。
(二) 然而，法院进一步指出，虽然本案适用「罗杰斯测试法」，也不代表被告有权毫无限制的利用原告商标，法院仍须兼顾市场的公平竞争并避免消费者对商品来源产生混淆误认。故倘若原告可提出优势证据证明(1)被告之作品确与艺术无关联，或者(2)本案商标之使用「明显误导公众关于作品之来源或内容[1]」时，被告仍然构成商标侵权。
(三) 因上开两因素涉及事实争议，故法院裁交由陪审团认定。陪审团则认为「MetaBirkins」系列NFT虽涉及艺术表达，但仍误导消费者对于作品的来源产生混淆或使消费者认为「Birkin」与「MetaBirkins」可能具有联名或授权关系，因此判定「MetaBirkins」系列NFT及com网域名称，侵害Hermès公司实体商品之商标权，由原告胜诉。
二、「MetaBirkins」商标侵权案对于商标权人在元宇宙世界的商标布局带来的启发
我国目前尚未有因未经授权即贩售NFT而生侵害品牌方实体商品商标权之诉讼案例，惟衡酌元宇宙之蓬勃发展，商标权人随时可能会因此而面临商标权被侵害之危机。本案认定涉及艺术表达时使用之罗杰斯测试法及在此标准下如何认定被告是否构成明显误导性的判断依据，均可能会成为我国法院在未来判定元宇宙商标是否构成对实体商品商标的「使用」及是否致消费者产生混淆误认时之重要参考因素。
此外，在本案发生前，Hermès公司注册之「Birkin」商标主要指定适用的商品为实体皮包而非虚拟商品。且从法院审理脉络可知，已注册使用于实体世界的商标在美国并不会被认定为与NFT或者元宇宙有直接关联性。又参照我国智慧财产局所发布的商标注册类别可知，实体商品与虚拟商品有不同之指定商品或服务类别，故即便在实体世界已有注册商标，品牌方亦须另外申请元宇宙的商标，其商标权方能获得完整保护。因此，建议商标权人应适时寻求专业法律咨询，找出最有效益的元宇宙商标布局方案。
[1]法院指示陪審團可根據Polaroid Test所揭示的因素做判斷。相關的考慮因素包括：(1)原告商標識別度強弱；(2)原告的Birkin商標與涉案MetaBirkins商標的相似程度；(3)公眾對Hermès公司與被告的MetaBirkins系列商品間之關聯是否實質上已產生混淆誤認；(4) Hermès公司經營NFT領域的可能性；(5)兩造商品在市場上的競爭程度；(6)被告使用原告商標是否存有惡意；(7)兩造商標各自的性質；(8) 相關消費者商標的識別能力等。
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