商标图样中声明不专用部分虽列入商标整体为比对,然而不具识别性部分并非作为识别商品或服务来源之标识,所以比对时该不具识别性的部分会施以较少的注意(台湾)

2017.7.13
蔡毓贞 律师

智慧财产法院于民国106年7月13日作成105年度行商诉字第152号行政判决(下称本号判决)指出,商标图样中不具识别性之部分,不论是否有不专用之声明,在与其他商标间判断近似时,仍应就包括声明不专用之部分为整体比对。然而不具识别性部分并非作为识别商品或服务来源之标识,所以比对时该不具识别性的部分会施以较少的注意。

本号判决事实为原告前于民国100年1月26日以「Online & DEVICE」商标(图样中之外文「Online」声明不在专用之列),指定使用于当时商标法施行细则第13条所定商品及服务分类表第16类之卡片等商品申请注册,并经核准注册(下称系争商标),后参加人提出异议,经被告为异议不成立之处分。参加人不服,嗣经济部审查后以诉愿决定将系争商标指定使用于卡片等商品之异议不成立处分撤销,责由被告另为适法之处分。原告对撤销部分不服,经诉愿及行政诉讼后确定在案。案经被告依经济部撤销意旨重为审查,任系争商标指定于卡片等商品有违注册时商标法第23条第1项第13款及现行商标法第30条第1项第10款规定,作成应予撤销之原处分。原告不服循序提起行政诉讼。

本号判决指出商标图样中不具识别性之部分,不论是否有不专用之声明,在与其他商标间判断近似时,仍应就包括声明不专用之部分为整体比对,此乃为前述整体观察原则之必然体现。至声明不专用部分虽列入商标整体为比对,然而不具识别性部分并非作为识别商品或服务来源之标识,所以比对时该不具识别性的部分会施以较少的注意。

本号判决认定系争商标由英文字母「O」搭配头戴式耳机所形成之拟人化设计图形,及其下方结合与前揭图形相同设计之「O」字母为首所组成之外文「Online」所联合组成,其中外文「Online」虽经原告声明不在专用之列,仍应纳入商标整体为比对,然置于下方、字型较小消费者会施以较少之注意,因此系争商标图样中,经拟人化设计之字母「O」自可在系争商标整体比对观察中取得主要识别地位。而据以异议商标系由英文字母「O」搭配单边耳挂式耳机及麦克风所构成之拟人化设计图形,两商标相较,均为以字母「O」搭配耳机之拟人化设计图形,虽系争商标之耳机为头戴式耳机,据以异议商标之耳机为单边耳挂式耳机麦克风,然其等留在消费者心中均为一拟人化头戴耳机之印象,且两商标之读音、观念均极相彷佛,相关消费者于异时异地隔离观察及购买之际,实难以区辨,应属构成近似之商标,且其近似程度不低。原告虽称:系争商标尚有外文「Online」,而据以异议商标图样上并无,是两者外观读音观念均不相同,且「耳机」与「耳麦」之造型显然有别,消费者不可能混淆误认云云。然,相关消费者见系争商标整体商标图样,对「Online」部分会施以较少的注意,事后留给消费者整体印象者应为拟人化字母「O 」部分,已如前述,原告仅以两商标「Online」有无之差别而谓两商标不构成近似,其主张并不可采。

本号判决进而指出消费者实际选购商品时,不会详为细辨该等商标图样上的耳机是头戴式或为单耳式、耳机是否附有麦克风,上开细微差异于消费者之印象中无从产生区辨之功能,原告徒以前词主张两商标并不近似云云,尚无足采,并据此认定原处分撤销系争商标合法等理由,驳回原告之诉。