台湾营业秘密案件解析:「还原工程」抗辩是否影响秘密性判断

2022.04

蔡毓贞、江晓萱、许家绮

智慧财产局于中华民国(下同)111年2月择定最高法院110年度台上字第3193号刑事判决为最具参考价值判决之一[1],此判决主要系涉及营业秘密案件中秘密性要件之认定,及被告采取「还原工程」之抗辩是否足以推翻秘密性等重要争议,本文将解析此案历审判决之理由,并提供相关建议。

一、前言:何谓营业秘密?何谓还原工程? 

侵害营业秘密案件之审理包括两大部分,首须审究「涉讼标的是否属于营业秘密」,其次认定「被告行为是否构成营业秘密侵害」。关于「涉讼标的是否属于营业秘密」,即须依营业秘密法第2条规定审酌涉讼标的是否符合营业秘密三要件:(一)秘密性:非一般涉及该类资讯之人所知者;(二)经济性:因其秘密性而具有实际或潜在之经济价值者;(三)所有人已采取合理之保密措施者

在营业秘密诉讼中,被告提出「还原工程抗辩」,是指被告主张如果涉讼标的能够透过还原工程(即拆解分析产品,逆向回推其处理流程、组织结构、功能效能及规格等设计要素,藉以了解该产品之制造或研发方法等资讯)进行解析,则该标的即属于「一般涉及该类资讯之人所知」,欠缺秘密性,因此不是营业秘密。关于还原工程抗辩能否成功推翻秘密性要件,从最高法院110年度台上字第3193号刑事判决及其历审法院见解可知,法院实务见解上存在极大争议。

二、案例解析:最高法院110年度台上字第3193号刑事判决

(一) 案件背景事实

被告A原担任告诉人公司之总经理,于任职期间曾受客户委托设计及制造UV双面成形机,包含PDF图档及CAD档。嗣后,被告A自告诉人公司离职并设立一B公司,后续为执行B公司委托代工厂制造UV双面成形机之业务时,将被告A先前于不详时间以不详之方式取得告诉人公司UV双面成形机相关图档并寄予B公司之客户,因此告诉人公司对A提起侵害营业秘密之刑事告诉。

在本件秘密性的攻防方面,告诉人公司主张CAD档是客制化之设计、为其所有,被告有此一CAD图档,相关机具制造领域具习知技术之人即得据以制造UV双面成形机。被告则提出还原工程抗辩,主张CAD档欠缺秘密性。

(二) 一审判决认为还原工程抗辩不成立,理由为即便藉由原机拆解测量,也无法轻易获得系争CAD图档之完整资讯

本案一审判决(台湾台中地方法院107年度智诉字第1号刑事判决)认为告诉人公司虽然曾销售UV双面成形机并交付相关PDF档案寄予特定客户,但营业秘密之秘密性,系属相对性,并非绝对性。营业秘密所有人有保密之主观意图,基于事业活动之销售契约,才将其营业秘密合理揭露提供予特定客户,不会因此丧失秘密性。又,PDF档案与CAD图档不尽相同,CAD档能够以精确尺寸绘制机械各元件并分置于不同图层,并有纪录包含「元件外形、元件尺寸、部分元件的表面加工精度及元件间的空间配置」等资讯,此非依靠PDF档案所能够还原之内容;且即便藉由原机拆解测量,也无法轻易获得前述资讯,因此CAD档仍具有秘密性。

(三) 二审判决认为还原工程抗辩成立,理由为只要将实机拆解成元件,以目前早已成熟的三次元量测仪技术简单施以量测,就可以测到几乎完全接近实际元件尺寸的数值

然而,本案二审判决(智慧财产及商业法院108年度刑智上诉字第37号刑事判决)则作成截然不同的判断,其认为虽然CAD图档之内容乃依精确尺寸绘制UV双面成形机各元件并分置于不同图层,包含「元件外形、元件尺寸、部分元件的表面加工精度(倒三角形符号)及元件间的空间配置」等资讯,惟就「元件外形、元件间的空间配置关系、元件尺寸」部分,只要将实机拆解成元件,以目前早已成熟的三次元量测仪技术简单施以量测,就可以测到几乎完全接近实际元件尺寸的数值,因此不具「秘密性」。

(四) 最高法院撤销二审判决,理由为二审判决忽略还原工程合法性前提、必须投入的成本与实际操作的困难性

面对本件一二审大相径庭之见解,最高法院作成110年度台上字第3193号刑事判决,阐明营业秘密法还原工程抗辩之相关法律见解。首先,其认为二审的判断忽略了还原工程合法性前提、必须投入的成本与实际操作的困难性。具体而言,倘若该还原工程之实施须付出相当之成本(如金钱、时间、专业仪器、专业知识等),足见该产品中之资讯并非轻易可得,第三人欲知其中之资讯,仍须付出相当心力方可获得,堪认该资讯依然具有机密性,当受营业秘密之保护。

再者,如行为人系以不正当管道取得营业秘密所附着之物,即便投入相当心力还原而获得营业秘密,仍应认其行为属于「不正当方法」,本件原判决仅记载被告以不详的方式取得营业秘密所附着之档案,未进一步审就其取得档案之适法性。

综上所述,最高法院认为本件UV双面成形机之零组件数量之多,拆解程序繁杂必须费相当之心力、时间及费用,且测量过程中可能存在误差,被告是否能以还原工程得知相同之图档,尚非无疑,因此其认为CAD档具有秘密性,且被告取得营业秘密的手段是否正当仍有疑义。

 三、笔者见解

笔者肯认本案一审法院及最高法院之见解,亦即实务上不应轻易准许侵害人以还原工程抗辩翻推秘密性要件,避免营业秘密所有人之研发成本付诸流水。再者,本案历审法院对于还原工程抗辩的认定,不论最终是否予以采纳,其背后的论理存在较高的不明确性,不利于形成稳定的法律秩序。

笔者建议我国科技业除了专利布局之外,也不要忘了对于适于以营业秘密方式保护的制程技术、设计规格及制造参数等进行营业秘密保护的布局,包括建立相应的管理机制、采取合理的保密措施,以及定期汇整相关研发成本、支出劳费等资讯,以作为秘密性及经济性之有利佐证。


[1] 经济部智慧财产局营业秘密专区: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-12-902753-cb6b1-1.html