真品平行输入与商标权利耗尽,真品平行输入进口商之新转机?(台湾)

施昭邑 律师

一、真品平行输入与商标权利耗尽

真品平行输入,俗称「水货」,是指在未取得正式区域授权之状况下,以私人或公司名义自国外输入原厂商品,是实务上常见的商业形式,然可能涉及知识产权相关法规与公平交易法之适用。我国商标法未针对平行输入定有明文,然因第36条第2项规定:「附有注册商标之商品,由商标权人或经其同意之人于国内外市场上交易流通,商标权人不得就该商品主张商标权。但为防止商品流通于市场后,发生变质、受损,或有其他正当事由者,不在此限。」,系采取国际权利耗尽原则,指商标权人对于经其同意而流通于市场之商品,不问第一次投入市场在国内或国外,均不能再主张权利,亦显示商标法承认「真品平行输入之正当性」。[1]

二、被原厂授权代理商或经销商为我国注册商标权人,得否向真品平行输入业者主张商标权?即商标法第36条第2项规定之商标权利耗尽原则是否限适用于「国内外商标权利人为同一人」之情形?

虽商标法第36条第2项定有国际权利耗尽原则规定,然因商标权是属地主义,就条文所称「商标权人或经其同意之人」,系指在我国依法取得注册的商标权人,或所制造、销售的商品系经我国商标权人同意于国内外市场上交易流通者[2]。实务上则发生如我国商标权是由外国原厂授权之代理商或经销商注册,而非由国外原厂直接于我国注册,产生国内外商标权非属同一人所有之情况,则此时真品平行输入业者能否援引商标法第36条第2项规定,主张我国注册商标权人亦不能就平行输入之真品主张商标权?[3]

有关此争议,过往法院判决有不同见解,有判决认为向国外原厂购买平行输入我国之真品,因非由外国原厂直接于我国注册成为商标权人,我国商标权人是由原厂授权之代理商或经销商于我国注册,此时真品平行输入业者不适用商标法第36条第2项规定之权利耗尽原则,商标权人仍得主张商标权[4];亦有判决认为,进口商向外国原厂购买真品输入我国,纵使该外国原厂未于我国注册商标权,而由代理商或经销商注册成为我国商标权人,真品平行输入业者输入之产品仍得适用商标法第36条第2项规定之商标权利耗尽原则,我国注册商标权人仍不得向该输入业者主张商标权[5]

三、近期见解─最高法院108年度台上字第397号民事判决:向外国原厂平行输入之真品,商标权利耗尽效果亦应适用于我国被授权之注册商标权人

有关商标权利耗尽之适用争议,近期最高法院有新见解,就真品平行输入,明文揭示如我国商标权人是经外国原厂授权而于我国注册者,其商标权本质上系源自于同一权利人,故进口商向外国原厂购买输入之真品,对于经外国原厂授权而于我国注册商标之商标权人,仍发生商标权利耗尽效果,除有商标法第36条第2项但书规定之情形外,我国商标权人不得对该真品平行输入业者再主张商标权。此可参最高法院108年度台上字第397号民事判决意旨:「商标权国际耗尽原则,指商标权人对于经其同意而流通于市场之商品,倘无同条项但书之情形,不问第一次投入市场在国内或国外,都不能再主张其权利,明文承认真品平行输入之正当性。又商标权人以相同图样自行或授权他人于不同国家注册商标,虽然在属地主义概念下是不同的商标权,但其图样相同,本质上排他权的发生亦源自于同一权利人,不同国家之商标权人,只要彼此具有授权或法律上关系,亦对经授权注册之商标权人发生耗尽结果。」(判决作成日期:2020年1月16日)。

四、结语

前述援引最高法院108年度台上字第397号民事判决肯定:向外国原厂平行输入之真品,商标权利耗尽原则亦应适用于我国被授权之注册商标权人,对于真品平行输入业者遭我国经原厂授权之代理商或经销商主张违反商标权之法律风险降低,惟仍可观察后续法院判决有无其他相反意见,以避免违法风险。

[1] 经济部智慧财产局,商标法逐条释义106年1月新版,第141页。

[2] 经济部智慧财产局,商标法令解释、动态,商标权人或其同意之人认定的疑义(105/02/26),https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xitem=599499&ctnode=7050&mp=1

[3] 王义明,论主张真品平行输入之界线─以商标法规范为中心,智慧财产月刊第230期,第21页,107年2月。

[4] 智慧财产法院105年度民商上字第14号民事判决。

[5] 智慧财产法院105年度刑智上易字第6号刑事判决。