商标保护(四) ─ 商标侵权的惩罚性赔偿(中国大陆)

2024.01

姜丽慧、蔡毓贞

我国《商标法》于2013年首次确定了商标侵权的惩罚性赔偿规则,其规定对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以按照已确定赔偿额的“一倍以上三倍以下确定赔偿数额”,2019年又将赔偿区间扩大到已确定赔偿额的“一倍以上五倍以下”。此外,2020年的《民法典》亦明确故意侵害他人知识产权,情节严重的,有权请求相应的惩罚性赔偿。

一、赔偿数额的确定

侵害知识产权的民事责任主要包括停止侵权、消除影响与赔礼道歉、赔偿损失等。传统的损害赔偿制度仅是弥补知识产权人的实际损失,即用于填平权利人因侵权行为而遭受的损失,称之为补偿性赔偿,而惩罚性赔偿的作用不仅仅是填补损失,更是对侵权人行为的“惩罚”[1],另外,《商标法》亦规定了法定赔偿。

关于补偿性赔偿的数额,《商标法》第63条规定按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。法定赔偿是当前三种方法均难以确定数额的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万以下的赔偿。

此外,《商标法》第63条还规定,对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按已确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(“司法解释”)第5条更是明确惩罚性赔偿的计算基数为原告实际损失、被告的违法所得或因侵权所获的利益,当前述三者均难以计算的,法院可参照许可使用费的倍数合理确定,但该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支,除非法律另有规定。

二、惩罚性赔偿的适用

其实自我国设立惩罚性赔偿制度以来,法院对其适用的案例并不多,且存在一定争议,而2021年3月出台的《司法解释》回应了司法实践中适用此制度遇到的难题,特别是对“故意”与“情节严重”的认定作了详细的规定。

《商标法》规定惩罚性赔偿的主观要件为“恶意”,而《民法典》则是“故意”,实践中这两者很难区别,且难以证明。此次《司法解释》明确两者的含义一致,并在第3条规定人民法院对其认定时,应综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品的知名度、被告与原告或者厉害关系人之间的关系等,亦列举了可以被认定为“故意”的六种情形:

1. 被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;

2. 被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

3. 被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;

4. 被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;

5. 被告实施盗版、假冒注册商标行为的;

6. 其他可以认定为故意的情形。

适用惩罚性赔偿的另一个要件为“情节严重”,关于它的认定,《司法解释》第4条明确人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等,并列举了以下七种可以被认定为情节严重的情形:

1. 因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;

2. 以侵害知识产权为业;

3. 伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;

4. 拒不履行保全裁定;

5. 侵权获利或者权利人受损巨大;

6. 侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;

7. 其他可以认定为情节严重的情形。

三、适用惩罚性赔偿的案例

原告A公司系“华为”、“HUAWEI”等系列注册商标的所有人,被告B公司、C公司,及公司实际控制人李某未经许可在天猫平台上经营店铺“库巴洛旗舰店”,大规模销售带有“华为”字样的相关各类商品。A公司于2023年3月提起诉讼,请求被告停止侵权;赔偿原告经济损失并适用惩罚性赔偿,共计1,000万元;承担诉讼费。经过审理法院支持了原告的大部分诉讼请求,其中包括1,000万的赔偿金[2]

本案中,被告行为涉及“故意”且“情节严重”的主要有:其2022年9月已经因侵犯原告商标专用权而被行政处罚;2022年11月法院亦认定其行为侵权并判决要求其停止侵权并赔偿经济损失及维权费用2,000,000元,但被告一直未履行赔偿义务;被告在受到行政处罚、民事判决后,不仅未停止侵权行为,且有愈演愈烈的趋势。因此,法院于2023年12月认定被告B公司与C公司主观恶意深、侵权时间长、侵权规模大,属于情节严重的情形,应当对其适用惩罚性赔偿,最终支持了原告1,000万元赔偿金的诉讼请求。

结语

我国试行商标侵权的惩罚性赔偿制度已十年有余,但过去的相关案例并不是很多,而2021年3月的《司法解释》为法院适用惩罚性赔偿制度提供了更明确的指引,以便企业更有力的保护其知识产权。

[1] 《知识产权法教程》第七版,王迁著
[2] 上海市金山区人民法院:(2023)沪0116民初4729号


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