简析智慧财产案件审理法第10条之1之适用(台湾)

2022.12

蔡毓贞、谢伯骏、赖建桦

一、立法沿革及目的:

智慧财产案件审理法(下称「智审法」)前于103年5月20日修订,新增第10条之1:「营业秘密侵害之事件,如当事人就其主张营业秘密受侵害或有受侵害之虞之事实已释明者,他造否认其主张时,法院应定期命他造就其否认之理由为具体答辩。」其立法理由谓:「……于营业秘密侵害之民事事件,就侵害事实及其损害范围之证据,往往存在当事人一方而搜证困难,如未能促使他造将证据提出于法院,而要求主张营业秘密受侵害或有受侵害之虞之事实者,应就侵害事实及损害范围负全部之举证责任,将使被害人难以获得应有之救济。爰于第一项、第二项明定当事人就其主张营业秘密受侵害或有受侵害之虞之事实已为释明者,他造否认其主张时,法院应定期命他造对于否认之事实附具体理由答辩(例如:取得营业秘密之来源及使用范围等),而非单纯消极否认。如他造无正当理由,逾期未答辩或答辩非具体者,法院得审酌情形认当事人已释明内容为真实,俾以促使当事人协助法院为适正之裁判。……」

依此,本条系为减轻被害人之举证责任,并命侵害人应具体答辩其所否认之事实。然实务上究竟如何认定被害人「已为释明」,以下试从数则案例简析实务运作现况。

二、实务案例:

(一) 离职工程师外寄邮件(最高法院106年度台上字第55号民事判决)

本案被告为负责研发手机产品的资深工程师,遭诉在离职前将公司营业秘密以电子邮件寄送至私人信箱,侵害原告公司营业秘密,被告则辩称是在职期间为了加班使用而外寄邮件。被告员工辩称加班,但是没有具体说出是什么情况下加班,甚至还主张时隔甚久,无法记忆任职期间何日寄何档案回家工作云云。可惜本案一审及二审法院均认为被告主张加班的说法非不可采,反而是原告公司对于员工外寄邮件的行为,系为本人或任何第三人之利益,或非基于业务需要,而将上诉人公司之资料携至公司以外处所等事实,负有举证责任[1]

对一审及二审的判决,最高法院提出质疑:「被上诉人(按即原审被告,离职工程师)申请离职后,何以尚须外寄邮件,又倘系加班,亦应将工作结果回传,始合常情。」因此,最高法院援引智审法第10之1条第1、2项规定,认为:「能否谓上诉人就其主张被上诉人侵害营业秘密之事实未尽释明义务,尚非无疑。倘认上诉人已尽释明义务,被上诉人(按即原审原告)否认时,自应命其解密档案,并叙明加班处理情形,以尽具体答辩义务。原审就此未详加审究,徒以上诉人未能举证,遽认系争档案非营业秘密且系供加班使用,已有可议[2]。」

本案经撤销发回二审法院,公司请资讯安全主管到庭作证公司禁止外寄邮件,加班必须申请远端连线的加班作业模式,使得员工加班连结所产生的相关档案,会留在公司内部,而不会留在员工家里。二审法院同样援引智审法第10之1条第1、2项规定,并认定证人系经具结后证述,不得因其等为原告公司人员遽予否认其证言之证明力,且而被告并未提出具体之事证,足以证明证人所述与事实不符,故认定被告所辩为不足采[3]

(二) 离职员工转任新公司使用原公司机台研发营业秘密(智慧财产及商业法院107年度民营上字第1号民事判决)

原告公司主张离职员工加入被告公司,使用原告的营业秘密作为研发自动化机台之基础,原告公司举证被告公司是在原告离职员工任职后,始研发使用涉及系争营业秘密之自动化机台,被告公司虽辩称是自力研发自动化机台,然均未提出早于原告离职员工任职被告公司前,被告公司即已使用系争营业秘密之证据,更未提出自行研发系争营业密之证据。因此,法院引用智审法第10条之1规定,认定被告等「显无从具体说明上诉人公司机台设计涉及系争营业秘密之原因,则上诉人公司于上诉人等4人转至该公司任职后始研发使用之自动化机台既涉及系争营业秘密,自得作为上诉人公司确有窃取使用系争营业秘密之证明」。

(三) 离职员工窃取客户名单、报价单等业务上营业秘密(台湾士林地方法院109年度劳诉字第115号民事判决)

原告公司主张被告任职29个月,知悉公司之客户名单、报价单等营运机密后以身体不佳离职,几个月后就跳槽经营相同业务之诉外人公司,听闻客户转述,被告向原告公司往来客户招揽业务,诉外人公司网页确实于被告任职后开始经销与原告公司相同的产品。法院认为,智慧财产案件审理法第10条之1所称释明者,仅系法院就某项事实之存否,得到大致为正当之心证,即为已足,此与证明须就当事人所提证据资料,足使法院产生坚强心证,可确信其主张为真实者,尚有不同。然而,本件原告仅提出诉外人公司网页资料,并未提出任何其他被告窃取、使用原告营业秘密之证据,而诉外人公司网页资料仅得释明诉外人有提供该等产品服务,然该等产品服务是否与原告之产品服务相同?被告是否确有使用原告之客户名单、商品售价、成本分析于诉外人公司?法院仍无法得到大致正当之心证,故无由认原告已释明之内容为真实。

三、小结

从前开适用智审法第10条之1的数则案例看来,前两个案例是较为典型的情况,即法院认定原告至少已经「释明」有侵害之事实,而被告未能具体答辩,因此认定原告所释明的内容为真实。后一个案例则是法院认为原告根本未尽「释明」责任,从而未进一步探讨被告具体释明义务。

诚如智审法第10条之1立法理由所指出,营业秘密侵害之民事事件,就侵害事实及其损害范围之证据,往往存在当事人一方而搜证困难,因此本条适度减轻被害人举证责任,并令被告有具体答辩之义务,可谓营业秘密民事案件至为重要的规定。智审法第10条之1自103年实施以来,最高法院及智慧财产及商业法院已逐渐建立被告具体答辩的诉讼协力义务之标准,可供未来法院裁判营业秘密侵害事件参考。

目前研议中的智审法修正草案不仅保留此条规定,更进一步将本条的适用范围扩及到专利权、电脑程式著作权之事件,并明定他造就其否认之事实及证据为具体答辩[4]。倘若本草案顺利通过,则随着适用范围扩及专利权及电脑程式著作权事件,应可更快速累积相关实务案例,并促使用法院更有效适用智审法第10条之1规定,进而达成立法者增订智审法第10条之1为解决营业秘密等侵害事件之隐蔽性及证据偏在性,降低权利人举证程度,课予侵害人具体答辩协力义务之立法目的。


[1] 台湾台南地方法院102年度智字第4号判决、智慧财产及商业法院103年度民营上字第3号判决参照。

[2] 最高法院106年度台上字第55号民事判决参照。

[3] 智慧财产及商业法院106年度民营上更(一)字第1号民事判决参照。

[4] 智审法修正草案第36条参照。


本网站上所有资料内容(「内容」)均属理慈国际科技法律事务所所有。本所保留所有权利,除非获得本所事前许可外,均不得以任何形式或以任何方式重制、下载、散布、发行或移转本网站上之内容。

所有内容仅供作参考且非为特定议题或具体个案之法律或专业建议。所有内容未必为最新法律及法规之发展,本所及其编辑群不保证内容之正确性,并明示声明不须对任何人就信赖使用本网站上全部或部分之内容,而据此所为或经许可而为或略而未为之结果负担任何及全部之责任。撰稿作者之观点不代表本所之立场。如有任何建议或疑义,请与本所联系。