2023.01
蔡毓贞、黄仁浩
台商进行海外投资时，至关重要却经常被忽略的，便是智慧财产权的布局了。而这种致命失误的后座力非常大，连大型跨国公司也深受其害。举例来说，苹果公司因为iPad商标的中国布局失败，最终支付了6,000万美元（相当于新台币18亿元）才与指控侵权方达成和解。苹果公司之所以甘于支付高额赔偿金以尽快解决纠纷，是因为中国各地经销商因怕被牵连追诉贩卖侵权商品的责任而纷纷主动将iPad产品下架，该侵权纠纷也影响了新一代iPad上市计画。
其实商标、专利、著作权及营业秘密等智慧财产权的保护，非常仰赖事先的布局，以保护企业的智慧结晶。因为一旦发生智慧财产权的争议，不论是己身智慧财产权遭到侵害，或者被控侵害他人智慧财产权，所需付出的代价都是非常高昂的。
相对地，若能事前做好智慧财产权布局，不仅可以保护企业宝贵的无形资产，更有可能将争端消弭于无形，避开潜在的智慧财产侵害风暴。以下提出企业进入海外市场时，为了充分保护企业的无形资产，在进行智慧财产权布局时所不可忽略的六个实用建议：
1. 智慧财产权保护的属地特性，别忘了注册
世界各国对于智慧财产权的保护都是采取「属地主义」，因此在台湾取得商标注册，效力不会及于台湾以外的国家。因此，如果要进行跨国产品行销或者跨国投资，为了保护企业智慧财产权，及避免侵害他人智慧财产权，就需要规划在目标国家取得相关智慧财产权的注册。
除了大家较为熟知的商标（保护企业品牌、产品品牌）及专利（保护企业技术）要先进行注册之外，著作权的情况略有不同。虽然各国对于著作权的保护原则上采取「创作主义」，完成作品的当下就取得著作权，不需要经过登记；不过，部分国家仍允许进行登记后，就将登记名义人「推定」为著作人。对于权利人而言，这个「推定」的法律效果可以大幅降低争议发生时的证明成本及风险，至少对于以著作权为主要资产的企业而言，宜考虑进行著作权注册。
2. 多数国家采取商标先申请主义
商标保护制度可分为先申请制度（First to file）与先使用制度（First to use）两大系统，前者是让先提出商标注册申请的人享有优先权利，后者则是让先使用商标的人享有优先权利。台湾采取先申请制度，原则上要取得商标注册才能获得保护。美国则采取先使用制度，虽然可以申请商标注册，但是申请过程中就必须说明打算使用商标的时程。东南亚国家多采取先申请制度，例如泰国、越南、新加坡及印尼，也有部分国家采取先使用主义，如印度、马来西亚。
在采取先申请制度的国家，不可避免地会有「商标蟑螂」的存在，即明知国外已有知名的商标，恶意抢在真正权利人之前申请商标。虽然各国多允许真正权利人申请撤销恶意抢注的商标，不过权利人相对也要付出相关费用，并且还不保证成功。因此，对付「商标蟑螂」的最佳策略永远是：尽早在有意发展的目标公司申请注册商标。
3. 考虑为公司品牌的在地语言版注册商标
在公司品牌所使用语言与当地语言不同的情形下，企业宜考虑为公司品牌之当地语言版注册商标。因为从过去经验看来，如果外来企业不主动帮品牌取当地名字，消费者或当地经销商通常会主动帮外来品牌取个当地名字。此时若企业没有先取得这个当地名字的商标注册，就很有可能面临这个当地化名字被当地经销商或商标蟑螂抢先注册的窘境，届时企业对自身品牌不仅无法遏止侵权者，甚至可能反而被控诉侵害商标。
4. 各国多采专利先申请保护制度及绝对新颖性要件
东南亚各国均采取专利申请保护制度及绝对新颖性（在世界各地都没有发表过）要件，因此搭载特定专利技术的产品在上市前，就必须在各国先申请专利。
以东南亚国家为例，由于多数东南亚国家都属于PCT[1]会员国（柬埔寨、缅甸除外），企业可以透过此系统先提交一份国际专利申请，后续再视需求或市场情况选择在一或多个东南亚国家提出专利申请。透过先提出的国际专利申请可取得国际检索报告，可减少后续各国重新检索之劳费。另如需在一个以上的东协国家申请专利，亦可一并考虑ASPEC[2]的机制。ASPEC为一于2009年开始之跨区域合作计画，除缅甸外其余东协国家均有加入。参与ASPEC之各国的专利主管机关可分享搜寻与检索成果，加速专利审查。
5. 签署保密合约以保护营业秘密
东南亚各国均设有营业秘密保护法制，但是相对于可以透过事前注册特定权利范围的商标、专利等智慧财产权，营业秘密的特性就是在发生争议当下，必须透过权利人的举证才能特定哪些范围的无形资产合乎营业秘密的保护要件[3]。在提供资料给上下游供应链时，企业务必记得与合作厂商签订保密合约，清楚定义秘密的范围，以及要求合作厂商只能在必要的前提下揭露秘密给相关人员。
6. 确立采取中心式或分散式的智慧财产权保护策略
最后但也是最重要的，进行智慧财产权布局时，必须先确立要采取中心式或分散式的保护策略，前者将权利及管理均集中于母公司，后者将权利及管理均分散至子公司。两种策略各有管理、执行及税负等层面的优缺点，宜就企业进行海外投资的智慧财产权整体布局策略为通盘考量后决定。
[1] 专利合作条约（Patent Cooperation Treaty）
[2] 东协专利审查机制（The ASEAN Patent Examination Co-operation）
[3] 营业秘密保护要件通常包括企业必须采取合理保密措施，标的具备秘密性及经济价值。
相关文章
本网站上所有资料内容（「内容」）均属理慈国际科技法律事务所所有。本所保留所有权利，除非获得本所事前许可外，均不得以任何形式或以任何方式重制、下载、散布、发行或移转本网站上之内容。
所有内容仅供作参考且非为特定议题或具体个案之法律或专业建议。所有内容未必为最新法律及法规之发展，本所及其编辑群不保证内容之正确性，并明示声明不须对任何人就信赖使用本网站上全部或部分之内容，而据此所为或经许可而为或略而未为之结果负担任何及全部之责任。撰稿作者之观点不代表本所之立场。如有任何建议或疑义，请与本所联系。